参考案例某电话股份有限公司诉国家知识产权局与第三人某技术有限公司专利相关行政纠纷案

一、案情速览

某电话股份有限公司持有一件名为「用于执行电信系统中的随机访问的方法和设备」的发明专利，共二十六项权利要求。二零一四年十一月，某技术有限公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是权利要求不具备新颖性，并提交了一份在先公开的中国发明专利申请公布说明书作为对比文件。

二零一五年五月，复审委员会作出决定：宣告权利要求一至七、十二、十四至二十、二十五无效，在其余权利要求的基础上继续维持专利有效。专利权人不服，起诉请求撤销该决定。北京知识产权法院一审驳回其诉讼请求。

专利权人上诉。北京市高级人民法院二审撤销一审判决和被诉决定，责令国家知识产权局针对该无效宣告请求重新作出决定。

二、裁判要点提炼

判断区别技术特征是否属于「惯用手段的直接置换」，应当满足两个要件：相关技术手段属于本领域惯用手段；该置换属于直接置换，即替换后不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合、协作关系。替换后需要其他技术特征作适应性调整的，即使涉案专利可能不具备创造性，也不宜认定其不具备新颖性。

主张区别技术特征属于本领域惯用手段的一方，应当提交证据或者充分说理。行政机关既未提交证据、亦未充分说理的，其相关认定缺乏事实和法律依据，应予纠正。

三、赵律师点评

二十六项权利要求，剩下十一项

先把这场仗的规模说清楚。

涉案专利是一件发明专利，名称是「用于执行电信系统中的随机访问的方法和设备」，申请日二零零八年十二月十五日，优先权日二零零八年六月十九日，授权公告日二零一四年五月七日。

**它有二十六项权利要求。**

在专利体系里，权利要求就是权利边界。一项权利要求，就是一条独立的保护范围。二十六项，意味着这张网撒得很宽。

二零一四年十一月十四日，某技术有限公司向专利复审委员会提出无效宣告请求。理由只有一条：不符合专利法第二十二条第二款——**不具备新颖性**。

同时提交了一份对比文件：一份在先公开的中国发明专利申请公布说明书，申请日二零零八年五月十六日，优先权日二零零七年五月二十四日，公开日二零一零年三月二十四日。

请注意这份文件的三个日期。它的申请日和优先权日都早于涉案专利，但公开日晚于涉案专利的申请日——这种「申请在先、公开在后」的文件，在专利法上有个专门的名字，叫**抵触申请**。

抵触申请可以用来否定新颖性，但不能用来否定创造性。这是专利法里一条很技术的分界线。

二零一五年五月二十一日，复审委员会作出决定：

宣告权利要求一至七、十二、十四至二十、二十五**无效**； 在权利要求八至十一、十三、二十一至二十四、二十六的基础上，继续维持专利有效。

二十六项里，被砍掉十五项，剩下十一项。

专利权人不服，起诉到北京知识产权法院，请求撤销这个决定。

一审：驳回诉讼请求。

专利权人上诉到北京市高级人民法院。

二审：**撤销一审判决，撤销被诉决定，责令国家知识产权局重新作出决定。**

两级法院看的是同一份材料，结论完全相反。分歧点集中在一项权利要求上——权利要求四。

先把「权利要求」这个概念讲清楚，因为后面所有的争议都围绕它。

**权利要求，是专利的保护范围。**

专利文件分两部分：说明书和权利要求书。说明书负责「讲清楚怎么做」，权利要求书负责「划定保护边界」。判断别人有没有侵权，看的是权利要求，不是说明书。

权利要求分两种：

**独立权利要求**——不依赖其他权利要求，单独划定一个保护范围。本案的权利要求一就是独立权利要求，它描述了「在无线电基站中使用户设备能够执行基于争用的随机访问的方法」，包括指配前导码池、确定标识符、传送消息、接收前导码这几个步骤。

**从属权利要求**——引用前面的权利要求，加上附加技术特征，把范围缩小。本案的权利要求二引用权利要求一，增加「预先配置的标识符」这一特征；权利要求三引用权利要求一，增加「随机选择」；权利要求四引用权利要求一至三中任一项，增加「在物理下行链路控制信道上传送」。

从属关系带来一个后果：**独立权利要求被无效，从属权利要求未必无效。**因为从属权利要求范围更窄，可能具备独立权利要求不具备的特征。

本案的结果正是这样分布的：权利要求一至七被无效，八至十一维持有效。

二十六项权利要求，砍掉十五项，剩下十一项。

这就是为什么专利无效案件里，攻防的焦点往往不是「全部无效」，而是「哪几项能被砍掉」。

告的不是对手，是国家知识产权局

这里先插一个很多人搞不清的程序问题：专利被宣告无效了，你要告谁？

答案可能出乎意料：**被告是国家知识产权局，不是提无效宣告请求的那个对手。**

为什么？

因为无效宣告是行政机关作出的决定。复审委员会（机构改革后并入国家知识产权局）作出宣告专利权无效的决定，性质上是**具体行政行为**。不服这个行政行为，走的不是民事诉讼，是**行政诉讼**。

在这个行政诉讼里：

原告是专利权人； 被告是作出决定的国家知识产权局； 提出无效宣告请求的那家公司，列为**第三人**。

本案的格局正是如此：某股份公司起诉，国家知识产权局是被告，某技术有限公司是第三人，而且「未提交书面意见」——它在这场官司里几乎没说话。

这个结构对当事人有很实际的影响：

**第一，诉讼请求的写法不一样。**不是「判令对方停止侵权」，而是「撤销被诉决定」「责令重新作出决定」。二审判决主文写的正是这两句。

**第二，管辖法院是固定的。**专利授权确权的行政案件，一审由北京知识产权法院管辖，二审是北京市高级人民法院。不管你在哪个省，都得到北京打。

**第三，赢了不等于专利有效。**法院撤销决定、责令重作，意思是让行政机关重新审一遍。重新审出来是什么结果，法院不替你定。本案二审的结论就是「重新作出决定」，而不是「宣告专利有效」。

**第四，时间成本很高。**本案从二零一四年十一月提无效请求，到二零二零年九月二审判决，将近六年。这六年里，专利一直处在「部分有效、部分无效、还在争」的状态。

还有一条容易被忽略：无效宣告程序里，专利权人自己是**可以修改权利要求**的。本案里复审委员会维持了十一项，说明有些权利要求没被打掉。真到了行政诉讼阶段，能争的范围就只剩「被宣告无效的那部分」了。

一句话记住：**无效宣告是行政程序，行政诉讼是司法审查，两步走，被告都是国知局。**

把无效宣告的流程走一遍，会更容易理解这个案子的位置。

**第一步，任何人提请求。**

自授权公告之日起，任何单位或者个人认为专利权授予不符合法律规定的，可以请求宣告无效。不需要证明利害关系，同业竞争者、被诉侵权人、甚至无关的第三方都可以提。

请求要写明理由、提交证据，并按对方当事人人数提交副本。

**第二步，形式审查与受理。**

行政机关审查请求书是否符合格式要求、是否缴纳费用，符合的予以受理，并把请求书副本送交专利权人。

**第三步，专利权人答复，可以修改权利要求。**

专利权人可以在指定期限内陈述意见，并且可以修改权利要求书——通常是删除、合并或者进一步限定。这是专利权人的第一次防守机会。

**第四步，合议审查、口头审理。**

合议组审查后，认为需要口头审理的，组织双方到场辩论。本案里专利复审委员会作出决定的时间是二零一五年五月，距离请求日二零一四年十一月，大约半年。

**第五步，作出决定。**

可能的结论有三种：全部无效、部分无效、维持有效。本案是部分无效。

**第六步，不服的救济。**

专利权人对「宣告无效」不服，可以提起行政诉讼，被告是行政机关，请求人是第三人。 请求人对「维持有效」不服，同样可以提起行政诉讼。

**第七步，两审终审。**

一审在北京知识产权法院，二审在北京市高级人民法院。本案走完了这两级。

**第八步，回到行政机关重作。**

法院撤销决定、责令重作的，案子回到行政机关，重新走一遍审查程序。

本案的终点就在第八步——不是「专利有效」，而是「再审一次」。

换个通道传消息，算不算同一件事

现在进入本案的技术核心，也是全部争议所在。

权利要求四的内容是：如权利要求一至三项中的任一项所述的方法，其中传送步骤包括——**在物理下行链路控制信道（控制信道）上传送包含随机访问前导标识符的消息。**

对比文件公开的是：**通过切换消息的方式**传送消息。

这里要先说一句：切换消息是通过**数据信道**传送的。

区别就在这里——一个走控制信道，一个走数据信道。

复审委员会和一审判定的逻辑是：从「通过切换消息传送」改成「在控制信道上传送」，属于本领域的**惯用手段的直接置换**，所以权利要求四不具备新颖性。

二审不认这个推理。它把「惯用手段的直接置换」拆成了两个要件，逐个检查。

**要件一：相关技术手段是不是本领域惯用手段？**

二审先给了一个定义：本领域的惯用手段，是本领域公知常识的下位概念。判断的主体是「所属技术领域的技术人员」——一个假设的人，他知道申请日之前本领域所有的普通技术知识，能获知所有现有技术，具有常规实验能力，但**不具有创造能力**。

然后指出：复审委员会对「在控制信道上传送」和「通过切换消息传送」这两个手段是不是惯用手段，**既未提交相应证据，也未进行充分说理。**

第一个要件，没站住。

**要件二：这个置换是不是「直接置换」？**

这一层是本案最有价值的地方。二审的推理是：

新颖性判断坚持**单独比对**原则——每一项权利要求，分别与每一项现有技术单独比较，不能组合。

创造性判断可以用「对比文件加公知常识」的组合。

两者有一个关键区别：新颖性要求惯用手段的替换是**「直接的」**。

什么叫直接？二审给了定义：不但要求相关技术手段可以替换，同时要求——**替换后不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合、协作关系。**

然后落到本案事实：

对比文件是通过数据信道传送消息；涉案专利是通过控制信道传送消息。

二审指出：通过数据信道传送与通过控制信道传送，**涉及不同的解调制及解压缩**，对其他与之匹配的技术特征提出了新的要求。

所以，「不是直接置换」。替换之后，别的特征得跟着改，那就不是「换个说法说同一件事」。

结论：权利要求四具备新颖性。被诉决定和一审判决的相关认定，缺乏事实和法律依据。

一句话概括这条规则：**「这不就是换个惯用手段嘛」——不行，你得证明换完之后，其他东西都不用动。**

本案反复出现三个概念，容易混淆，这里一次分清。

**新颖性。**

专利法要求：申请专利的发明，不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

前半句说的「不属于现有技术」，是拿申请日之前已经公开的技术比对。 后半句说的「申请在先、公开在后」，就是**抵触申请**。

本案的对比文件正是抵触申请：申请日二零零八年五月十六日，优先权日二零零七年五月二十四日，都早于涉案专利；但公开日二零一零年三月二十四日，晚于涉案专利的申请日二零零八年十二月十五日。

所以它不能用来否定创造性，只能用来否定新颖性。

**创造性。**

与现有技术相比，突出的实质性特点和显著的进步。

判断方法是「三步法」：确定最接近的现有技术、确定区别特征和实际解决的技术问题、判断对本领域技术人员是否显而易见。

创造性判断允许「对比文件加公知常识」的组合。

**新颖性。**

判断方法是单独比对：一项权利要求，对一份对比文件，不能拼。

这就是本案二审强调的那句话：新颖性的判断通常应当坚持单独比对的原则，不得与几项现有技术的组合进行对比，此为新颖性与创造性判断方法的明显区别。

**「惯用手段的直接置换」为什么不完全等于「公知常识」？**

因为后者是创造性判断里的工具，前者是新颖性判断里的例外。二审说得很清楚：新颖性下的「惯用手段」，是创造性下「公知常识」的**下位概念**。

下位概念，条件更严。所以在新颖性里主张「惯用手段」，要满足比「公知常识」更高的门槛——尤其是「直接」这两个字。

说「这是惯用手段」，得拿出证据

本案还有一层，比技术规则更普遍适用：**举证责任在谁。**

判决书里有一句很容易被跳过去的话：

考虑到举证的必要性及难易程度等因素，当事人可以通过充分说明或者提交证据证明的方式，确定相应的技术手段是否属于惯用手段。

这句话的意思是，「惯用手段」不是法官凭印象认定的，是要有人举证或者充分说理的。

而本案里，复审委员会**既没有提交证据，也没有充分说理。**

于是二审的结论是：其认定缺乏事实及法律依据，予以纠正。

这个逻辑放到其他行政案件里同样成立。行政机关作出对当事人不利的认定，得有依据：

要么有证据——教科书、工具书、技术手册、在先判决，能证明这个手段在本领域是常规做法； 要么有说理——把「为什么这是常规做法」一层一层讲清楚。

两样都没有，只说一句「这是本领域惯用手段」，在司法审查里站不住。

对专利权人来说，这条规则提供了一个具体的抗辩方向：**当审查意见用「惯用手段」「公知常识」打发你的区别技术特征时，可以要求对方举证。**

对提无效宣告请求的一方来说，这条规则是一个提醒：**无效理由不能只写结论。** 说「显而易见」「惯用手段」，得配上证据或者完整的逻辑链，否则即便行政机关采纳了，也可能在行政诉讼里被推翻。

还要补一句：本案二审并没有说权利要求四一定有效。它说的是——**你现在这个认定，依据不足，重新做一遍。**

这个区别很重要。行政诉讼的审查强度，通常止于「合法性审查」：程序是否合法、事实是否清楚、适用法律是否正确。法院不替代行政机关作技术判断，只把不合格的判断退回去重做。

所以赢了官司的专利权人，拿到的不是「专利有效」的判决书，而是「再给我审一次」的机会。

行政诉讼的审查强度，值得说清楚，因为它决定了这类案子能打到什么程度。

法院审查什么？

**合法性审查**：行政行为有没有职权依据、事实是否清楚、证据是否充分、适用法律是否正确、程序是否合法、有没有超越或者滥用职权。

法院不审查什么？

**技术判断的实体对错。**法院不替代行政机关判断「这个技术特征是不是惯用手段」，只审查「你这个判断有没有依据、说不说得通」。

所以本案二审的落点，是「既未提交相应的证据，亦未进行充分的说理」——这是一个程序与说理层面的判断，不是「我认为这个技术手段不常见」。

这个区别对当事人有直接影响：

**你不能指望法院替你重新做一遍技术分析。**你要做的，是把行政机关的推理拆开，指出它在哪一步缺证据、在哪一步跳了逻辑。

本案专利权人的主张就很有针对性：权利要求四的附加技术特征是在控制信道上传送，而对比文件是通过切换消息（数据信道）传送，二者的区别涉及解调制、解压缩等匹配特征，不是简单替换。

二审接受了这个论证，并把它上升为一条规则：替换后需要其他技术特征作适应性调整的，不宜认定不具备新颖性。

这也是行政诉讼里最有效的打法：**把技术争议翻译成「依据是否充分」的争议。**

被诉侵权的人，怎么用这条路

最后换个视角：如果你是被诉侵权的一方，这套程序怎么用。

**第一步，提无效宣告。**

专利法第四十五条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求宣告该专利权无效。

三个要点：**任何人**都能提，没有利害关系限制；**授权公告之日起**就能提，不必等到被诉；理由不限于新颖性、创造性，权利要求得不到说明书支持、修改超范围、保护范围不清楚，都可以作为理由。

**第二步，用它换取时间。**

无效请求立案后，可以据此请求侵权诉讼中止审理。这是实务中最常用的一个动作：先把侵权官司按下暂停键，给自己争取和解或者调整产品的时间。

**第三步，看清结果的两面。**

专利法第四十七条规定：宣告无效的专利权视为自始不存在。

但本案提醒的是另一面：**无效宣告的结果可能是「部分无效」。** 二十六项权利要求，砍掉十五项，留下十一项。留下的部分照样有效，照样可以拿来起诉你。

所以提无效请求时，要盯着「哪几项权利要求真正指向你的产品」，而不是笼统地请求「全部无效」。范围提得太宽，理由摊得太薄，反而每一项都打不深。

**第四步，做好打到底的准备。**

本案走完了复审委、北京知识产权法院、北京市高级人民法院三级，历时近六年。

这意味着：无效宣告不是一次性的动作，是一条可能要跑几年的路。预算、时间、产品迭代计划，都要按这个周期来排。

**第五步，别忘了另一条路。**

除了无效宣告，还有现有技术抗辩——主张「我做的是你申请日之前就公开的技术」。这条路快，但证据要求硬：必须是**一篇**现有技术文献，单独比对，不能拼凑。

两条路可以并行：无效宣告釜底抽薪，现有技术抗辩应急止血。

最后补一句实务上的配合问题：无效宣告和侵权诉讼怎么配合。

如果被人起诉专利侵权，手上通常有三张牌：

**第一张，无效宣告。** 打掉对方的专利，侵权之诉就没有基础。周期长，但一旦成功，效果最彻底——宣告无效的专利权视为自始不存在。

**第二张，现有技术抗辩。** 主张自己实施的是申请日之前已经公开的技术。这条路快，但要求硬：必须是一篇现有的技术方案，单独比对，不能拼凑。

**第三张，不落入保护范围。** 主张自己的产品缺少权利要求里的某个技术特征，或者适用等同原则时不构成等同。

三张牌的用法不同：

无效宣告可以申请中止侵权诉讼，争取时间； 现有技术抗辩可以在侵权诉讼里直接提，不用另案； 不落入保护范围是实体抗辩，永远可以提。

本案给出的一个具体提示是：**提无效宣告时，瞄准真正相关的那几项权利要求。**

二十六项权利要求全部请求无效，理由摊得很薄，每一项都打不深；而真正可能指向被诉产品的，往往只有其中几项。把火力集中，成功率更高。

另一个提示是时间。本案从提无效到二审判决，将近六年。如果产品的生命周期只有三年，这场仗打完，市场已经换了。所以很多时候，无效宣告是谈判筹码，不是终局手段。

这个案子的技术内容很硬——控制信道、数据信道、解调制、随机访问前导标识符。但它讲出来的道理，一点都不技术。

**第一，专利被宣告无效，你能告的只有国家知识产权局。**

无效宣告是行政行为，不服就走行政诉讼。被告是国知局，提无效的对手只是第三人。诉讼请求写的是「撤销决定、责令重作」，不是「确认专利有效」。

**第二，「惯用手段的直接置换」有两个要件，缺一不可。**

手段本身得是本领域惯用手段；置换还得是「直接」的——换完之后，其他技术特征不需要跟着调整。需要跟着改的，即便不具备创造性，也不宜认定不具备新颖性。

**第三，说「这是惯用手段」，得拿出证据或者讲清道理。**

既无证据、又无说理，这样的认定在司法审查里过不去。

**第四，赢了不等于结束。**

二审撤销决定、责令重作，案子回到国家知识产权局。重新审一遍，可能是另一个结果。

对专利权人，这个案子给的是一条抗辩思路：别被「惯用手段」四个字吓住，要求对方举证。对被诉侵权人，这个案子给的是一条现实提醒：无效宣告是一场长跑，瞄准真正相关的那几项权利要求，比笼统请求全部无效更有用。