拿到专利证书不等于能打赢侵权官司。专利法第六十四条把保护范围定在「权利要求的内容」,说明书和附图只用来解释权利要求——也就是说,对方产品少了一个技术特征,就可能不落入保护范围。所以专利维权第一步不是发函,是把权利要求和对方产品逐项比对。这篇按「权利—比对—反制—赔偿」讲。
第一步:搞清楚你的专利保护到哪儿
1保护范围看权利要求,不看产品
第六十四条明确:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。这意味着比对的对象是「权利要求里的技术特征」,不是你实际卖的产品。产品上多出来的功能不增加保护范围,权利要求里没写的特征也不受保护。
专利法全文 →2三种专利,期限和审查强度都不一样
第四十二条:发明专利权二十年、实用新型十年、外观设计十五年,均自申请日起算。发明经过实质审查,稳定性最好;实用新型和外观设计只做初步审查,权利稳定性弱,维权时对方往往第一时间提无效宣告,这一点要有心理准备。
外观专利侵权怎么判定 →3年费断缴,权利会提前终止
专利权的维持靠年费,没按期缴纳的,专利权在期限届满前终止。维权前先查一遍年费缴纳记录和专利权评价报告——权利已经终止的,起诉会被直接驳回;实用新型没有评价报告的,法院或者行政机关可能要求补交。
4哪些行为算侵权,法律列了五种
第十一条:未经许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品,都属侵权。外观设计专利则是制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。注意「许诺销售」——挂在网店上没成交,也已经构成侵权。
专利侵权要收集哪些证据 →第二步:侵权比对,四步走
1第一步,拆权利要求的技术特征
把独立权利要求拆成若干技术特征(部件、连接关系、参数、步骤),逐一编号。这一步决定后面所有判断——拆粗了容易漏,拆细了容易把非必要特征当成必要条件。有审查档案的,还要看审查过程中的修改和意见陈述,禁止反悔。
2第二步,全面覆盖:一个特征都不能少
被诉产品要落入保护范围,必须包含权利要求里的每一个技术特征。少一个,就不构成侵权。实务中被诉方最常用的抗辩就是「我少做了这一步」。所以写权利要求时非必要特征要少写,写多了等于自己缩小保护范围。
全面覆盖原则与等同原则怎么用 →3第三步,等同:换汤不换药也算
技术特征不完全相同,但以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果,且本领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的,构成等同侵权。等同有时间限制——以侵权行为发生时的技术水平判断,不是以申请日。
4第四步,排除法定不侵权情形
第七十五条列了不视为侵犯专利权的情形:权利用尽(售出后使用销售该产品)、先用权(申请日前已制造使用且仅在原有范围内继续)、临时过境、专为科学研究和实验使用、为行政审批提供信息而制造使用。第七十七条另给「合法来源」抗辩:能证明产品合法来源的,不承担赔偿责任,但仍要停止使用和销售。
专利法实施细则 →第三步:两条路同时走,行政与司法
1协商、行政处理、诉讼,三条路各有适用场景
协商最快,适合对方是同行、还要长期打交道的;请求管理专利工作的部门处理,可以责令停止侵权,周期短、费用低,但赔偿仍需另诉;直接起诉能一并解决停止侵权与赔偿,周期最长。侵权规模大、需要快速止损的,行政查处加诉前禁令组合用。
协商、行政查处、诉讼怎么选 →2诉前禁令:趁侵权还在进行时申请
第七十二条允许在起诉前申请责令停止有关行为,条件是「如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害」。要提供担保,申请错了要赔对方损失。产品展会、大促前后是申请禁令的窗口期,错过就只能等判决。
3证据保全与举证责任倒置
第七十三条允许在证据可能灭失时申请诉前证据保全。第六十六条另有一条对权利人极有利的规则:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明——举证责任落到被告身上。方法专利维权要善用这一条。
4被告的反制:无效宣告与现有技术抗辩
被诉侵权最常见的两步:一是向国家知识产权局请求宣告专利权无效,二是主张自己实施的是申请日前的现有技术。无效宣告一旦成立,侵权诉讼通常要驳回;即使不成立,也能拖长周期、压缩赔偿。所以起诉前先做一次稳定性评估,比开庭后被无效掉划算。
无效宣告与现有技术抗辩 →第四步:赔偿怎么算
1四层顺序,先实际损失再违法所得
第七十一条:先按权利人因被侵权受到的实际损失,或者侵权人因侵权获得的利益确定;难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定;都难以确定的,法院在三万元以上五百万元以下酌定。这一条同时明确,赔偿数额还应当包括为制止侵权行为所支付的合理开支。
赔偿的四种算法 →2故意侵权可以判一到五倍
对故意侵犯专利权、情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。「故意」的常见证据:收到警告函后继续销售、被行政处罚后仍生产、明知专利存在而抄袭。惩罚性赔偿要在诉状里明确主张并说明计算方式。
3法定赔偿有下限,三元不行
专利法给的法定赔偿区间是三万元至五百万元,与著作权法的五百元起不同。这意味着专利案件即便损失难以证明,判赔也有一个不低的起点;但想拿到高额赔偿,还是要靠销量数据、许可合同、行业利润率这些硬材料。
4假冒专利是另一回事,可能担刑责
假冒专利(在非专利产品上标注专利标识、伪造专利证书等)与专利侵权是两个概念,除民事责任外,还可能被责令改正、没收违法所得并罚款;情节严重的构成假冒专利罪。这条对「蹭专利号做宣传」的商家尤其要注意。
假冒专利罪怎么认定 →法律是这么规定的(原文)
第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
第四十二条 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。
自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。
为补偿新药上市审评审批占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。
第六十四条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
第七十一条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
第七十四条 侵犯专利权的诉讼时效为三年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。
发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年,自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的,自专利权授予之日起计算。
第七十五条 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:
(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;
(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;
(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;
(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;
(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
常见问题
实用新型专利没有做评价报告,能不能直接起诉?
可以起诉,但法院或者被告可能要求提供专利权评价报告。实用新型和外观设计只经过初步审查,权利稳定性较弱,涉诉时法院常要求权利人提交评价报告,或者由被告申请中止审理等待无效宣告结果。实务建议:起诉前主动做一份评价报告,结论正面的,能明显提高调解和判赔的成功率;结论负面的,先评估是否要修改权利要求或者放弃诉讼。
对方产品只是改了个零件,还算侵权吗?
要看这个改动是否影响技术特征的比对。判断分两步:先看是否全面覆盖——对方是否包含权利要求的每一个技术特征;少一个就不侵权。再看等同——改动后的特征是否以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果,且本领域技术人员无需创造性劳动就能想到。如果只是换材料、换形状但功能效果一致,通常构成等同侵权;如果解决了原专利没有解决的技术问题,可能不构成。
专利侵权赔偿一般能拿到多少?
《专利法》第七十一条给了四层顺序:实际损失、侵权获利、许可费倍数,都难以确定的由法院在三万元以上五百万元以下酌定,并可加计合理开支;故意侵权且情节严重的,可以按一至五倍惩罚性赔偿。实务中判赔高低主要看三样:侵权产品的销量与单价、行业利润率、专利对产品的贡献度。能调取到电商销售数据的案件,判赔通常明显高于只靠法定赔偿的案件。
收到别人的侵权警告函,第一步该做什么?
先别回函承认任何事实,也不要急着下架。三件事并行:一是核对对方专利的权利要求与自己产品,做一份书面比对;二是查对方专利的年费缴纳与权利状态,看是否已终止;三是检索申请日前的现有技术,评估无效宣告的可能。确实落入保护范围的,可以谈许可;不落入或者专利不稳定的,可以提起无效宣告或者确认不侵权之诉。回函措辞不当,反而会成为对方证明你「明知」的证据。
诉讼时效是几年?持续侵权怎么算?
侵犯专利权的诉讼时效为三年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起算。对持续进行的侵权行为,超过三年起诉的,赔偿数额从起诉之日向前推算三年计算;起诉时侵权仍在继续的,可以请求判令停止侵权,不受三年限制。所以发现侵权后即便暂不起诉,也要把证据固定住,否则三年之前的损失拿不回来。
专利被宣告无效了,之前的侵权判决还有效吗?
宣告专利权无效的决定,对在宣告前已经作出并已执行的专利侵权判决、调解书,以及已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,不具有追溯力;但明显违反公平原则的,可以返还部分或者全部赔偿。尚未审结的案件,通常要驳回起诉。这也是被告热衷提无效宣告的原因——一旦成功,正在进行的诉讼基本终结。