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参考案例某科技公司诉国家知识产权局实用新型专利申请驳回复审行政纠纷案

案号:(2021)最高法知行终583号最高人民法院 · 专利授权确权行政纠纷 · 二审 · 2021-11-23
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人姓名等信息已隐去。

一、案情速览

某科技公司申请了一项实用新型专利,名称“一种可调温水环热泵除湿空调器”,申请号 20172156****.2。原审查部门认为不具备新颖性,驳回。某科技公司提出复审请求,同时提交了修改后的权利要求书。

国家知识产权局作出第 190208 号复审请求审查决定,理由换成了另一个:说明书及附图所记载的内容不能构成清楚完整的技术方案。具体列了三条——无法确定如何通过调整电动三通阀改变制冷蒸汽流量、无法确定不同工作模式的具体实现方式、无法确定除湿模式下同处室内的两个换热器如何除湿。

一审北京知识产权法院 2020 年 10 月 28 日判决驳回诉讼请求。上诉到最高人民法院,2021 年 11 月 23 日判决:撤销一审判决,撤销被诉决定,由国家知识产权局重新作出决定。

二审的说理只有一句话最要紧:对于说明书中未记载但本领域技术人员基于常识能够知晓的内容,不影响本领域技术人员对技术方案的理解和实施,其缺失不足以导致所要求保护的技术方案不满足专利法第二十六条第三款的规定。

判决对三条质疑逐条回应。换热器在室内的具体位置关系没写——但说明书已经写明除湿模式下谁当蒸发器、谁当冷凝器,结合空调领域现有循环方式,本领域技术人员能实现。电动三通阀怎么调流量没写——调水量改变换热量,这是常识。

两条都通了,公开充分成立。

二、裁判要点提炼

说明书应当清楚、完整地记载技术方案,但“完整描述”并不意味着对技术方案的文字描述要面面俱到。对于说明书中未记载、本领域技术人员基于公知常识能够知晓的内容,其缺失不影响技术人员理解和实施权利要求所限定技术方案的,不足以认定说明书公开不充分。

判断说明书是否满足《专利法》第二十六条第三款,应以本领域技术人员阅读说明书后能否实现权利要求限定的技术方案、解决其技术问题为准。说明书记载了运行模式与工作原理,未记载的位置关系、常规调节手段等可由现有技术和常识补足的,不应认定为公开不充分。

三、赵律师点评

一、三条质疑,两条栽在“常识”上

第 190208 号复审决定列了三条理由,判决一条一条拆。

第一条:本领域技术人员根据说明书的记载,无法确定本申请如何通过调整电动三通阀来改变制冷蒸汽的流量。

第二条:无法确定本申请在不同工作模式下的具体实现方式。

第三条:无法确定在除湿模式下同处于室内的第一、第二换热器如何起到除湿的效果。

三条里,第三条其实最硬——如果连“怎么除湿”都说不清,那这个方案确实没法实施。但判决在第三条上找到了说明书里的原文。

说明书明确记载了实现除湿功能的方法,原话是一段完整的循环描述:压缩机出口的高温高压制冷剂气体流经电磁四通阀,分别进入室外换热器和室内换热器的冷凝段,经过冷凝后,高压液体分别通过节流毛细管汇合,再经节流毛细管继续降压,进入室内换热器蒸发,低温低压的制冷剂蒸汽通过电磁四通阀回到压缩机,完成制冷循环;在实现制冷循环的同时,室内潮湿空气在蒸发器中降温除湿,在冷凝器中再热,从而实现除湿的功能。

这段话把“谁当蒸发器、谁当冷凝器、潮气怎么走”全说清了。判决据此认定:说明书对于上述循环过程明确说明了在除湿模式下第一换热器作为蒸发器、第二换热器作为冷凝器的运行模式和工作原理。

既然原理说清了,剩下的是“两个换热器在室内摆哪儿”。说明书没写这个。

判决的判断是:所属领域技术人员基于说明书记载的内容,在不记载第一、第二换热器在室内的具体位置关系的情况下,结合空调领域现有的循环方式,能够实现其所要解决的调温除湿的技术问题。

注意“结合空调领域现有的循环方式”这半句。空调是极度成熟的领域,室内机里蒸发器、冷凝器怎么排、风怎么走,都是现成的。原理给了,位置是常规设计,不需要说明书再画一遍。

第一条质疑也是同样的落点。判决写:本申请所属领域技术人员基于常识能够知晓,电动三通阀可以控制流经水换热器的水量。当调节电动三通阀使流经水换热器的水量减少时,水换热器的换热量会减少,更多的冷凝液将参与到室内换热器的换热中,从而使房间空气温度进一步得到改善。

这段推理听起来专业,其实是一个常识链:水少了 → 换热量小了 → 更多制冷剂去室内换热器 → 房间温度变了。三步,每步都是暖通领域的基本功。

所以判决说:所属领域技术人员基于常识能够知晓调整电动三通阀可以改变制冷蒸汽的流量。

三条质疑,一条靠说明书的原文顶住,两条靠常识补上。

二、“完整”不等于“面面俱到”:一条被写进判决的边界

判决里有一句话,几乎可以作为所有公开充分争议的起手式:说明书应完整描述所要保护的技术方案,并不意味着说明书对于所述技术方案的文字描述要面面俱到。

“面面俱到”这四个字,是很多审查意见的隐含标准,也是很多申请人的自我要求。写说明书的时候总觉得不放心——这个尺寸要不要写?这个材料要不要列?这个螺栓几颗要不要说?

法律不要求。要求是“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。能不能实现,是本领域技术人员的判断,不是外行的判断。

这个“本领域技术人员”是个法律拟制的人。判决在别处(本案没有展开,但专利审查指南写得很清楚)给他画了像:知晓申请日之前该领域所有普通技术知识,能够获知该领域所有现有技术,具有应用常规实验手段的能力,但没有创造力。

这个人的特点是:懂得多,但不会创新。

所以判断说明书够不够,要问的是“这样一个人看了说明书能不能做出来”,而不是“一个普通人看了能不能做出来”,更不是“一个字不差地照着做能不能做出来”。

本案的两个争点,用这个标准一量就清楚:

换热器摆哪儿——这个人知道空调室内机的一般构造,说明书给了原理,他能摆。

三通阀怎么调流量——这个人知道水流量与换热量的关系,说明书给了结构,他能调。

反过来说,如果争点是“这个新型换热器的翅片间距为什么是 1.8 毫米而不是 2.0”,而说明书只写了“间距经优化”,那这个人就做不出来——因为他没有创造力,猜不到你的优化逻辑。

这条边界,判决用一句话总结了:对于说明书中未记载但本领域技术人员基于常识能够知晓的内容,不影响本领域技术人员对技术方案的理解和实施,其缺失不足以导致所要求保护的技术方案不满足专利法第二十六条第三款的规定。

两层条件必须同时满足:一是“基于常识能够知晓”,二是“不影响理解和实施”。

只满足第一层不够。有些内容虽然属于常识,但本案方案恰恰靠它区分现有技术——这时候它就成了关键技术特征,说明书必须写清。

这也是实务中最容易翻车的地方:申请人以为“这是常识,不用写”,审查员认为“这是你的创新点,必须写”。争的其实不是常识与否,是这个特征在方案里的地位。

“公知常识”这四个字在答辩里常被当成万能钥匙,但它其实需要举证。

专利审查指南把公知常识界定为:本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

两个来源:一是教科书、技术手册、工具书;二是本领域解决特定问题的惯用手段。

注意它要求的是“解决该技术问题的”手段,不是泛泛的行业知识。这一点在答辩时特别重要:你说“这是常识”,审查员会追问“解决哪个问题的常识”。答不上来,主张就不成立。

实务中的举证方式有三种:

第一种,直接引教科书或工具书。这是最硬的,写明书名、版次、页码、原文表述。

第二种,引本领域的国家标准、行业标准。标准文本对结构和参数的规定,是很强的常识证据。

第三种,用现有技术文件佐证惯用手段。几篇对比文件都采用同一种做法,可以说明这属于常规选择——但要注意,多篇文件的共同做法更接近“技术启示”,与“公知常识”在证明力上不完全等同。

本案的处理有点特殊:判决没有要求当事人举证,而是直接以“所属领域技术人员基于常识能够知晓”作了认定。这种认定建立在两个基础上——空调与暖通是成熟领域,且说明书已经把工作原理写透。

对申请人来说,不能指望每次都碰上这样的认定。写申请文件时就把常识标注出来,比事后论证省力得多。

三、为什么这类案子申请人常赢:审查者的举证难题

本案和同批的另外几件,有一个共同点:一审都输了,二审都赢了。这不是巧合。

公开不充分的指控,天然带着一个举证难题。

审查员说“本领域技术人员无法实现”,这是一个否定性判断——要证明“无法”,就得说明为什么无法。而“无法”的原因,往往要落到具体的技术环节上:是结构不清楚,还是参数没给,还是步骤缺失。

一旦落到具体环节,申请人就有得争:这个环节是常识,那个环节说明书第几段写了。

更麻烦的是,审查员不能拿自己的专业水平当标准。审查员多是本领域出身,看图纸比一般人熟,容易觉得“这当然看得懂”,也可能反过来觉得“这写得不明不白”。两种偏差都要防止,所以法律才把标准定在“本领域技术人员”这个拟制的人身上,而不是某个具体的审查员。

本案的一审,问题就出在这。判决说“被诉决定及一审判决关于本申请不符合专利法第二十六条第三款规定的理由均不能成立”,等于认定两级都错在同一个地方:把“说明书没写”直接等同于“无法实现”,中间少了“本领域技术人员能否补足”这一步。

这一步不能省。省了,公开充分就成了“说明书必须写全每一个细节”,这个标准没人能达到。

反过来说,申请人也不能滥用这条。判决给的条件是“基于常识能够知晓”且“不影响理解和实施”。两个条件都要论证,不能只说“这是常识”。

本案的论证方式是判决自己做的示范:先说说明书里写了什么(原理、流程、工作模式),再说本领域技术人员凭这些加上现有技术能做什么(摆位置、调流量),最后说这两件事都不影响方案的实施。

三段论证,缺一段都站不住。

还有一点值得注意:本案的争议发生在复审阶段,而起因是新颖性驳回。原审查部门以“不具备新颖性”驳回,申请人提复审并修改权利要求,复审决定改以“公开不充分”维持驳回。

这种“换理由驳回”在实务中并不少见。对申请人来说,这意味着复审阶段要准备的不只是原驳回理由的答辩,还要预备审查员可能提出的新问题。修改权利要求时尤其要小心——改动之后,说明书对修改后方案的支持够不够,会立刻成为新的审查点。

四、写说明书时,怎么把“常识”留出空间

本案给写申请文件的人一个明确的提示:说明书不必面面俱到,但必须把“哪些是常识、哪些是创新”这条线划清楚。

具体有四个做法。

第一,把原理写透,把常规结构留给常识。

本案说明书赢就赢在那段循环描述——谁当蒸发器、谁当冷凝器、制冷剂怎么走、潮气怎么排,一步一步写下来。原理透了,位置、管径、螺栓这些常规件就不用逐个交代。

反过来,如果原理只写一句“通过换热实现除湿”,那本领域技术人员就不知道该用哪种循环,这时候再省略位置关系,就真的实现不了。

第二,主动标注“本领域常规选择”。

说明书中出现常规手段时,加一句“采用本领域常规的××方式”“××为现有技术中的常规结构”。这句话的作用不是凑字数,是在争议发生时给审查员和法院一个提示:这一处不需要展开。

本案说明书没有这样的标注,靠判决补上了论证。有标注会省很多事。

第三,把创新点写得比常规件细三倍。

判断公开充分,实质上是判断“创新点能不能实现”。常规件的细节可以省,创新点的细节一个都不能省——因为本领域技术人员没有创造力,他补不出你的创新。

本案的创新点在“可调温水环”与“除湿模式切换”的配合。这一块说明书写得最细,也正是判决论证的落脚点。

第四,修改权利要求后,回头检查说明书的支撑。

本案修改过权利要求(复审阶段提交了修改文本)。修改之后,新加入或调整的技术特征在说明书里有没有依据、能不能实现,要重新过一遍。很多公开不充分的指控,恰恰是修改改出来的。

这四条不是法条,是从判决里反推出来的经验。法条只有一句“以本领域技术人员能够实现为准”,怎么落地,看的是这些具体动作。

最后提醒一句:本案虽然赢了,但走了三年多——从 2017 年申请,到 2021 年终审,中间一审、二审各一轮。公开充分的争议往往打得久,因为它争的是“能不能实现”这种需要论证的判断,不像新颖性那样摆出对比文件就能定。写申请文件时多花两天,可能省掉后面三年。

反过来,有几类内容不能靠常识补,这一点必须说清,否则容易把本案读成“说明书随便写”。

第一类,创新点本身。本领域技术人员没有创造力,这是法律拟制的核心设定。你的方案之所以新,恰恰因为现有技术里没有;这部分内容若不在说明书里写清,谁也补不出来。

第二类,非常规的选择。同样是“选一种材料”,选常规的钢材,不用写理由;选一种特定配比的双相不锈钢,还声称效果显著提升,那就必须写出配比、写出来源、写出验证。常规与非常规的分界,看的是本领域有没有现成的教导。

第三类,效果数据。如果方案的有益效果需要靠数据支撑——比如“效率提升百分之三十”——数据必须写在说明书里。事后补数据属于超出原记载范围,补不进去。

第四类,必要的参数范围。参数是权利要求的边界,边界不清,本领域技术人员不知道该落在哪里,这时候不能用“常规选择”糊过去。

这四类的共同点是:它们都承载了方案的“区别”。凡是让你这个方案区别于现有技术的东西,说明书都不能省;凡是本领域人人都会的常规件,说明书可以省。

本案的两个争点正好落在这条线的两侧:换热器摆哪儿、三通阀怎么调流量,都是常规件,省了不碍事;而“可调温水环”与“除湿模式切换”的配合,是创新点,说明书写得最细,也正是判决论证的落脚点。

说明书不是产品手册,不需要把每个螺栓的位置都画出来。法律要求的是:本领域技术人员照着它,能把权利要求里那套方案做出来。本案两条质疑输在同一个地方——审查员把“说明书没写”当成了“做不到”,中间漏掉了“凭常识能不能补上”这一步。判决把这一步补回去,也顺手给写申请文件的人划了条线:原理要写透,创新点要写细,常规件一句“本领域常规选择”就够。写多了是浪费,写漏了是致命,分寸就在这条线上。

四、判决书全文(点开阅读 · 当事人姓名等信息已隐去)

某科技公司系申请号为20172156****.2、名称为“一种可调温水环热泵除湿空调器”的实用新型专利申请(以下简称本申请)的申请人。国家知识产权局原审查部门经审查认为,本申请不具备新颖性,驳回了本申请。某科技公司向国家知识产权局提出复审请求,并提交了修改后的权利要求书。

其中,权利要求1为“一种可调温水环热泵除湿空调器,其特征包括压缩机(1)、室内换热器(21、22)、节流毛细管(31、32、33)、水换热器(4)、电磁四通换向阀(5)、第一控制阀(6)、第二控制阀(7)、电动三通调节阀(8)、进水连接管(9)和回水连接管(10)组成,其中室内换热器包括第一换热器(21)和第二换热器(22)两个部分并联,节流毛细管分为第一节流毛细管(31)、第二节流毛细管(32)和第三节流毛细管(33)三段:第一换热器(21)和第二换热器(22)的一端分别与第一节流毛细管(31)和第二节流毛细(32)管的一端相连,第一节流毛细(31)管与第二节流毛细管(32)的另一端并联后连接于水换热器(4)的一端:第一换热器的另一端串联电磁四通换向阀(5)的一个连接口,同时与第一控制阀(6)的一端相并联,第二换热器(22)的另一端通过管路并联连接第一控制阀(6)的另一端且和第二控制阀(7)的一端并联,第二控制阀(6)的另一端通过管路分别接至水换热器(4)的第二端且和电磁四通阀(5)的另一个连接口并联:电动三通调节阀接串联的水管管路至水换热器(4),电动三通调节阀控制流经水换热器的水环通道的流量:第一节流毛细管(31)与第二节流毛细管(32)的另一端并联并且连接于第三节流毛细管(33)的一端,第三节流毛细管的另一端再连接于水换热器(4)的一端:在独立除湿工况下,室内第一换热器(21)作为蒸发段,第二换热器。

(22)作为冷凝段与水换热器并联工作,作为除湿空调器的冷凝器,此时,通过改变电动三通调节阀来调节流经水换热器(4)的冷却水流量从而调节房间空气温度;第一控制阀和第二控制阀合并为电动三通阀。”

国家知识产权局作出第190208号复审请求审查决定(以下简称被诉决定),认为本申请说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,本技术领域的技术人员根据说明书的记载无法确定本申请如何通过调整电动三通阀来改变制冷蒸汽的流量,无法确定本申请在不同工作模式下的具体实现方式,也无法确定在除湿模式下同处于室内的第一、第二换热器如何起到除湿的效果,不符合专利法第二十六条第三款的规定,决定维持驳回决定。

某科技公司不服,向北京知识产权法院提起诉讼,请求撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年10月28日作出(2019)京73行初13464号行政判决:驳回某科技公司的诉讼请求。某科技公司提起上诉,最高人民法院于2021年11月23日作出(2021)最高法知行终583号行政判决:一、撤销北京知识产权法院(2019)京73行初13464号行政判决;二、撤销国家知识产权局作出的第190208号复审请求审查决定;三、国家知识产权局就申请号为20172156****.2、名称为“一种可调温水环热泵除湿空调器”的实用新型专利申请重新作出决定。发明或者实用新型专利说明书应当清楚、完整地记载发明或者实用新型的技术方案,详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式,完整地公开对理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明的程度。说明书应完整描述所要保护的技术方案,并不意味着说明书对于所述技术方案的文字描述要面面俱到。

对于说明书中未记载但本领域技术人员基于常识能够知晓的内容,不影响本领域技术人员对技术方案的理解和实施,其缺失不足以导致所要求保护的技术方案不满足专利法第二十六条第三款的规定。具体就本案分析如下:

其一,本申请说明书明确记载了实现除湿功能的方法“压缩机1出口的高温高压的制冷剂气体流经电磁四通阀分别进入室外换热器4和室内换热器的冷凝段22,经过冷凝后,高压液体分别通过节流毛细管33和32汇合后,再经过节流毛细管31继续降压,进入室内换热器21进行蒸发,低温低压的制冷剂蒸汽通过电磁四通阀5回到压缩机1,完成制冷循环。在实现制冷循环的同时,室内潮湿空气在蒸发器21中降温除湿,在冷凝器22中再热,从而实现除湿的功能。

”可见,说明书对于上述循环过程明确说明了在除湿模式下第一换热器作为蒸发器,第二换热器作为冷凝器的运行模式和工作原理,所属领域技术人员基于说明书记载的内容,在不记载第一、第二换热器在室内的具体位置关系的情况下,结合空调领域现有的循环方式,能够实现其所要解决的调温除湿的技术问题,进而得到本申请所要求保护的技术方案,故说明书未记载第一、第二换热器在室内的具体位置关系不足以导致本申请违反专利法第二十六条第三款的规定。

其二,本申请所属领域技术人员基于常识能够知晓,电动三通阀可以控制流经水换热器的水量。当调节电动三通阀使流经水换热器的水量减少时,水换热器的换热量会减少,更多的冷凝液将参与到室内换热器的换热中,从而使房间空气温度进一步得到改善。相比流经水换热器的水量增加时,换热量是少的,以达到通过电动三通阀来调节流经水换热器的冷却水流量从而调节房间空气温度的效果。也就是说,所属领域技术人员基于常识能够知晓调整电动三通阀可以改变制冷蒸汽的流量。

综上,被诉决定及一审判决关于本申请不符合专利法第二十六条第三款规定的理由均不能成立。说明书中未记载的内容系本领域技术人员基于公知常识能够知晓的内容,且说明书未记载该内容不影响本领域技术人员理解和实施权利要求所限定技术方案的,不宜以未记载该内容为由认定说明书公开不充分。

案号:(2021)最高法知行终583号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-11-23

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2025-13-3-024-006)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

免责声明:本页内容仅为一般性法律信息分享,不构成对具体案件的法律意见。个案情况差异较大,遇有具体法律问题请携带材料咨询律师,以律师正式意见为准。

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