参考案例厦门某鞋业有限公司诉国家知识产权局实用新型专利申请驳回复审行政纠纷案

一、案情速览

厦门某鞋业公司申请了一项实用新型专利，名称“一种鞋子”，申请号 201820174833.3。技术方案的核心是在鞋子上做空心容腔，用来装指甲油、药膏、香水这类小东西，出门不用单独带。

2020 年 2 月 11 日，国家知识产权局作出第 202217 号复审请求审查决定，维持驳回。理由是：这个方案明显无益、脱离社会需要，不具备实用性。

一审北京知识产权法院 2021 年 7 月 23 日判决驳回诉讼请求。上诉到最高人民法院，2022 年 6 月 28 日判决：撤销一审判决，撤销被诉决定，由国家知识产权局重新作出审查决定。

同一份申请，审查员看到的是“装着麻烦、取用不便”，最高法看到的是“出行不用单独携带、随时可取”。同一堆事实，两种评价。

专利法第二十二条第四款规定的实用性，是“能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”。判决把后半句拆开讲清楚：积极效果不要求毫无缺点，只要缺点没严重到“根本无法实施”或者“无法实现发明目的”，就不能否认实用性。

这个案子最后是申请人赢。赢的不是技术，是对“实用性”这三个字的理解。

二、裁判要点提炼

《专利法》第二十二条第四款所称“能够产生积极效果”，指申请日时其经济、技术和社会效果为本领域技术人员可以预料且积极有益；只有明显无益、脱离社会需要的技术方案才不具备实用性。要求产生积极效果，并不要求方案毫无缺点。

技术方案存在使用不便等缺陷，但该缺陷未严重到使方案根本无法实施或者无法实现其发明目的，且方案能够在一定程度上满足社会需要的，应认定具备实用性；仅以存在缺陷为由否认积极效果，不符合实用性的认定标准。

三、赵律师点评

一、一双能装指甲油的鞋，被判“明显无益”

先说清楚这个方案长什么样。申请号 201820174833.3，名称“一种鞋子”，实用新型。技术方案的核心是在鞋上做空心容腔——不是装饰性的镂空，是能装东西的腔体。装什么？说明书里举了三样：指甲油、药膏、香水。

这个想法的出发点很朴素：出门要带这些小瓶小罐，麻烦，还容易漏。如果鞋上本来就有地方放，穿上鞋就走，不用另带包。

审查员不这么看。2020 年 2 月 11 日的复审决定给出的理由是：本申请的技术方案明显无益，脱离了社会需要，不具备实用性。

“明显无益”四个字，在专利审查里是很重的判断。专利法第二十二条第四款把实用性定义成“能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”，后半句一旦被认定不成立，整个方案就被否掉了——不是新颖性不够、创造性不足这些可以争辩的问题，是“这东西没用”。

一审北京知识产权法院站在审查员这边，2021 年 7 月 23 日判决驳回。

到这一步，申请人面对的是两级一致的认定：你的鞋能造出来，但造出来没好处。

最高法看到了另一面。判决没有否认这个方案有缺点，反而把缺点一条条摆出来：向空心容腔里填充指甲油、药膏、香水，以及取用、更换这些内容物，“可能会存在一定不便”。

这句话是承认，不是反驳。判决承认了审查员说的事实。

然后它问了第二个问题：这点不便，严重到什么程度？

答案是：不严重。因为这些东西被填进鞋子的容腔里之后，使用人出行时不需要单独携带，可以随时取用——这“能够在一定程度上满足社会需要，从而产生积极有益的社会效果，并非明显无益”。

同一堆事实，前面看到的是“装和取都麻烦”，这里看到的是“不用另带、随时能用”。一审和终审的差别，不在事实，在掂量。

二、实用性的三个要件，第三个最容易被用错

专利法第二十二条第四款只有一句话：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”

这句话里其实有三个要件。

第一，能够制造。对产品发明、实用新型来说，就是本领域技术人员根据说明书公开的内容，能够重复地制造出这个产品。这一条卡的是“只在理论上成立、实际造不出来”的方案，比如违反自然规律的永动机。

第二，能够使用。对方法发明来说，就是能够重复实施。这一条卡的是“只能在特定条件下偶然发生”的方案。

第三，能够产生积极效果。这一条最软，也最容易被用错。

为什么说最软？因为“积极”是个评价词，不是事实。同一件东西，有人说方便，有人说多余；同一年代，有人说有用，过几年可能就过时了。

判决给这一条装了一个校准器，原文是：能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。

三个校准点，逐一看。

“在提出申请之日”——判断的时点是申请日，不是审查日，也不是判决日。这一点很重要。很多方案的价值要过几年才显现，也有些方案在申请日看着有用、几年后被取代。法律选的时点是申请日，因为那一天的现有技术是确定的，可以查。

“所属技术领域的技术人员可以预料到”——不需要事后证明“真的产生了多大效益”，只要本领域技术人员在申请日能预见到会有什么效果就够了。这是一个“可预见性”标准，不是“已实现”标准。

“积极的和有益的”——经济、技术、社会三个维度都可以。本案落在“社会效果”上：不用单独携带，这是一个生活便利上的好处，属于社会效果。

校准完，判决给出的界限是：只有明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。

“明显无益”——四个字，两层限定。“无益”是没好处，“明显”是没好处这件事一眼就能看出来、不需要复杂论证。

这个“明显”很关键。它意味着：如果效果好坏需要争、需要算、需要看使用场景，那就不属于“明显无益”，不能据此否定实用性。

本案的鞋，装上东西好不好用，取决于你装什么、装多少、怎么取——这是需要讨论的，不是一眼可判的。所以“明显无益”这个结论站不住。

顺带说清一个常被忽略的次序问题：专利审查并不是先比新颖性、再比创造性，实用性这道关排在最前面。

专利审查指南给的顺序是：先看是不是保护客体（专利法第二条），再看有没有实用性（第二十二条第四款），然后才是新颖性、创造性。逻辑上也不难理解——一个根本造不出来、或者造出来毫无用处的方案，去跟现有技术比“新不新”“巧不巧”，本身没有意义。

这个顺序对申请人有实际影响。审查意见里如果同时列了实用性和创造性问题，答辩的重心必须放在实用性上：实用性不过，后面全都不审，你把创造性答得再漂亮也没用。反过来，如果实用性过了，创造性还有得谈。

本案的特殊之处在于，审查员并没有走“先实用性”的常规路径，而是在实质审查阶段直接以实用性驳回，复审和一审都维持。到最高法才把这个判断翻过来。这也说明一件事：实用性虽然是第一道关，但它给的结论必须够硬——硬到“明显无益”的程度，否则不该在这一关就把申请挡死。

三、“有缺点”和“不能用”之间，隔着一整条街

判决里有一句话，值得抄在笔记本上：要求申请专利的发明或者实用新型能够产生积极效果，并不要求发明或者实用新型毫无缺点。

为什么要把这句话单独说？因为实践中，审查意见常有一种滑坡：指出了一个缺点，就顺势推出“没有积极效果”，再推出“没有实用性”。

这个滑坡中间少了一步论证——这个缺点到底有多严重。

判决把这一步补上了：只要存在的缺点或者不足之处没有严重到使有关技术方案根本无法实施或者根本无法实现其发明目的的程度，就不能因为存在这样或者那样的缺点或者不足之处，就否认该技术方案具备实用性。

这条线画得很清楚，一端是“有缺点”，另一端是“根本无法实施”“无法实现发明目的”。只有走到另一端的极端，才丧失实用性；中间这一大片，都还在实用性的范围内。

举几个例子帮助理解这条线的位置。

一辆加装了小轮子的自行车，骑起来有点晃——有缺点，但能骑，有实用性。

一把折叠椅，展开要花三十秒，比普通椅子麻烦——有缺点，但能坐，有实用性。

一台号称“永动”的机器，靠重力自循环——根本无法实施，没有实用性。

一种药，说明书说能治百病但没给任何制备方法——无法实现发明目的，没有实用性。

本案的鞋在哪一格？在第一格里。它能造、能穿、能装东西，缺陷是“装取可能不便”。

判决还补了一层论证，这层容易被忽略：方案能“在一定程度上满足社会需要”。

这句话是在回应“脱离社会需要”的指控。审查员说脱离社会需要，判决说没有——因为出门不用单独携带、随时可以取用，这本身就对应了一种真实的需求。

需求大小不是判断标准。“在一定程度上”这五个字，把门槛降下来了。法律不问这个需求有多少人、能赚多少钱，只问有没有。

这一点对小微创新特别重要。很多小发明面对的市场很窄——一种特定工种用的工具、一类特殊人群用的辅具、一个细分场景的小改造。它们的需求量可能真的只有几万人，但只要有真实需求、方案能实施，就不该被“脱离社会需要”挡在门外。

反过来，这条线也提醒申请人：如果方案确实存在严重缺陷，别指望靠“总有人需要”糊过去。“根本无法实施”和“无法实现发明目的”是硬伤，改不了。

四、被指“无实用性”，复审时怎么答

本案申请人在复审阶段赢回来了。这条路怎么走，比结论本身更有用。

先认清一点：实用性的争议，绝大多数不是事实之争，是评价之争。审查员说“无益”，你说“有益”，两边看的是同一份说明书。所以答这类意见，不要忙着补实验数据——实用性不看数据，看的是方案本身能不能实施、有没有可预见的好处。

具体分三步答。

第一步，把“效果”从方案里挖出来，说清楚。

审查员说你的方案没好处，你不能只说“有好处”，要说明好在哪、对谁好、怎么好。本案申请人做对的地方，是明确了“出行不用单独携带、随时可取用”这个具体场景。

这一步的关键是具体。不要说“方便生活”这种空话，要说“原来出门要带一个化妆包，现在穿这双鞋就行”。越具体，越像真需求。

第二步，承认缺陷，然后论证它不致命。

很多申请人栽在这一步：审查员指出缺点，他要么全盘否认（说不存在这个缺点），要么避而不谈。两种都不好。

否认缺点，等于跟审查员争事实，而事实在说明书里写着，争不赢。避而不谈，等于默认缺点成立且严重。

正确的做法是本案判决示范的：先承认“可能会存在一定不便”，再论证这个不便没有严重到“根本无法实施”或者“无法实现发明目的”。

承认缺陷不会削弱你，反而让你的论证更可信——因为你已经站在审查员的事实基础上，只在程度上争。

第三步，把“明显”二字用起来。

实用性条款的原文是“只有明显无益……才不具备实用性”。这个“明显”是申请人的武器。

论证方式：这个方案的效果好不好，取决于使用场景（装什么、装多少、给谁用），需要具体分析，不属于“明显”无益；只要存在合理的使用场景能产生积极效果，就不应认定无实用性。

本案的判决用的就是这个逻辑：不是否认“可能不便”，而是否认“明显无益”。

三步之外，还有一条更前面的建议：在写申请文件时，就把“积极效果”写实。

说明书里那一段“有益效果”，绝大多数申请人写得很敷衍——“结构简单、成本低、使用方便”，三句话套模板。真到了复审，这三句话救不了你。

该写的是具体场景：什么人在什么情况下用，解决了原来什么麻烦。本案如果说明书里就写清了“出行免带、随时取用”，复审阶段会省很多力气。

最后说一句本案的分量。它不是给“没用的发明”开口子，是把“有用没用”的判断权从审查员的直觉，拉回到一条可以论证的线上：能不能实施、有没有可预见的好处、缺陷是否致命。三步走完，答案才是法律要的答案。

还有一组概念要分清：无实用性，和技术方案不完整，不是一回事。

技术方案不完整，指的是说明书里缺了必要技术特征，导致方案根本构不成一个完整的技术方案，属于专利法第二十六条第三款、第四款的问题。无实用性，指的是方案完整、能实施，但实施之后没有积极效果，属于第二十二条第四款的问题。

两条的答辩方法完全不同。

被指不完整，要补的是技术特征——说明这个特征在说明书里有依据、本领域技术人员能实现；不能补新内容，只能从原文里挖。

被指无实用性，要争的是效果——承认缺陷、论证不致命、指出可预见的好处，不涉及补特征。

实务中两者常被混着说。审查意见写“该方案无法实现其所声称的技术效果”，这句话既可以理解成“公开不充分”（实现不了），也可以理解成“无实用性”（实现了也没有好效果）。看到这种表述，答辩前先问一句：审查员说的到底是“做不到”，还是“做到了没用”？前者走第二十六条，后者走第二十二条，走错门就答偏了。

一双鞋上开个洞装指甲油，审查员说这是明显无益，最高法说这不是。分歧不在事实，在那把尺子——实用性问的不是“这东西好不好”，是“能不能造、能不能用、有没有可预见的好处、缺陷致不致命”。要求毫无缺点，等于要求发明不存在；法律没这么苛刻，它只把红线画在“根本无法实施”那一端。做小发明的人记住这句话：承认缺点不可怕，说不出好处才可怕。