参考案例宋某等诉国家知识产权局实用新型专利申请驳回复审行政纠纷案

一、案情速览

宋某等申请了一项实用新型专利，名称“高效转盘式水力发电机组”，申请号 201620402906.0。2016 年 11 月 30 日，原审查部门发出驳回决定。宋某等不服，同年 12 月 8 日提出复审请求。

2017 年 7 月 12 日，专利复审委员会作出第 126394 号复审请求审查决定：说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，公开不充分，维持驳回。

一审北京知识产权法院 2020 年 1 月 20 日判决驳回诉讼请求。上诉后，最高人民法院 2021 年 12 月 3 日判决：撤销一审判决，撤销被诉决定，由国家知识产权局重新作出审查决定。

翻盘的关键动作发生在复审阶段：宋某等修改了权利要求，把原从属权利要求 3 至 6 里关于“圆形支撑墙”“通过配重调节阻水板角度”的技术特征删掉了。这项修改被国家知识产权局接受。

删掉之后，剩下的权利要求 1、2 里根本没有这两项技术特征。二审据此认为：审查员拿“圆形支撑墙写不清”“配重怎么调没说明”来否定公开充分，审的是申请人已经放弃保护的那部分内容。

判决把标准写死了：判断说明书是否充分公开，应当以权利要求限定的技术方案及其所要解决的技术问题为对象，以本领域技术人员阅读说明书后能否实现该方案、解决该问题为标准。

二、裁判要点提炼

说明书充分公开的判断对象是权利要求所要求保护的技术方案及其所要解决的技术问题，而非说明书记载的全部内容。说明书中虽有记载但并非权利要求限定方案、亦非该方案所要解决问题所涉的内容，本领域技术人员能否实现，不影响专利申请的授权。

专利权以技术方案的公开换取保护，授权对象是权利要求限定的技术方案。申请人修改权利要求、放弃对某部分技术特征的保护后，该部分内容不再属于公开充分的审查对象；以其无法实现为由认定说明书公开不充分，适用法律错误。

三、赵律师点评

一、说明书里写不清的部分，正好是申请人已经放弃的部分

先把时间线拉直，因为这个案子的胜负就藏在时间线里。

2016 年 11 月 30 日，驳回决定。2016 年 12 月 8 日，复审请求。复审阶段，宋某等做了一件事：提交修改后的权利要求书，把原从属权利要求 3 至 6 中关于“圆形支撑墙”和“通过配重调节阻水板角度”的技术特征删掉了。

这项修改被国家知识产权局接受。也就是说，从这一刻起，宋某等要保护的东西变了——不再是原来那一整套，而是缩到权利要求 1、2 所限定的范围。

2017 年 7 月 12 日，第 126394 号复审决定出来了：说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，公开不充分，维持驳回。

问题就在这里。复审决定否定公开充分的理由，是“本领域技术人员不能清楚地知晓圆形支撑墙的具体结构”“通过配重调节阻水板角度如何实现说不清”。

可是这两样东西，申请人刚刚从权利要求里删掉了。

一审没有纠正这一点。北京知识产权法院 2020 年 1 月 20 日判决驳回诉讼请求，理由与被诉决定一致。

最高人民法院看到了断层：审查的对象和评价的理由，对不上。

判决的表述很克制：“被诉决定的决定理由部分及一审判决仅以本领域技术人员不能清楚地知晓圆形支撑墙的具体结构及通过配重调节阻水板角度如何实现为由认为本申请说明书公开不充分有所不当。”

“有所不当”四个字，落在法律适用上，不是落在事实上。判决没有说“其实圆形支撑墙写清楚了”，而是说“这部分不该拿来审”。

这是两个完全不同的命题。前者是事实之争，需要看图纸、看文字；后者是对象之争，只需要看权利要求改没改。

本案赢在后者。

这里要补一层程序背景，否则容易看不懂“为什么改权利要求能影响审查对象”。

复审不是二审。它是原审查程序的延续，申请人对驳回决定不服，请求原审查部门之上的复审机构重新审一遍。正因为是“审一遍”而不是“判一次”，复审阶段允许修改申请文件——这是专利法实施细则明确给申请人的机会。

修改的自由度有多大？原则是不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。也就是说，只能在原有材料里做减法、做限缩，不能加新东西。删权利要求、删技术特征、把从属权利要求的特征并到独立权利要求里，都属于允许的范围。

本案的修改正属于“做减法”：删掉原从属权利要求 3 至 6 里的两项技术特征。修改被国家知识产权局接受，这意味着从接受那一刻起，审查的基础文本变了。

很多申请人不知道这一点，以为“复审就是写份理由书求情”。其实复审阶段最重要的动作往往是改文本——把有争议的范围切掉，把能守住的守住。只写理由不改文本，等于把原封不动的方案再交上去让人否一次。

二、公开充分到底审什么：一条被忽略的对应关系

专利法第二十六条第三款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

这条规定天天被引用，但它有一个前提常被跳过：说清楚什么？

判决把这个前提补上了：专利说明书记载的内容并非必然针对权利要求所要求保护的内容，其可能承载超出权利保护范围的技术方案及其技术效果，实践中也普遍存在当事人基于同样的说明书分别要求多项权利的保护的情形。

这句话点出了一个现实：说明书是“仓库”，权利要求是“货架”。仓库里可以堆很多东西——上位方案、下位方案、各种实施例、各种改进——但真正拿出来卖的是货架上那几件。

为什么要区分？判决给了理由：要求说明书充分公开，是因为专利权需要以技术方案的公开换取专有权的保护，由于授权的对象是权利要求所要求保护的技术方案，故判断说明书是否公开充分也应当针对权利要求所要求保护的技术方案及其所要解决的技术问题。

“以公开换保护”这五个字，很多人当口号念，其实它是一个精确的对价关系：你公开多少，就保护多少；反过来，保护多少，也只需要公开多少。

如果要求申请人把说明书里写的每一样东西都公开到能实现的程度，会怎么样？

第一个后果，申请人不敢写。凡是没把握写透的，一律不写；凡是有一点不确定的，删掉。说明书写得越保守，后来者能获得的技术信息越少——这与专利制度的初衷正好相反。

第二个后果，一项专利里塞多个方案的做法行不通。同一个说明书分别申请多项权利，是很常见的策略：核心技术写一个，改进写另一个，各自划界。如果按“说明书全部内容都要能实现”的标准审，这种策略就废了。

第三个后果，修改权利要求失去意义。申请人删掉一项权利要求，本来是为了缩小范围、避开驳回理由；如果删了还要按原来的范围审公开充分，那删了等于没删。

判决选的是对价关系：保护范围到哪，公开义务就到哪；保护范围缩了，公开义务跟着缩。

这条规则对申请人是有利的，但有一个前提条件必须满足：你得真的把权利要求改掉，而且修改要被接受。

本案的修改被接受了，所以剩下来的权利要求 1、2 不涉及那两项技术特征，相应的技术效果也不再是它们要解决的技术问题。判决的原话是：不应成为评价本申请说明书是否公开充分的对象。

三、这个案子的技术账：一条“减少能耗”的线，被切成了两段

判决里有一段关于技术方案本身的分析，值得单独讲，因为它解释了为什么“删掉一部分”在这个案子里是合理的，而不是逃避审查。

本申请整体要解决的是提高电能转换效率、减少能耗的问题。但判决指出：这个目的是通过不同技术手段在不同层面解决的，相互之间不存在协同作用的关系。

“不同层面”“无协同作用”，这两个判断很关键。

如果两个技术手段是协同的——比如 A 只有在 B 的配合下才起作用，单独用 A 就没意义——那删掉 B 就会让 A 失去支撑，此时以 B 写不清为由否定公开充分是有道理的。

但如果是各自独立的——A 管一层，B 管另一层，各解决各的——那删掉 B，A 照样成立，此时再拿 B 说事就不对了。

本案属于后者。判决说得很明确：申请人放弃在本申请中保护形成圆形支承墙及通过配重调节阻水板的技术手段后，本申请要求保护的技术方案不再要解决减少阻力杆转动过程中的阻力这一技术问题，说明书中仅清楚地记载通过安装减摩机构提高电能转换效率的实施方式并不会导致说明书公开不充分。

注意这句话里的逻辑链：

删掉那两项技术特征 → 权利要求不再包含它们 → 相应地，权利要求要解决的技术问题里也不再包含“减少阻力杆转动阻力” → 那么说明书里关于这一段的记载清不清楚，就不影响授权。

这里有一个容易被误解的地方：删掉技术特征，等于缩小保护范围，通常对申请人不利。申请人为什么愿意删？

因为他算过账：删掉之后，剩下的方案依然完整、依然有市场价值，而争执那部分写不清的问题成本太高。这是典型的实务取舍——用范围换授权。

判决尊重了这个取舍。它没有替申请人可惜“你删掉的那部分其实挺有价值”，而是按修改后的权利要求来审。

这也提示了一件事：权利要求的修改不是文字游戏，它直接决定了后面所有的审查对象。改得对不对，比争得凶不凶重要。

这里还有一个容易混淆的概念要分清：单一性与公开充分，是两回事，但它们都盯着“技术问题”。

单一性要求一件申请只涉及一个发明构思。判断方法是看几项权利要求之间有没有相同或相应的特定技术特征。本案说明书里承载了多个层面的技术手段，如果它们各自解决独立的技术问题、彼此没有协同作用，那在单一性上本来就可以拆成几件申请。

公开充分则要求说明书把权利要求限定的方案说清楚。两者用的尺子不同：单一性看“是不是一个构思”，公开充分看“能不能实现”。

但本案把它们串起来了。判决认定那两项技术手段“在不同层面解决减少能耗的问题，相互之间亦不存在协同作用”，这个认定同时支撑了两个结论：

第一，它们在技术上可以分离，所以删掉不会伤及权利要求 1、2 的完整性；

第二，它们解决的是不同的技术问题，所以删掉之后，那两个技术问题也就不再是本案要解决的问题，相应的公开要求随之消失。

换句话说，技术上的“可分离”，是程序上“可删”的前提。如果两项技术特征是协同的——A 离开 B 就不成立——那删掉 B 会让 A 悬空，此时以 B 写不清为由否定公开充分，就站得住。

这也是答辩时要先想清楚的一件事：你要删的那部分，跟你要保的那部分，到底是并行关系还是依赖关系。并行，可以删；依赖，删了就是自伤。

四、对申请人的操作提示：什么时候删，删了怎么用

本案给申请人提供了一条现实的救济路径，但要用对，得先弄清三个问题。

第一个问题：什么情况下该删。

判断标准是“删掉之后方案还成立吗”。如果被指出的那部分技术特征是方案的必需件，删了就不成立，那就不能删——此时要争的是“其实写清楚了”，或者补实验数据、补说明（注意不能超范围）。

如果被指出的那部分是可分离的——独立承担一项功能、与其余部分无协同关系——那就可以考虑删，把争议点直接切掉。

本案的“圆形支撑墙”“配重调节阻水板角度”就是可分离的：它们服务于“减少阻力杆转动阻力”，而权利要求 1、2 的核心是提高电能转换效率，两条线各走各的。

第二个问题：删到什么程度。

删得太少，争议点还在；删得太多，方案空心化，拿到授权也没用。实务上的做法是：把被指出的技术特征连同依附它的从属权利要求一并处理，保留能独立成立的最小方案。

本案的修改方式就是这个思路——删的是原从属权利要求 3 至 6 中那两项技术特征，权利要求 1、2 的结构不动。

第三个问题：删了之后，怎么在复审意见里说。

很多申请人删完之后只写一句“已修改权利要求，请予授权”，把最关键的论证省掉了。正确的写法至少要有三层：

第一层，说明修改的内容和依据——删了哪几项、依据原说明书哪一段，不超范围。

第二层，指出删除后权利要求的技术方案和所要解决的技术问题发生了什么变化——本案的说法是“不再要解决减少阻力杆转动过程中的阻力这一技术问题”。

第三层，把审查意见的落点逐条对回去——审查员说 A 写不清，现在 A 已不在权利要求内，故该理由不再适用。

这三层写完，审查员才好顺着你的逻辑走。本案在复审阶段其实已经做了这个动作（修改被接受），但复审决定仍然按原范围审，最终由法院纠正。

最后说一句本案的边界。判决不是说“说明书可以随便写不清”，它说的是“写不清的部分，只要不在权利要求范围内，就不影响授权”。这两句话差别很大。

如果写不清的部分正好落在权利要求里，该驳还是驳。所以真正的启示不是“删了就赢”，而是“权利要求写到哪里，说明书就必须写到哪里的清楚程度”——范围与公开，永远是同一笔交易的两面。

这个案子最容易被记住的是一句“撤销被诉决定”，但真正有用的是那句被反复引用的标准：公开充分审的是权利要求限定的方案，不是说明书里的每一个字。说明书是仓库，权利要求是货架，法律只要求你把货架上的东西说清楚。申请人删掉了写不清的那部分，审查就该跟着缩回来——可惜复审和一审都没跟上，最后由最高法把这条对应关系重新接上。写专利的人和审专利的人，都该记住这条对价：保护到哪里，公开到哪里，一分不多，一分不少。