参考案例尚某诉柳州某塑料制品厂专利权宣告无效后返还费用纠纷案

一、案情速览

厂子用了别人的专利，打官司打成和解：付 22 万许可费，分两期，先付 12 万，可以生产到 2020 年底。钱刚付完，专利被宣告全部无效。

厂子起诉要求退回 12 万，一审判全额返还，二审改判一分不退。争的不是「专利没了」，而是「已经付的钱要不要跟着作废」。

最高人民法院给了一个可以算的公式：已付金额占许可费总额的比例，与已使用期间占许可期限的比例，两个比例比一比，差得太远才算显失公平。

二、裁判要点提炼

专利权被宣告无效前已经支付的专利许可使用费，与许可使用费总额之比，明显高于专利权被宣告无效前的许可期间与整个许可期限之比的，属于专利法第四十七条第三款所称「明显违反公平原则」，当事人请求返还的，人民法院可予支持。

无效宣告对已经履行的专利实施许可合同不具有追溯力；是否存在应予返还的显失公平情形，由被许可实施专利的人或者被诉侵权人举证证明。

三、赵律师点评

22 万的许可费，付了 12 万，专利没了

尚某是一项发明专利的专利权人。专利号200810233502.3，名称是「纸碗或纸杯的筒纸片排版方法」。这是一项很具体的技术：一张纸上怎么排布杯身、杯底的扇形片，才能少浪费纸、多出成品。纸杯行业利润薄，排版省下来的每一个百分点都是钱。 2018年10月31日，尚某以柳州某塑料制品厂侵害这项专利权为由，向柳州市中级人民法院起诉。 起诉之后不到一个月，双方坐下来谈成了。2018年11月16日，法院根据双方自愿达成的协议制作了民事调解书，内容两条：第一，塑料制品厂支付专利许可使用费22万元，2018年11月16日先付12万元，2019年8月10日前再付10万元；第二，尚某许可该厂在2018年11月16日至2020年12月31日期间，使用这项专利生产同类型产品。 签调解书的当天，厂子就把12万元付了。剩下的10万元，后来没有付。 事情在另一个方向起了变化。2018年10月30日——比起诉还早一天——有案外人向国家知识产权局请求宣告这项专利权无效。2019年4月3日，国家知识产权局作出第39740号无效宣告审查决定，宣告这项专利权全部无效。这个决定经过司法程序，已经生效。 厂子于是又上了法庭，这次是原告。主张很简单：专利被宣告无效，无效的效力应当追溯到一开始，那么当初基于这项专利付的钱就失去了根据，尚某应当返还12万元及利息。 2021年4月18日，柳州市中级人民法院作出（2019）桂02知民初11号民事判决，支持了厂子的请求，判令尚某返还12万元。 尚某上诉。2022年6月9日，最高人民法院作出（2021）最高法知民终1986号民事判决：撤销一审判决，驳回厂子的诉讼请求。 12万元，一分不退。 本案走的程序值得多说一句：它不是判决，是调解书。 2018年10月31日尚某起诉侵权，11月16日法院制作民事调解书，前后不到二十天。这个速度说明双方在诉讼外已经谈得差不多了，起诉只是为了给协议加一道强制力。这是知识产权维权里常见的做法——先起诉施压，再谈许可，用调解书把结果固定下来。 调解书和判决书在履行上的效力是一样的：都可以申请强制执行。但在法律定性上，它有一个特点：调解书是当事人合意的确认，不是法院对是非的判断。 这一点在本案后来的争议里起了作用。厂子主张，调解书是对侵权纠纷的处理，专利无效了，这份调解书的基础就没了，钱应当退。法院的回应是：这份调解书确认的是一份以专利许可使用为形式的和解协议，性质上是许可合同，不是侵权赔偿判决。 换句话说，双方当初谈的不是「你赔我多少」，而是「你付我多少，我许你用多久」。这个定性一旦成立，它就落进了专利法第四十七条第二款「已经履行的专利实施许可合同」这一档，无效决定对已履行部分不具追溯力。 如果当初谈的是赔偿，结论会不同吗？也不一定。第二款同时列了「人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书」，赔偿同样不追溯。真正的区别在第三款的公平原则判断上：赔偿金对应的是过去的侵权行为，许可费对应的是未来的使用期间，两者的「比例」含义不一样，比较的方法也不一样。

「视为自始不存在」，为什么又被法律自己打了个折

专利法第四十七条给无效宣告定了一个很硬的基调：宣告无效的专利权视为自始即不存在。 「自始」两个字很重。它的意思是，这项权利不是从宣告那天起才没有的，而是从一开始就没有过。按这个逻辑往下推，基于这项专利收的许可费、赔偿金、转让费，全都失去了法律上的原因，都该退。 但法律紧接着在第二款踩了刹车：宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。 这一款的用意是维护交易安全。一项专利可能许可给几十家、上百家企业使用，也可能已经在几十个判决里判过赔偿。如果一旦无效就全部倒回去算，所有已经了结的交易都要重新打开，整个市场都会被搅乱。所以立法做了一个取舍：向后的效力彻底否定，向前的效力原则保留。 本案的调解书，正落在「已经履行的专利实施许可合同」这一档里。厂子付的12万元，是在无效决定作出之前付的，而且是按调解书履行的。按第二款，无效决定对这一部分没有追溯力。 到这一步，厂子的请求已经被挡住了一半。但法律还留了一个口子——第三款：依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。 这句话是本篇的核心。「不返还」是原则，「明显违反公平原则」是例外。问题的全部难度，在于什么算「明显」。 专利法第四十七条的三款，其实是一个层层收窄的结构，值得完整看一遍。 第一款定基调：宣告无效的专利权视为自始即不存在。这是最强的一句，也是所有争议的起点。 第二款踩刹车：无效决定对三类已经完成的事项不具追溯力——人民法院作出并已执行的侵权判决、调解书；已经履行或者强制执行的侵权纠纷处理决定；已经履行的实施许可合同和转让合同。但书是：因专利权人的恶意给他人造成损失的，应当赔偿。 第三款开口子：依照第二款不返还赔偿金、使用费、转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。 三款连起来读，价值取向很清楚：向后彻底否定，向前原则保留，保留得过分时再调回来。 那个但书提到的「恶意」，是另一条独立的路径，本案没有涉及。什么样的情形算恶意？典型的是明知自己的技术不构成专利、或者明知专利权已经失效，仍然对外许可收费；也包括伪造实验数据骗取授权后大量许可。恶意的举证责任在主张的一方，难度比「显失公平」更高，因为它要证明的是主观状态。 实务中还有一层容易被忽略：第二款保护的是「已经履行」的部分。如果许可费约定分期，尚未到期、尚未支付的部分，属于未履行，无效决定对它是有影响的——被许可人可以拒绝继续支付。这一点在本案里也有体现：22万元中的第二期10万元，厂子始终没有付，尚某也没有在本案中主张，因为专利已经无效，这一期失去了依据。 所以一份许可合同在专利被无效后的命运，是分段的：已付的不退（除非显失公平），未付的可以不付，正在履行的可以终止。这条时间线，比「退或不退」这个二元判断要细致得多。

最高法给的算式：两个比例，比一比

本案最有价值的地方，是最高人民法院把「明显违反公平原则」这个抽象表述，换算成了一个可以动手算的公式。 判决的表述是：当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则属于「明显违反公平原则」。 把本案的数字代进去。 第一个比例：已付金额 12 万元除以许可费总额 22 万元，约等于 54.5%。 第二个比例：实际使用期间除以整个许可期限。许可期限是 2018 年 11 月 16 日到 2020 年 12 月 31 日，大约 25.5 个月。无效决定作出日是 2019 年 4 月 3 日，从 2018 年 11 月 16 日到 2019 年 4 月 3 日，大约 4.5 个月。4.5 除以 25.5，约等于 17.6%。 54.5% 对 17.6%，差了三倍多。乍看像是「付得太多、用得太少」，该退。但最高法没有停在这里。 判决接下来写：许可费用金额亦略低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，且厂子也未能举证证明该金额明显超出正常范围。也就是说，22 万元这个总价本身是合理的、甚至偏低的。 再看付款结构：12 万元是第一期，占总价 54.5%；许可期限 25.5 个月，第一个付款节点对应的履约进度大致相当于前四分之一。这个付款安排是双方自愿谈出来的，不是尚某单方定的。 所以判决的落点是：相对于实际使用期间与许可期限之比，尚属合理，不存在显失公平的情形。 这里的推理值得琢磨。法院并不是简单比较两个百分比的大小，而是先看总价是否公允、再看付款安排是否双方自愿。如果总价本身公允、分期是谈出来的，那么「先付得多、后用得多」就只是一个商业安排，不构成法律上的不公平。 这个比例公式在适用时，有几个技术细节要说清。 第一，两个比例的起止点要对应。已付金额的比例，分母是许可费总额；已使用期间的比例，分母是整个许可期限。分子的时间起点，是许可开始之日，终点是无效决定作出之日——不是无效决定生效之日，也不是判决之日。本案用的是2019年4月3日，即国知局作出无效决定的日期。 第二，如果许可合同没有明确期限，比如写成「至专利失效为止」，那么分母就无法直接确定。这种情况下，实践中的处理是参照专利的剩余保护期，或者参照行业惯例推定一个合理期限。这对当事人的启示是：许可期限一定要写死，写成具体日期，别写「长期」。 第三，公式不是唯一标准。判决在算出两个比例之后，还看了总价是否公允、付款安排是否双方自愿。也就是说，即便比例悬殊，如果总价本身偏低、分期是谈出来的，也可能不构成显失公平；反过来，如果总价明显虚高，即便比例接近，也可能被认为不公平。 第四，「明显」这两个字是有门槛的。轻微的不成比例，法院不会介入。本案两个比例相差三倍多，法院仍然认定不构成显失公平，可见这个门槛不低。想主张返还，得拿出更扎实的证据：同类专利的市场许可价、同行业的价格水平、对方的许可政策等等。 第五，返还的范围是「全部或者部分」，不是必然全部。即便认定显失公平，法院也可以只判返还一部分，按实际使用期间折算。这是比例原则在赔偿领域的体现。

谁来证明「不公平」：举证责任在用过专利的人身上

判决里有一句很容易被跳过的话：对于是否存在返还的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人举证证明。 这一句把举证责任分配得很清楚。主张返还的一方——通常是被许可人、被诉侵权人——要证明「不返还明显违反公平原则」。专利权人不需要证明「不退是公平的」。 这个分配有它的道理。付了钱的人手里握着合同、付款凭证、无效决定，他知道自己付了多少、用了多久、总价怎么谈的。让他来证明「我付的比例远高于我用的比例」是最方便的。反过来，让专利权人去证明一个否定命题——「不退并不违反公平」——几乎不可能。 这条规则对企业的实务意义很直接：签专利许可合同的时候，付款节奏、许可期限、总价依据，这三样东西要留痕。 付款节奏留痕，是为了算第一个比例的时候有据可查。许可期限留痕，是为了算第二个比例的时候不至于含糊——很多合同写「长期许可」或者「至专利失效为止」，真出了争议，期限算不清，比较就无从谈起。总价依据留痕，是为了证明这个价格公允：同类专利的市场许可价、其他被许可人的价格、评估报告、谈判记录，都能用上。 反过来说，如果一份合同只写了一个总价、一次性付清、期限写到专利到期为止，那么专利在第几个月被无效，就成了决定能不能退钱的关键变量，而当事人对此毫无控制。 本案厂子的败诉，很大程度上败在举证上。判决写得很直白：厂子未能举证证明该金额明显超出正常范围。它主张的是「专利没了所以钱该退」，但法律要它证明的是「不退不公平」。这两件事不是一回事。

和解协议里的钱，为什么比判决赔偿的钱更难退

本案还有一层特殊之处，判决专门点出来了：涉案调解书是对双方在侵害发明专利权纠纷案中自愿达成的、以专利许可使用为形式的和解协议的确认。 这句话有两层含义。 第一层，这笔钱的性质是许可使用费，不是侵权赔偿金。虽然它产生于一场侵权诉讼，但双方谈成的是「你付钱，我许可你用」，法律上把它归入许可合同关系。这一点决定了它适用的是第四十七条第二款里「已经履行的专利实施许可合同」这一档。 第二层，它是自愿谈成的，不是法院判的。判决特意提到，许可费用金额略低于该专利在其他侵权纠纷案中判决的金额。这句话的作用是给这笔钱贴一个「公允」的标签：如果当初判赔的数目比这还高，那么现在说 22 万元收多了，站不住。 这就带出一个实务上的判断：和解谈成的许可费，在无效之后比法院判决的赔偿金更难要回来。原因不是法律对和解另眼相看，而是和解价通常低于判决价，天然更接近「公允」，也就更难被认定成「明显不公平」。 这一点在谈判时值得放进来考虑。被指控侵权的一方，在谈和解时如果能接受一个稍高的总价、但把付款拉长、把首付压低，那么将来万一专利被无效，能要回来的空间就大一些。反过来，如果为了压低总价而接受一次性付清，风险就全压在自己身上。 当然，这一切的前提是合同还在履行期内。如果许可期已经走完、钱也付清了，再来主张返还，难度会大得多——那时候「已经履行完毕」这四个字，几乎就是终局。

这个案子把一个很容易想当然的推论推翻了：专利被宣告无效，不等于之前为这项专利付的钱都能要回来。法律在「无效就是自始没有」和「已经了结的交易不能随便翻」之间，选了一个折中的位置：往后彻底否定，往前原则保留，只在明显不公平时开一个口子。 这个口子有多大，最高人民法院用一个比例公式量了出来。它给企业留下的功课很具体：签许可合同时，把总价的依据留下，把付款节奏谈散，把许可期限写清。这三件事做与不做，决定了将来那笔钱是能要回来一部分，还是一分都要不回。 对权利人来说，这个案子也不是全无提醒。专利被无效，最先受损的往往是被许可人；如果许可费的收取方式过于激进——一次性收足、期限却很长——那么在专利倒下的时候，退钱的压力会全部回到自己身上。收得稳一点，反而走得更远。