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参考案例云南省楚雄市某医药研究所诉杨某专利权权属纠纷案

案号:(2021)最高法知民终403号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2021-12-06
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

治疗失眠的中药复方发明专利——所长说专利是我自己研制的,单位说八年的临床观察用的都是所里的平台:负责人不是普通员工,账怎么算。

最高法院:「如果涉案专利的发明人并非普通在职人员,而是可以调动单位所有资源的单位负责人,则涉案专利是否为该负责人『执行本单位的任务』所完成的职务发明创造,还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与涉案专利的关联性予以综合判断」;专利说明书自载「发明人通过8年来的临床用药进行观察,共通过110例失眠症患者进行临床观察」——八年临床观察既系其本职履职行为、又是研发关键环节;研究所宗旨即彝族医药研究开发,「研究开发彝族医药是某医药研究所的核心工作内容」;「不能因其亦承担研究所的管理职责,就否定其研究人员的身份」——高度关联,职务发明成立,专利权归研究所。

规则确立:所长的白大褂脱不下来——头衔管行政,本行是科研;单位的本职账,按业务本质算。

二、裁判要点提炼

发明人系可调动单位资源的单位负责人时,可综合考虑其日常工作内容、知识背景以及单位的根本性质、主营业务等与诉争专利的关联性,判断专利是否为其执行本单位任务所完成的职务发明创造。

单位负责人兼具管理职责与研发身份的,不能仅以其承担管理职责否定其研究人员身份;其在单位核心业务领域完成、利用单位资源形成的发明创造属职务发明。

三、赵律师点评

一所之长与一味中药

杨某系云南楚雄某彝医药研究所所长、主任医师,二〇一七年以个人名义申请「一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用」发明专利并获授权——专利说明书载明「通过8年来的临床用药进行观察,共通过110例失眠症患者进行临床观察,该药治疗总有效率90%」。研究所诉请确权:专利系杨某任负责人期间利用单位场地设备经费研发。杨某抗辩:完全自费研制、未用单位资源;单位用他的专利生产药品是「使用成果」不是「创造过程」。一审昆明中院驳回研究所诉请。研究所上诉。

负责人身份的综合判断

最高法院撤销一审、改判专利权归研究所。第一层,规则的扩展:「执行本单位的任务」的职务发明包括本职工作内与单位交付任务外两类;负责人不是普通员工——「还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与涉案专利的关联性予以综合判断」。第二层,三组关联的锁定:其一,工作内容的关联——说明书自认的八年临床观察,恰好发生其在州中医院与研究所工作的八年内,临床观察「既是其履行本职工作的行为,又是完成诉争专利的……研发的重要环节」;其二,单位性质的关联——研究所宗旨与业务范围即彝族医药研究及验方开发,「研究开发彝族医药是……核心工作内容」;其三,身份与资源的关联——「不能因其亦承担研究所的管理职责,就否定其研究人员的身份」,且在案证据显示其实际参与研发;单位在专利申请前后采购过配方中的四味药材。三组关联叠加,「与其本职工作具有高度关联性」——职务发明成立。

负责人职务发明争议的对表

给科研事业单位:负责人的研发成果先按职务发明的账预估——核心业务领域、单位资源使用、说明书里的研究过程自认,三处取证;章程与岗位职责写明研发与成果归属,事前定分止争。给单位负责人:在单位主营业务内做出的发明,即便自费投入也难辞职务发明之认定——想保有个人专利,避开单位核心业务方向或事先与单位书面约定权属;说明书里写的研发过程会变成呈堂证供。给法院:负责人案件的审查框架——跳过「本职岗位」的字面,按日常工作内容、知识背景、单位性质主营业务三轴综合判断;说明书自认的研究过程是关联性认定的捷径。

一味治失眠的中药、八年的临床观察、一所之长的个人专利——最高法院把负责人的身份账算细:白大褂底下有公章,公章底下还有听诊器;单位的本行就是你的本职,本行里长出的专利归单位。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

杨某于2017年3月16日向国家知识产权局申请专利号为201710157080.X、名称为“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”的发明专利(以下简称诉争专利),并获得授权。

原告云南省楚雄市某医药研究所(以下简称某医药研究所)诉称:诉争专利系杨某担任该研究所负责人期间使用该研究所单位的场地、设备,利用本单位经费投入药品研发、实验集体研发的发明创造,杨某参与的研发工作与其在某医药研究所承担的职务职责紧密相关,诉争专利应当归属于本研究所。故请求判令:(1)诉争专利权归属于某医药研究所所有;(2)杨某将留存的全部诉争专利技术资料,于判决生效之日起15日内一次性交还给某医药研究所(该研究所当庭明确为技术交底书和临床实验资料);(3)杨某承担本案案件受理费及律师费9090.9元。

杨某辩称:诉争专利完全是杨某自己投资研制发明,未使用单位资金、场地、设备,更不属于集体研发。单位用杨某的发明专利生产药品,为社会提供服务,为单位取得了效益,该过程是单位使用杨某发明专利成果的过程,并不是发明专利的创造过程。

法院经审理查明:

某医药研究所系云南省楚雄彝族自治州卫生和计划生育委员会成立的事业单位法人,原法定代表人为杨某,杨某全面负责该研究所的工作。2015年9月,杨某办理延时五年退休手续后在该研究所工作。杨某于1999年12月经云南省卫生技术主任医师副主任医师评定委员会评审认定其为主任医师。诉争专利发明人为杨某等,专利权人为杨某。该专利权利要求1为一种治疗失眠的药物组合物,其特征在于所述的治疗失眠的药物组合物包括原料重量份的酸枣仁100-400份、柏子仁100-300份、红景天50-150份、佛手柑30-100份,经前处理、提取和后处理步骤制备得到。说明书[0020]段记载“发明人通过8年来的临床用药进行观察,共通过110例患者进行临床观察,该药总有效率90%”。说明书[0065][0066][0067]段实施例中载明部分患者使用该发明专利制备的药物组合物治疗后有效果。

某研究所于诉争专利申请前后采购过酸枣仁、柏子仁、红景天、佛手。

云南省昆明市中级人民法院于2020年12月3日作出(2020)云01知民初31号民事判决:驳回某医药研究所的全部诉讼请求。宣判后,某医药研究所以诉争专利完成时杨某系该研究所负责人,全面掌握单位研发资源,故诉争专利应归属本研究所为由,提起上诉。最高人民法院于2021年12月6日作出(2021)最高法知民终403号民事判决:一、撤销云南省昆明市中级人民法院(2020)云01知民初31号民事判决;二、确认201710157080.X号“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”发明专利权属于云南省楚雄市某医药研究所所有;三、驳回云南省楚雄市某医药研究所的其他诉讼请求。法院生效裁判认为:根据专利法及其实施细则的规定,单位在职人员“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造,包括该在职人员“在本职工作中作出的发明创造”和“履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造”这两种较为具体的情形。

如果涉案专利的发明人并非普通在职人员,而是可以调动单位所有资源的单位负责人,则涉案专利是否为该负责人“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造,还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与涉案专利的关联性予以综合判断。

本案中,诉争专利说明书明确记载:“发明人通过8年来的临床用药进行观察,共通过110例失眠症患者进行临床观察,该药治疗总有效率90%”。在涉案专利申请日前的8年内,杨某均在楚雄州中医院及其“加挂牌子”的某医药研究所工作,其对患者临床用药进行观察的行为既是其履行本职工作的行为,又是完成诉争专利的中药复方产品研发的重要环节。另外,某医药研究所的宗旨和业务范围包括开展彝族医药研究,彝族医药知识和彝族药单方验方收集、整理、开发。可见,研究开发彝族医药是某医药研究所的核心工作内容。杨某作为具有研发能力的研究所所长,不能因其亦承担研究所的管理职责,就否定其研究人员的身份。况且,虽然杨某强调其承担的是研究所的管理职责,但现有证据已经显示其参与了该研究所的研发工作。

综合以上因素,杨某在某医药研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造,与其本职工作具有高度关联性,诉争专利应认定为杨某在本职工作中作出的发明创造。发明人是可以调动单位有关资源的单位负责人时,可以综合考虑其日常工作内容、知识背景以及单位的性质、主营业务等与诉争专利的关联性,判断专利是否为其“执行本单位的任务”所完成的发明创造。

案号:(2021)最高法知民终403号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-12-06

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-008)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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