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参考案例深圳市某电子股份有限公司诉深圳市某科技有限公司、无锡某电子有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案

案号:(2021)最高法知民终1313号最高人民法院 · 集成电路布图设计专有权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2021-09-07
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人姓名等信息已隐去。

一、案情速览

深圳一家电子公司持有一份集成电路布图设计登记证书,发现别人销售的芯片复制了它的布图设计,于是起诉到深圳市中级人民法院,要求停止侵害并赔偿。

官司打到一半,这份布图设计专有权被国家知识产权局撤销了。权利人虽然已经就撤销决定提起行政诉讼,但权利基础处于不确定状态。

最高人民法院知识产权法庭 2021 年裁定驳回上诉、维持一审驳回起诉的裁定。理由是可以参照专利被宣告无效后的处理方式,等权利状态稳定了再另行起诉。

二、裁判要点提炼

侵害集成电路布图设计专有权纠纷中,涉案专有权在诉讼期间被撤销,权利人据以起诉的权利基础处于不确定状态的,人民法院可以裁定驳回起诉。

驳回起诉不等于实体上败诉。如果撤销专有权的行政决定随后被生效行政判决撤销,权利状态明确稳定,权利人可以另行起诉,其合法权利不会因此受到严重损害。

三、赵律师点评

一份登记证书,是他打官司的全部本钱

深圳一家电子公司在 2009 年申请了一份集成电路布图设计登记,登记号是 BS.095006249。这份证书是它的核心资产——芯片这个行业,投进去的钱大部分是研发,而研发的成果最后就凝结在那一层一层的版图上。

布图设计专有权是一种比较特殊的知识产权。它保护的不是芯片的功能,也不是芯片里跑的代码,而是芯片内部那些元件和连线的三维配置。换句话说,同样实现一个功能,你可以用完全不同的版图做出来;法律保护的,是「你这一个画法」,不是「这个功能」。

这种保护是有前提的:得登记。

芯片做出来之后,权利人向国家知识产权局提出登记申请,提交图样、结构技术功能简要说明等材料。审查通过,发证书。有了证书,才谈得上起诉别人侵权。没有证书,或者证书被撤销了,后面的诉讼就无从谈起。

本案的原告手里有证书。它调查发现,深圳另一家科技公司销售的芯片,是从无锡一家电子公司采购的,而这款芯片复制了它的布图设计。于是它起诉到广东省深圳市中级人民法院,要求这两家公司停止侵害、赔偿损失。

这个诉讼结构在知识产权案件里很常见:告生产者,也告销售者。生产者是源头的复制行为,销售者是把侵权产品推向市场的行为,两个都告,才能既断源头又断渠道。

案子在 2019 年立案,一审案号是(2019)粤03民初4778号。

接下来发生的事情,是这类案件里最尴尬的一种:审理过程中,涉案的布图设计专有权被国家知识产权局撤销了。

撤销是什么意思?就是那份登记证书失效了。行政机关经过审查,认为这份布图设计不符合授权条件,作出撤销决定。对权利人来说,这等于地基被抽走了。

原告没有坐等。它在法律规定的期限内,就国家知识产权局的撤销决定提起了行政诉讼。这是它的救济途径:不服撤销决定,可以到法院告行政机关。

但行政诉讼有一个过程,一审、二审走下来可能要一两年。这段时间里,那份布图设计专有权到底还算不算数?说不清。它既没有被最终确认有效,也没有被最终确认无效,处于一种悬着的状态。

法院这时候要做一个选择:这个侵权官司,是继续审下去,还是先停下来?

深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 10 日作出裁定:驳回起诉。

原告上诉。最高人民法院 2021 年 9 月 7 日作出(2021)最高法知民终1313号民事裁定:驳回上诉,维持原裁定。

一个已经立案、已经在审理的侵权官司,就这样在程序上被挡了回去。对原告来说,这当然不是想要的结果。但理解法院为什么这么处理,比抱怨结果更有用——因为这条路径,是所有布图设计案件、也包括专利案件在内,都会碰到的一道关。

立案之后,证书被撤销了

要把这个案子讲清楚,得先弄明白一件事:为什么证书被撤销,官司就打不下去了。

知识产权诉讼有一个共同的特点:原告必须先证明自己「有权利」。这个证明责任,比一般侵权案件要重。在人身损害案件里,你只要证明自己受了伤、对方有过错,法院就往下审;在知识产权案件里,法院第一件事是问:你这个权利,现在还有效吗?

布图设计专有权的有效期是十年,自登记申请日或者首次商业利用日中最先发生之日起算。在有效期内,权利人对布图设计享有专有权,别人未经许可不得复制、不得为商业目的进口、销售或以其他方式使用。

但「有效」这两个字,是可以被推翻的。国家知识产权局可以撤销登记,理由包括:不属于布图设计的客体、不具有独创性、超过申请期限等等。

一旦撤销,法律后果很重。判决书里写得很直接:如该行政决定最终未被生效裁判撤销,则涉案布图设计专有权将被视为自始不存在。

「自始不存在」这四个字,是关键。

它不是「从撤销之日起失效」,而是「从来就没有过」。这意味着,基于这份权利提起的所有主张,失去了根基。你起诉时说「他侵犯了我的专有权」,可如果这份专有权自始不存在,那就不存在「侵犯」这回事。

所以法院面临的不是「赔多赔少」的问题,而是「这个诉能不能成立」的问题。

这时候有三种处理方式,摆在法院面前。

第一种,继续审理,判原告败诉。理由是权利基础不存在。但这样判有个风险:万一行政诉讼那边最后把撤销决定撤销了,权利又回来了,这个判决就错了。

第二种,中止审理,等行政诉讼的结果。这是很多人的第一反应——等一等,等权利状态定了再说。判决书专门讨论了这一条,认为若中止侵权诉讼,该案可能长期处于悬而未决的状态。

第三种,驳回起诉。不判实体,只作程序处理,把门关上,但留着钥匙。

本案法院选的是第三种。

为什么?判决给了三层理由。

第一层,权利基础不确定。原告虽然提起了行政诉讼,但那只意味着「撤销决定还没有最终生效」,不意味着「权利还有效」。在行政判决下来之前,权利状态是悬着的。

第二层,中止会让案子长期悬着。这一点很实际。行政诉讼本身要走一审、二审,可能还要再审,两三年很正常。侵权案件中止两三年,证据会散、证人会走、市场会变,对双方都不利。

第三层,有更好的替代路径。判决说,可以参照专利侵权诉讼中专利权被宣告无效后的处理方式。

专利案件的处理方式是什么?专利权被宣告无效后,法院一般裁定驳回起诉;如果无效宣告决定后来被生效判决撤销,专利权人可以在权利状态确定后另行起诉。

这个「另行起诉」的安排,就是那把留着的钥匙。它意味着,原告今天被挡回去,不代表永远进不来。

判决最后写了一句安慰性的话:如果撤销涉案布图设计专有权的行政决定随后被生效的行政判决撤销,权利状态明确稳定,则可另行起诉,并不会对其合法权利造成严重损害。

这句话很重要。它说明法院不是在惩罚原告,而是在做一个程序上的取舍:与其让案子悬着,不如先关上门,等条件成熟再打开。

法院为什么选择「驳回起诉」而不是「中止审理」

这一节专门讲一个技术问题,但它对实务的影响很大:同样是「权利状态不确定」,为什么专利案件有时中止、有时驳回,布图设计案件又为什么选了驳回?

先看法律上的区别。

「中止审理」是一种程序上的暂停。案号还在,案子没结,等某个条件成就之后再恢复。它的好处是省事——不用重新立案、重新送达、重新举证;坏处是时间不可控,而且中止期间诉讼时效、证据保全、财产保全都会变得复杂。

「驳回起诉」是一种程序上的终结。案子结了,但只是「这次不审」,不是「你永远没理」。它的好处是干净——程序上有个明确结论,双方都可以往下走;坏处是原告要重新来过,诉讼费、律师费都得再花一遍。

两者的分界,实务中主要看三个因素。

第一个,权利状态有没有可能很快确定。如果行政诉讼已经开完庭、只等判决,中止一段时间就能恢复,法院可能愿意等。如果行政诉讼刚立案,前面还有很长的路,等下去意义不大。

第二个,中止会不会造成更大的损害。比如侵权产品还在市场上大量销售,中止期间损害持续扩大,那就不宜中止。

第三个,有没有替代的救济路径。如果权利状态恢复后原告可以另行起诉,且不会因为时间流逝而丧失关键证据,驳回起诉的成本就比较低。

本案三个因素都指向驳回。行政诉讼刚起步,权利状态短期定不下来;原告的核心证据(登记文件、鉴定报告)可以保存,不会因为时间流逝而灭失;而且布图设计的有效期是十年,只要权利恢复,剩下的时间里仍然可以主张。

还有一层考虑,是判决里没有明说但能读出来的:这类案件的审理成本很高。

一个布图设计侵权案,要调取图样、要委托鉴定、要做版图比对,鉴定费动辄几十万,周期动辄一年。如果权利基础本身悬着,这些投入很可能白费。法院不愿意让当事人和司法资源都陷进去。

所以「驳回起诉」在这里其实是一种效率选择:先不投入,等条件成熟再投入。

这个思路,对当事人是有启示的。

如果你是权利人,起诉前先查一件事:自己的权利稳不稳?有没有人正在申请撤销?有没有可能被撤销的瑕疵?如果答案不乐观,先打完行政程序,再来打侵权。否则很可能像本案一样,一审打完被驳回,白花两年时间和一笔律师费。

如果你是被诉的一方,收到起诉状后第一件事也是查这个:对方的权利有没有瑕疵?如果有,申请撤销可能比在侵权层面抗辩更有效。本案中,深圳和无锡的两家公司,实际上是通过「对方的权利被撤销」这个事实,把整个诉讼挡了回去——虽然这个撤销不是它们在本案中申请的(判决未载明撤销的申请人),但客观上起到了这个效果。

还要提醒一点:驳回起诉和驳回诉讼请求,法律效果完全不同。

驳回起诉,是程序上不受理,不影响实体权利。原告可以另行起诉,诉讼时效从新的起算点重新计算。

驳回诉讼请求,是实体上不支持,一案定输赢。判决生效后,同一事实、同一理由不能再诉。

本案是前者。原告的上诉被驳回、维持原裁定,但它没有失去将来再告的权利。这个区别,在评估案件结果时一定要分清。

参照专利无效的处理,这条路径意味着什么

判决里最值得琢磨的一句话,是「可参照专利侵权诉讼中专利权被宣告无效后的处理方式」。

「参照」两个字,说明布图设计案件在这个问题上没有专门的规则,法院是借用了专利法的成熟经验。这个借用不是随意的,因为两种权利在结构上高度相似。

相似在哪里?

第一,都是登记(专利是授权)取得,都有一个行政机关事先审查的环节。第二,都有一个事后的纠错程序——专利是无效宣告,布图设计是撤销。第三,都要求权利人有「独创性」(专利叫新颖性、创造性),而这个判断本身带有相当的专业性,行政机关和法院可能得出不同结论。

正因为结构相似,处理方式也就顺理成章:权利被撤销了,侵权诉讼就失去了基础;等行政程序走完,权利状态确定了,再决定要不要重新打。

这套安排,法学上叫「权利状态与诉讼程序的衔接」。它要解决的是一个两难:行政程序和民事程序在同一个权利上并行,谁先谁后?

我国的做法,大体是「行政优先」。理由是:权利存不存在,是行政授权行为的效力问题,民事法院不宜直接否定行政机关的决定。所以民事案件遇到权利被撤销,一般是让路。

但这个「让路」不是无条件的。判决里那句「如果撤销决定被生效行政判决撤销,权利状态明确稳定,则可另行起诉」,就是这个条件的表述。

反过来推,如果行政诉讼的最终结果是维持撤销决定,那这份布图设计专有权就自始不存在了。原告不仅这个案子输了,将来也不能再基于这份权利起诉任何人。这才是真正的终局。

所以对当事人来说,行政诉讼那场官司,才是决定性的。侵权诉讼只是它的影子。

这里还有一个时间差的问题,值得单独说。

布图设计专有权的有效期是十年。假设一份布图设计在登记后第五年被申请撤销,权利人起诉侵权,一审期间被撤销,然后打行政诉讼打了三年。三年后行政判决撤销了撤销决定,权利恢复。这时候,距离十年期满只剩两年。

也就是说,权利人为了保住权利,花掉了三年;等权利确认下来,可主张的期间已经很短了。这个时间成本,是制度设计上没有完全解决的问题。

本案原告面对的就是这种局面。它在 2019 年起诉,2021 年被驳回起诉,中间两年。如果行政诉讼再打两年,到 2023 年,权利确认下来,还剩多少时间,要看登记日。

这也解释了为什么法院在裁定里特意写了「并不会对其合法权利造成严重损害」——它是在回应这种担忧:你的权利没有消失,只是暂时不能行使。

实务中,遇到这类情况,权利人可以做的有几件事。

一是尽快推进行政诉讼,不要拖。行政程序的进度,直接决定民事案件什么时候能重新启动。

二是在行政诉讼期间,尽可能固定侵权证据。公证购买、网页快照、销售记录,该做的都做。因为将来另行起诉时,侵权行为可能已经停止、证据可能已经灭失。

三是评估「值不值得」。如果权利剩余期限不长、侵权规模不大,重新起诉的成本可能超过收益。这种情况下,和解或者放弃,也是理性的选择。

四是可以考虑换一条路。布图设计被撤销,不代表芯片本身没有其他保护。如果芯片里有软件,可以主张著作权;如果有独特的外观,可能涉及外观设计专利;如果涉及商业秘密(比如设计文档、工艺参数),还可以走反不正当竞争。这些路径的门槛和举证要求不同,值得一并评估。

本案的原告没有走这些路,我们无从判断是否可行。但作为方法论,这是遇到「权利基础出问题」时应该想到的备选方案。

权利被撤销又撤销回来,怎么办

这是本案留下的最后一个问题,也是最实际的一个:假如你就是那个原告,证书被撤销了,行政诉讼还在打,接下来该做什么?

第一步,判断时间。

看行政诉讼走到哪一步。如果已经一审开庭、只等判决,可以等;如果刚立案,那就要做长期打算。这个判断直接决定后面的策略——等,还是先撤诉保留诉权。

第二步,判断价值。

算三笔账:这份布图设计还能保护多久(十年减去已过年限);侵权产品的销售规模有多大(销售额乘以行业利润率,再乘一个合理的许可费率);重新起诉的成本有多少(诉讼费、鉴定费、律师费,加上两三年时间)。

如果第二笔远大于第三笔,值得打;如果差不多甚至倒挂,不如谈和解。

第三步,保全证据。

这一步最容易被忽略,但最重要。侵权证据会随时间消失:产品可能停产、网页可能下架、销售记录可能被删除。所以要在第一时间做证据保全公证,把侵权产品的购买过程、销售页面、宣传材料全部固定下来。

技术性证据也要保全。布图设计案件的核心证据是版图比对,需要把对方的芯片拿去做逐层剥离、拍照、比对。这个过程有时效性——如果对方改了版图、换了工艺,原来的证据就没用了。

第四步,考虑并行的其他请求。

前面说过,布图设计只是芯片保护的一条路。如果这条路暂时走不通,还有几条可以考虑。

著作权。芯片里的固件、驱动程序、设计文档,都可能构成作品。如果对方连软件一起抄了,可以主张著作权侵权。这条路的优点是门槛低——作品完成即受保护,不需要登记(登记只是初步证据)。

商业秘密。布图设计的原始设计文件、工艺参数、测试数据,如果符合「不为公众所知悉、有商业价值、采取了保密措施」三个条件,可以构成商业秘密。这条路的关键是保密措施——有没有签保密协议、有没有权限管理、有没有离职交接记录。

反不正当竞争。如果对方是通过挖人、窃取的方式获得布图设计,可能构成侵犯商业秘密之外的不正当竞争行为。

专利。如果芯片的某个电路结构本身有创新,可能申请过发明专利或实用新型。专利的保护强度比布图设计更高,但授权门槛也更高。

这四条路不是互斥的,可以同时主张。实务中很多芯片侵权案,原告会同时提布图设计、著作权、商业秘密三项请求,哪条走得通算哪条。

第五步,接受一种可能:什么都拿不回来。

这话不好听,但必须说。如果行政诉讼最终维持撤销决定,这份权利自始不存在,那么基于它的所有主张都落空。原告不仅拿不到赔偿,还要承担自己的诉讼成本,甚至可能因为申请保全错误而赔偿对方损失。

这就是知识产权诉讼的风险。它和人身损害、合同纠纷不一样——那些案子的权利是天然的,而知识产权的权利是行政机关授予的,可以被收回。

所以对芯片企业来说,最稳的做法不是打赢官司,而是别让权利出问题。

具体来说:申请登记时,把图样和说明材料做扎实,尤其是「独创性」的说明,要能说清哪些部分是自己独创的、为什么不是常规设计。这一点在本案里没法补救,但在下一案里(3599 号那个案子)恰恰是胜负手。

日常管理中,把研发过程记录保存好。设计稿、修改记录、评审意见、测试报告,这些都是将来证明「这是我的智力劳动成果」的证据。

发现侵权时,先查权利状态,再决定动不动手。这一步花不了几天,能省掉很多麻烦。

如果您手里的知识产权证书正在被人申请撤销,先别急着起诉侵权。把行政程序的时间表排出来,把侵权证据先保全好,再算一笔账:权利还剩几年、侵权规模多大、重新起诉要花多少。这三笔算清楚,才知道该等、该打,还是该谈。

四、判决书全文(点开阅读 · 当事人姓名等信息已隐去)

深圳市某电子股份有限公司是登记号为BS.095006249的集成电路布图设计(以下简称涉案布图设计)专有权的权利人。其调查发现深圳市某科技有限公司销售的采购自无锡某电子有限公司的芯片,复制了涉案布图设计,故诉至广东省深圳市中级人民法院,要求深圳市某科技有限公司、无锡某电子有限公司停止侵害并赔偿损失。审理过程中,涉案布图设计专有权被国家知识产权局撤销。

广东省深圳市中级人民法院于2021年3月10日作出(2019)粤03民初4778号民事裁定:驳回深圳市某电子股份有限公司的起诉。深圳市某电子股份有限公司提出上诉,最高人民法院于2021年9月7日作出(2021)最高法知民终1313号民事裁定:驳回上诉,维持原裁定。法院生效裁判认为:首先,深圳市某电子股份有限公司以其享有的涉案布图设计专有权向人民法院提起诉讼,但本案一审期间,该集成电路布图设计专有权已被国家知识产权局撤销。尽管深圳市某电子股份有限公司在法律规定期限内就国家知识产权局的行政决定提起诉讼,但其权利基础仍处不确定状态,如该行政决定最终未被生效裁判撤销,则涉案布图设计专有权将被视为自始不存在,从而丧失起诉的权利基础。

其次,深圳市某电子股份有限公司起诉深圳市某科技有限公司、无锡某电子有限公司侵害其集成电路布图设计专有权,在权利基础状态不确定的情况下,若中止侵权诉讼,该案可能长期处于悬而未决的状态。最后,侵害集成电路布图设计专有权纠纷亦属知识产权纠纷范畴,在涉案布图设计专有权被撤销的情况下,可参照专利侵权诉讼中专利权被宣告无效后的处理方式,裁定驳回深圳市某电子股份有限公司的起诉。如果撤销涉案布图设计专有权的行政决定随后被生效的行政判决撤销,涉案布图设计专有权的权利状态明确稳定,则深圳市某电子股份有限公司可另行起诉,并不会对其合法权利造成严重损害。侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,涉案集成电路布图设计专有权被撤销,权利人据以提起诉讼的权利基础处于不确定状态的,人民法院可以裁定驳回起诉,并允许权利人在有证据证明撤销涉案集成电路布图设计专有权的行政决定被生效判决撤销后另行起诉。

案号:(2021)最高法知民终1313号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-09-07

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-162-001)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

免责声明:本页内容仅为一般性法律信息分享,不构成对具体案件的法律意见。个案情况差异较大,遇有具体法律问题请携带材料咨询律师,以律师正式意见为准。

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