参考案例孙某诉湖南某生态科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
绿化砖专利权利要求十的特征部分没写怎么调水位——主题名称里的「水位高度调节功能」还是不是摆设?最高法院:是必要技术特征。
最高人民法院:主题名称记载的效果功能若不是特征部分记载结构所能实现、且被用于区别现有技术的,对保护范围具有实质限定作用,构成必要技术特征。
规则确立:此类功能性特征应结合说明书具体实施方式确定内容——被诉产品的溢水柱既不能调水位也不能选择性打通,功能效果不同且不等同,不落池。
二、裁判要点提炼
权利要求主题名称记载的效果、功能,不是特征部分记载的结构、组分、步骤、条件等能够实现的,且该效果功能被用以区别于现有技术的,对保护范围具有实质限定作用。
主题名称中的功能性限定应结合说明书及附图的具体实施方式及等同实施方式确定;被诉产品的相应结构无法实现该功能效果的,不落入保护范围。
三、赵律师点评
写在主题名称里的功能,落在了哪里
有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖发明专利,有两项独权。权利要求一的特征部分写了实现方式:土壤容纳空腔斜面上的水位高度调节溢水孔、底部即将贯通的盲孔——功能靠特征实现,主题名称只是概括。权利要求十的特征部分却什么都没写:怎么调水位,只字未提。被诉产品的空腔底面设了向上凸起的柱状溢水通孔——既不能调水位,也没法供使用者打通。落不落池,就看权利要求十里那个功能词的分量。
功能词何时从标题变成牙齿
最高法院给出的判断框架:主题名称里的效果、功能表述,其限定作用取决于对保护对象的影响。三种情形——对产品没有影响的,不起作用;对特征部分结构的描述,通过特征部分实现限定;但像权利要求十这样,特征部分根本没有实现方式、而实现方式恰恰是本专利区别于现有技术之处,这个功能词就不再是无实体的标题,而是实实在在的必要技术特征——没有它,方案就与现有技术无异,专利就没有授权的根基。定性为功能性特征后,内容按说明书的实施方式确定:斜面上的底部即将贯通的盲孔。被诉产品的溢水柱既不能调节水位、也不能选择性打通,功能、效果既不相同也不等同,两项权利要求都不落池。功能词的分量,由它在方案里的角色决定。
对表:主题名称不是免责区也不是提款机
给权利人:撰写独权时功能限定必须有特征部分支撑——只把功能写进主题名称而不写实现方式,诉讼中该功能照样是必须满足的门槛;被诉产品实现不了功能就是不落池,这条规则反过来也是权利人的自我约束。给被诉侵权人:比对时审查权利人主题名称中的功能限定在特征部分有无实现基础——没有的,该功能构成独立技术特征,逐项检验被诉产品的功能实现情况。给法院:主题名称限定作用的判断按对保护对象的影响三分为不限定、间接限定、实质限定;区别现有技术的功能表述按功能性特征处理,结合说明书确定内容。
水位高度调节功能六个字写在标题里,法院却让它长出了牙齿——主题名称里承载着专利与现有技术之别的那个词,从来都不是装饰。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
孙某诉称:其系专利号为201110239591.*、名称为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人,湖南某生态科技股份有限公司(以下简称湖南某科技公司)未经其许可,以生产、经营为目的制造、销售、许诺销售、使用的被诉侵权产品落入涉案专利独立权利要求1和独立权利要求10的保护范围,侵害了其专利权。故请求判令:湖南某科技公司停止侵害、销毁被诉侵权产品及有关专用模具;湖南某科技公司赔偿经济损失15万元和调查取证费450元。
湖南某科技公司辩称:被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围,其不构成侵权。
法院经审理查明:涉案专利由孙某于2011年8月20日向国家知识产权局申请,于2015年3月4日获得授权。孙某在本案中明确主张的权利保护范围为涉案专利权利要求书记载的独立权利要求1和独立权利要求10。权利要求1前序部分为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖,包括基体(1)和种植展示面(2)”,特征部分中实现上述“水位高度调节功能”的内容为“所述的土壤容纳空腔(5)的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔(9),所述的水位高度调节溢水孔(9)是底部即将贯通的盲孔”。权利要求10前序部分为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”,特征部分中没有实现上述“水位高度调节功能”的记载。根据涉案专利说明书记载,本发明绿化砖根据不同植物生长需求随时随地可以用最简单的工具打通水位高度调节溢水孔即盲孔调节供水水位。
说明书有6个实施例,均记载“土壤容纳空腔的斜面上有一组水位高度调节溢水孔,所述的水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔”,有益效果是绿化砖根据不同植物生长需求随时随地可以用最简单的工具打通水位高度调节溢水孔即盲孔调节供水水位。说明书附图中,水位高度调节溢水孔均呈纵向排列在土壤容纳空腔的斜面上。2016年5月13日,孙某向公证处申请保全证据公证取得被诉侵权产品。被诉侵权产品为湖南某科技公司制造、销售,其土壤容纳空腔底面设置了向上凸起的柱状溢水通孔。
广西壮族自治区南宁市中级人民于2019年7月30日作出(2018)桂01民初355号民事判决:驳回孙某的全部诉讼请求。宣判后,孙某以被诉侵权产品落入涉案专利独立权利要求1和独立权利要求10的保护范围为由,提起上诉。最高人民法院于2019年12月31日作出(2019)最高法知民终657号民事判决:驳回上诉,维持原判。法院生效裁判认为:专利权利要求前序部分的主题名称中包含的用途限定内容以及以效果、功能方式表述的限定内容,其实际限定作用取决于该内容对权利要求所要保护的产品产生了何种影响。对于用途限定而言,如果对要求保护的产品没有带来影响,则这一内容对权利要求保护范围的确定不起作用;如果用途限定隐含或者导致要求保护的产品具有某种特定结构、组成等,则对于权利要求保护范围的确定起到限定作用。
对于以效果、功能方式描述的限定内容,如果上述内容是对特征部分记载的产品结构、组分等能够达到的效果、功能的描述,则其实际限定作用通过特征部分的记载得以实现;如果上述内容不是对特征部分记载的结构、组分等能够实现的效果、功能的描述,尤其当限定内容描述的效果、功能被用以区别于现有技术的,该内容实际已构成具体的技术特征。涉案权利要求1主题名称中记载的“水位高度调节功能”是对其特征部分两个技术特征实现的功能的描述,因此权利要求1中的“水位高度调节功能”的限定作用实质通过后两个技术特征实现。权利要求10的特征部分并没有记载实现水位高度调节的方式,因此其主题名称中的“水位高度调节功能”并非对专利技术方案的概括,如何实现水位高度调节功能被用于将涉案专利区别于现有技术,因此虽然“水位高度调节功能”形式上记载在独立权利要求10的主题名称中,但其对保护范围具有限定作用,是必要技术特征。
权利要求10中“水位高度调节功能”属于功能性技术特征,应结合说明书及附图中的具体实施方式,即在土壤容纳空腔斜面上设置水位高度调节溢水孔;水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔,及等同实施方式来确定被诉侵权产品是否具备该功能性技术特征。
被诉侵权产品中设置的溢水柱既无法调节水位高度,也无法供使用者选择打通与否,其功能、效果与涉案专利权利要求1和权利要求10中的“水位高度调节功能”相关技术特征不相同也不构成等同,未落入涉案专利权利要求1或10的保护范围。如果权利要求主题名称记载的效果、功能,不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能,却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在,那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。
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案号:(2019)最高法知民终657号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2019-12-31
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-074)。
本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。
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