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参考案例张某诉某集团股份有限公司、天津某食品股份有限公司职务发明创造发明人报酬纠纷案

案号:(2021)最高法知民终1172号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2022-09-29
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

生物保鲜包馅面食制备方法专利——发明人讨要八年报酬二百一十四万;单位说专利证上写的不是我:权是我控制着转给控股股东的。

最高法院:某食品公司「虽非涉案专利的专利权人,从形式上看似不符合……『被授予专利权的单位』这一条件,但实际上涉案专利权是在某食品公司的控制下才转由其控股股东……取得。职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利,不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权及专利权的处分而受到损害」——「涉案专利(申请)权的流转不影响某食品公司应向张某承担支付报酬的义务」;控股股东与张某无劳动关系、专利系从食品公司处取得,不担责——维持判付报酬八万元。

规则确立:专利证可以过户,报酬义务跟着控制权走——单位把专利挪给自己人,发明人的报酬追不着新证主、追得住老东家。

二、裁判要点提炼

用人单位将职务发明创造的专利申请权及专利权转移至其控制下的关联主体(如控股股东)的,发明人请求支付奖励、报酬的权利不因此受损,用人单位仍应承担支付报酬义务。

与发明人不存在劳动关系、系从用人单位处取得专利权的关联主体,不承担发明人报酬支付义务。

三、赵律师点评

卖包子技术的八年账

张某自二〇〇六年任职天津某食品公司,参与研发「生物保鲜包馅面食制品的制备方法」发明专利并系登记发明人之一。该专利二〇一〇年授权,专利权人却登记为控股股东某集团公司;食品公司在经营中实际应用该方法并取得经济效益,至二〇一六年停产。张某诉请两公司支付二〇〇九至二〇一六年报酬二百一十四万元(主张按年利润百分之五计)。天津三中院判食品公司支付报酬八万元。双方均不服上诉——张某嫌少,食品公司称自己不是「被授予专利权的单位」、无支付义务。

控制权穿透形式外观

最高法院驳回双方上诉。第一层,报酬制度的本意:专利法第十六条的立法目的是「在遵循公平原则的基础上,鼓励发明创造,并推动发明创造的实施」——发明人在工资之外有权参与单位实施发明创造的利润分配。第二层,形式与实质的对照:食品公司非专利权人,形式上不符合支付主体条件,「但实际上涉案专利权是在某食品公司的控制下才转由其控股股东某集团公司取得」——申请权与专利权的流转是单位自己的处分行为,处分不能反过来消灭发明人的报酬请求权:「职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利,不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权及专利权的处分而受到损害」。第三层,控股股东的切割:集团公司与张某无劳动关系、专利系自食品公司处取得——「张某请求某集团公司支付报酬缺乏法律依据」。

发明人报酬主张的对表

给发明人:报酬之诉的被告先看「谁实际实施、谁控制专利」——专利证挂在关联公司名下不影响向用人单位主张;主张数额要有实施效益的证据(产值、利润、鉴定材料),法院在举证与合理区间内酌定。给用人单位:把专利挪到集团名下省不掉报酬义务——控制权穿透形式外观;规范做法是在职务发明制度里先谈好报酬规则,别等发明人拿着鉴定证书来算账。给控股股东:受让关联单位的职务发明专利前核清发明人报酬安排,虽然不直接担责,纠纷与商誉风险照样传导。给法院:报酬案件的审查顺序——发明人身份、职务属性、单位实际实施与获利、专利权流转的控制关系;控股股东责任按劳动关系加权利来源双重排除。

一袋保鲜包馅面食、一本写着集团名字的专利证、八万元的报酬判决——最高法院把「谁该给钱」的答案从证书上拉回到控制权里:专利是你挪走的,发明人的报酬就是你甩不掉的账。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

原告张某诉称:张某于2006年开始至天津某食品股份有限公司(以下简称某食品公司)工作,参与了专利号为200910069864.*、名称为“生物保鲜包馅面食制品的制备方法”的发明专利(以下简称涉案专利)的研发,是涉案专利的发明人。某食品公司、某集团股份有限公司(以下简称某集团公司)实施了涉案专利,应向张某支付实施期间(2009年至2016年)的发明人报酬。故请求判令:(1)某食品公司、某集团公司支付张某2009年至2016年的研发专利报酬214万元(年利润535万元×5%×8年);(2)本案诉讼费用由某食品公司、某集团公司承担。

某食品公司、某集团公司辩称:张某的诉讼请求没有事实和法律依据,请求予以驳回。(1)职务发明创造发明人请求支付奖励和报酬的前提是,发明人是专利权所属单位的职工,但张某不是某集团公司的员工,其与某集团公司不存在任何劳动关系或劳务关系。张某受聘于某食品公司,但某食品公司不是涉案专利的专利权人。张某的行为既不属于某集团公司的职务行为,也不属于某食品公司的职务行为。(2)某食品公司已于2016年停止使用该技术,自2009年至2016年,某食品公司已向张某等11位发明人足额发放了发明奖励和报酬,其中给予张某的奖励每年累计不少于16000元,张某在离职5年之后再次主张发明人报酬,没有事实和法律依据,应当予以驳回。(3)涉案专利于2010年8月4日获得授权,张某主张2009年至2016年的发明人报酬,已经超过诉讼时效,应当依法驳回其诉讼请求。

法院经审理查明:涉案专利申请日为2009年7月24日,授权公告日为2010年8月4日,登记发明人为付某、张某,涉案专利权人为某集团公司。2009年11月6日,天津市科学技术委员会出具的《科学技术成果鉴定证书》载明:成果名称:某生物气调保鲜常温食品的研究开发,完成单位:某集团公司。该份文件中同时载明“……攻破了该行业不能脱离冷链的瓶颈问题,开创了该领域非冷链成功的先河……研发期间形成自主创新、具有自主知识产权的专利3项,其中发明专利两项,包装设计专利一项……投放市场至今,共计销售1010万元,实现利税570万元,至2009年年底,项目累计总销售达1500万元,利税830万元,利润535万元”。该份文件所附“主要完成人员名单”共包括11人,并列明对成果的创造性贡献:……4.张某,工艺研究、技术标准制定等研究;

5.王某……2010年1月19日,天津市科学技术委员会颁发证书载明:张某参加完成的科技成果,经形式审查,符合科技成果登记条件,已登记,特此证明。成果名称:某生物气调保鲜常温食品的研究开发;完成单位:某集团公司;主要完成人:张某为第四完成人,主要完成人共11人。2011年1月5日,天津市人民政府颁发“天津市科学技术进步奖”证书,项目名称为某生物、气调保鲜常温食品的研究开发,奖励等级为三等,获奖者为某集团公司。

某食品公司提供证据显示,2011年度,某食品公司支付张某春节慰问金16000元,2013年支付张某16000元。张某银行账户明细表记载,2006年7月至2015年3月期间,某食品公司每个月均向张某支付工资。

2016年7月21日,某食品公司会议纪要记载,决定暂时停止常温保鲜包的生产和销售,在售产品全部撤回。

另查明,某集团公司系某食品公司的控股股东。

天津市第三中级人民法院于2021年3月25日作出的(2020)津03知民初175号民事判决:某食品公司于判决生效之日起10日内向张某支付涉案职务发明创造发明人报酬8万元;驳回张某的其他诉讼请求。宣判后,张某以某食品公司、某集团公司应共同支付张某职务发明创造发明人报酬85.6万元为由,某食品公司以其不享有涉案专利申请权和专利权,不属于负有支付发明人报酬义务的“被授予专利权的单位”为由,分别上诉。最高人民法院于2022年9月29日作出(2021)最高法知民终1172号民事判决:驳回上诉,维持原判。法院生效裁判认为,2008年修正《专利法》第16条规定:“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

”从立法目的来看,该条规定的立法本意是在遵循公平原则的基础上,鼓励发明创造,并推动发明创造的实施。一方面,单位向发明人支付工资薪金,故将发明人在工作中作出的发明创造归属于单位,符合公平原则;同时,在社会化大生产条件下,将发明创造归属于单位亦被认为有利于发明创造的实施应用。另一方面,发明人在原有工资薪金的基础上,可以向单位请求支付奖励,并在单位实施发明创造取得经济效益的基础上还可以向单位进一步请求支付报酬,参与利润分配,这可以极大提高发明人的创造积极性,鼓励发明创造。本案中,根据查明的事实,张某任职某食品公司期间参与研发“生物保鲜包馅面食制品的制备方法”,该方法后被授予发明专利权,某食品公司在经营过程中实际应用该方法并取得了经济效益,因此,根据专利法第十六条的上述规定,某食品公司应当向张某支付合理的报酬。

某食品公司虽非涉案专利的专利权人,从形式上看似不符合《专利法》第16条关于支付主体为“被授予专利权的单位”这一条件,但实际上涉案专利权是在某食品公司的控制下才转由其控股股东某集团公司取得。职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利,不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权及专利权的处分而受到损害,因此,涉案专利(申请)权的流转不影响某食品公司应向张某承担支付报酬的义务。鉴于某集团公司与张某之间并不存在劳动关系,且某集团公司是从某食品公司处获得涉案专利权,故张某请求某集团公司支付报酬缺乏法律依据。用人单位应当承担支付职务发明创造发明人报酬的义务。职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利,不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权或者专利权的处分而受到损害。专利申请权或者专利权的转让不影响用人单位承担支付职务发明创造发明人报酬的义务。

案号:(2021)最高法知民终1172号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2022-09-29

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-010)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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