参考案例某围栏系统公司诉某工程公司、某建设公司、某设计公司等侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
防攀爬围栏专利——权利人给设计院画图纸、跟着改方案,工程照图施工完毕,却在竣工前半年发出告知函要收许可费:三百万元索赔,被「默示许可」四个字挡回。
最高法院:「专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案,但未披露其专利权,直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济,被诉侵权人主张其已获专利权人默示许可的,人民法院可予支持」;本案权利人明知方案用于涉案工程、深度参与设计、施工图即其专利技术方案且合同约定不得随意变更——「某围栏系统公司故意隐瞒上述关键事实的行为,使发包单位丧失了……更改设计方案,或……重新进行协商议价的机会」——「应认定某围栏系统公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利」,驳回全部诉请。
规则确立:递图纸不说专利,工程落地即许可——诚信原则不给「养肥再宰」留位置。
二、裁判要点提炼
专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案,但未披露其专利权,直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济,被诉侵权人主张其已获得专利权人默示许可的,人民法院可予支持。
认定默示许可应综合考察:权利人明知方案将用于具体工程并深度参与设计、施工图与权利人提供的方案相符、合同约定不得随意变更、权利人隐瞒专利情况使发包方丧失更改与议价机会等事实。
三、赵律师点评
图纸的来路与专利的沉默
某围栏系统公司系「围栏柱及具有该围栏柱的围栏系统」发明专利权人。涉案工程的防攀爬围栏被指落入该专利保护范围,权利人起诉代建单位与施工单位,索赔三百万元。事实链条:设计院与发包单位签订设计合同之后,权利人才向设计院提供设计图,图纸内容明确指向涉案工程;此后权利人与设计院持续沟通、按其要求修改方案,最终设计图标注了围栏的长宽尺寸、材质规格、样式参数——权利人深度参与了设计。施工图中防攀爬围栏方案与其邮件发送内容相符,代建合同、施工合同均约定该设计方案不得随意变更。而权利人早已知晓发包人和实际使用单位,却始终未告知专利情况;迟至工程竣工前半年左右才发出告知提醒函索要许可费。
默示许可的四步认定
最高法院驳回上诉、维持原判。第一步,规则框架:侵权判定的关键在于是否获得许可——明示许可自然不侵权;未获明示许可但「根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示」的,不构成侵权。第二步,归入事实:明知用于涉案工程、深度参与设计、施工图即专利方案、合同锁定不可变更——严格履约「必然会导致实施涉案专利的结果」。第三步,诚信审查:申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则——「故意隐瞒上述关键事实的行为,使发包单位丧失了在实际施工前要求某设计公司更改设计方案,或与某设计公司就设计费重新进行协商议价的机会,从而导致被纳入设计图的专利技术方案成了涉案工程的不可替代之方案」。第四步,结论:迟来的收费函「此种做法不符合诚实信用原则,极易导致发生纠纷」——默示许可成立,索赔缺乏事实和法律依据。
专利信息披露的对表
给权利人:方案被工程采用的每一分钟都在消耗你的索赔权——提供图纸、参与设计的同时亮明专利身份、签书面许可或报价函,沉默到最后只会换来默示许可的认定;「养肥再宰」在专利法里行不通。给建设单位与施工单位:被诉时沿四条线组织默示许可证据——方案来源(谁提供的)、参与深度(是否修改定稿)、锁定条款(不可变更约定)、信息披露(何时知道专利存在);工程竣工后才到的收费函按时间线提交。给法院:默示许可审查的要点——行为推断加诚信原则双轨;重点核查权利人隐瞒专利对发包方议价机会的剥夺。
一份亲手画的图纸、一场照图施工的工程、一封竣工前才到的收费函——最高法院把「默示许可」写进裁判:你递出方案时沉默,工程落地时你的沉默就是许可;诚信原则面前,没有后发制人的专利生意。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
某围栏系统公司系专利号为20111040325X.X、名称为“围栏柱及具有该围栏柱的围栏系统”的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。某围栏系统公司认为,涉案工程的防攀爬围栏采用的技术方案落入涉案专利权的保护范围,某工程公司、某建设公司分别是该工程的代建单位和施工单位,该两公司的行为侵害了其享有的涉案专利权,应当承担相应的侵权责任。
某围栏系统公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼,请求判令某工程公司、某建设公司停止侵权,并赔偿其经济损失(含维权合理费用)300万元。
福建省厦门市中级人民法院于2021年8月9日作出(2020)闽02民初1188号民事判决:驳回某围栏系统公司的诉讼请求。某围栏系统公司提出上诉,最高人民法院于2022年12月15日作出(2022)最高法知民终139号民事判决:驳回上诉,维持原判。法院生效裁判认为:专利侵权判定的关键在于实施专利是否获得专利权人的许可。如果获得了专利权人的明示许可,行为人实施专利的行为自然不属于《专利法》第11条所规定的侵害专利权的行为;如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可,但结合具体案情,根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示,则可以认定行为人实施专利的行为不构成侵害专利权。
申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。在市场活动中应该秉持诚实、讲究信用、善意不欺,在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。专利权人在行使专利权的过程中也要遵循诚实信用原则,应以善意、合理的方式行使权利。专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案,但未披露其专利权,直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济,被诉侵权人主张其已获专利权人默示许可的,人民法院可予支持。
本案中,首先,某围栏系统公司提供设计图的时间晚于某设计公司与涉案工程的发包单位签订设计合同的时间,且相关图纸内容明确指向了涉案工程,可见某围栏系统公司对于其向某设计公司提供的设计方案将用于涉案工程系属明知。其次,某围栏系统公司与某设计公司就涉案工程设计事宜持续沟通,其间根据某设计公司要求对设计方案进行了修改,最终确定的设计图明确标注有防攀爬围栏的长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求,可以确定作为权利人的某围栏系统公司深度参与了涉案工程的设计工作。再次,经查明,涉案工程的施工图中关于防攀爬围栏的设计方案与某围栏系统公司发送给某设计公司电子邮件的相关内容相符,系涉案专利技术方案。而代建合同、施工合同均明确约定了该设计方案不得随意变更,某工程公司、某建设公司严格履行相关合同必然会导致实施涉案专利的结果。
最后,某围栏系统公司早已知晓涉案工程的发包人和实际使用单位,但某围栏系统公司并未将相关专利情况告知发包单位,也未告知代建单位和施工单位。某围栏系统公司故意隐瞒上述关键事实的行为,使发包单位丧失了在实际施工前要求某设计公司更改设计方案,或与某设计公司就设计费重新进行协商议价的机会,从而导致被纳入设计图的专利技术方案成了涉案工程的不可替代之方案。迟至工程竣工前半年左右,某围栏系统公司才发出告知提醒函,意图收取专利许可费,此种做法不符合诚实信用原则,极易导致发生纠纷。
综上,在权利人某围栏系统公司明知其提供的设计方案用于涉案工程,且深度参与了设计工作,涉案工程亦严格按照图纸施工的情况下,应认定某围栏系统公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。某围栏系统公司主张代建单位某工程公司及施工单位某建设公司专利侵权,缺乏事实和法律依据。专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案,但未披露其专利权,直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济,被诉侵权人主张其已获得专利权人默示许可的,人民法院可予支持。
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本案涉及的法律依据
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案号:(2022)最高法知民终139号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2022-12-15
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-006)。
本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。
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