参考案例焦某诉某研究所、北京市某局侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
研究所加政府机关推广奶牛饲料添加剂,创造经济效益一点一四亿——政府主体也逃不开「为生产经营目的」。
最高人民法院:为生产经营目的应着眼于被诉侵权行为本身,综合考虑是否参与市场活动、是否影响专利权人市场利益,不能仅按实施主体性质认定。
规则确立:政府机关、事业单位等公益主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的,其行为可认定为生产经营目的。
二、裁判要点提炼
专利法所称为生产经营目的,既不能简单等同于从事营利性活动,也不能仅按实施主体的机构性质认定,应着眼于实施行为本身综合判断。
政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体,实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的,可认定其行为构成生产经营目的。
三、赵律师点评
公益项目撞上专利墙
增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法发明专利的权利人发现:某研究所和北京市某局在科技合作项目中使用了他的专利方法、制造了专利产品——院区合作加示范基地加农户的模式,产品在主要奶牛场畜场示范推广,培训上万人次、四千五百余户农民直接受益、创造直接经济效益一点一四亿元。一审认为两被告一个是事业单位、一个是政府机关,没有生产经营资质也不以营利为目的,不构成侵权。二审改判:赔偿六十万加合理开支,某局对其中二十一点五万承担连带责任。
行为性质压倒主体身份
一审的逻辑是查身份:事业单位和政府机关天然不以生产经营为目的。最高法院把这个思路纠正为查行为:第一,为生产经营目的的要件设置,本意是平衡专利权人与社会公众的利益,不能被主体身份规避——公益外衣下若实际参与了市场活动、挤占了专利权人的市场空间,要件照样成立。第二,本案的行为分析:研发成果形成了实实在在的产品推广和经济效益,产品占领了奶牛饲料添加剂的可能市场,权利人的商业机会被侵占——这就是市场活动,就是市场利益损害。第三,连带责任的划分也按贡献来:研究所是科技与生产的主力,某局在合作中的组织资助作用对应其连带份额。公益项目不是专利侵权的保险箱。
对表:公益外衣挡不住市场行为
给专利权人:政府机关、研究院所、事业单位实施的侵权行为照样可诉——紧扣被诉行为的市场属性与损害后果举证,别被主体身份吓退;经济效益数据(培训人次、受益农户、产值)反而是认定市场活动的有力证据。给公共机构:科研项目实施前做专利排查是合规底线,公益目的不能事后当挡箭牌;政府资金支持的项目一旦侵权,财政资金可能直接变成赔偿来源。给法院:为生产经营目的的判断采行为标准——市场活动参与度加专利权人市场利益影响度双要素,主体性质不具决定性。
一点一四亿元的经济效益证明项目办得红火,也证明了它跑在市场的赛道上——专利法的天平称的是行为,不是单位的性质。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
焦某系专利号为03143241.*、名称为“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”的发明的专利权人。焦某认为,某研究所、北京市某局未经许可,在2006-2008年的科技合作项目中使用了涉案专利方法、制造了涉案专利产品,故向北京知识产权法院提起诉讼,请求判令某研究所、北京市某局停止侵权并赔偿经济损失及维权合理开支2618180元。
北京知识产权法院认为,结合某研究所、北京市某局的法人性质,某研究所属于事业单位,北京市某局属政府机关,二者均不具备生产经营的资质,且无证据显示二者合作项目的实施系以生产经营为目的,故认定被诉侵权行为不符合专利侵权要件,于2019年10月23日作出(2019)京73民初207号民事判决:驳回焦某的全部诉讼请求。焦某不服,向最高人民法院提起上诉,主张原审法院关于某研究所、北京市某局不具有“生产经营目的”的认定错误。最高人民法院于2020年11月25日作出(2020)最高法知民终831号民事判决:撤销一审判决;某研究所赔偿焦某经济损失60万元及维权合理开支1.5万元,北京市某局对其中21.5万元承担连带赔偿责任。法院生效裁判认为:专利法将“为生产经营目的”作为专利侵权构成的要件之一,系出于合理平衡专利权人和社会公众利益之目的。
在专利侵权判定时,对“为生产经营目的”的理解,应着眼于具体的被诉侵权行为,综合考虑该行为是否属于参与市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断,既不能将“为生产经营目的”简单等同于“实际获利”;又不能仅仅根据实施主体的性质认定其是否具有生产经营目的。即使政府机关、事业单位等主体具有公共服务、公益事业等属性,其自身不以生产经营为目的,但其实施了市场活动、损害了专利权人市场利益的,仍可认定具备“为生产经营目的”之要件。本案中,虽然某研究所、北京市某局开展科技合作旨在于促进科研成果向生产力转化,引导和支持当地农业转型发展,带有一定的公共服务和公益事业属性,不直接以生产经营为目的。但是,某研究所和北京市某局在第二期科技合作中,通过当地政府提供资金资助、饲料研究所提供科技成果,形成“院区合作+示范基地+农户”的模式。
某研究所、北京市某局生产出的奶牛天然物饲料添加剂产品已经在当地主要奶牛场、畜场进行了示范和推广,取得了很好的效果。据统计,双方在第二期科技合作中共计培训技术人员和农民10320人(次),使4500余农户直接受益,创造直接经济效益1.14亿元。可见,涉案项目产生了一定经济效益,并使农民直接获利。某研究所、北京市某局制造、使用涉案专利产品和方法的行为不可避免会侵占焦某涉案专利的可能市场,损害专利权人的市场利益,故某研究所、北京市某局的相关行为具备“为生产经营目的”之要件。专利法第11条第1款所称“为生产经营目的”既不能简单等同于从事营利性活动,也不能仅仅根据专利实施主体的机构性质认定,而应着眼于专利实施行为本身,考虑该行为是否属于市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。
政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的,可以认定其行为构成“为生产经营目的”。
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案号:(2020)最高法知民终831号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2020-11-25
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-056)。
本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。
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