参考案例广州某商务咨询有限公司诉某制药股份有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

法国某制药厂自20世纪90年代起在中国大陆部分地区的报纸上刊登“双飞人药水”广告，并且拥有第644451X号第3类“利佳”文字注册商标。2013年5月2日，国家食品药品监督管理局颁发“利佳”薄荷水进口非特殊用途化妆品备案凭证，在华申报责任单位为广州某商务咨询有限公司（以下简称某商务咨询公司）。2014年7月16日，国家知识产权局对利佳薄荷水包装盒颁发外观设计专利证书（号：288843X）。该法国某制药厂于2015年1月28日授权某商务咨询公司独家代理在中国境内宣传、推广、分销和销售“利佳”品牌化妆品，并注明所有活动均在中国境内进行，授权自2014年1月1日起生效。某制药股份有限公司（以下简称某制药公司）成立于2008年4月18日，从事擦剂、护肤类化妆品生产、销售。某制药公司是第144344X号“双飞人”注册商标权利人，该注册商标核定使用商品类别为第5类，即“人用药”。

某制药公司也是第156026X号“双飞人”注册商标权利人，该商标核定使用的商品为第3类，包括：花露水、化妆品等。同时，某制药公司还是两个双飞人立体商标权利人，商标注册号第755957X号、第755958X号，该双飞人立体商标一直由某制药公司使用于其“双飞人”爽水产品（第3类）。某制药公司起诉称，“利佳”薄荷水的外包装侵犯了其享有的立体商标权，“利佳”薄荷水在宣传时使用的“双飞人”商标历史溯源的相关宣传内容，如“在香港销售的法国双飞人药水正式以利佳薄荷水的名义进入内地市场”“利佳薄荷水跟香港销售的法国双飞人药水无论是在成分、包装、用法用量还是质量上，都跟香港出售的一模一样”等构成不正当竞争，请求法院判令某商务咨询公司等停止侵权，共同赔偿某制药公司经济损失300万元等诉讼请求。

江西省宜春市中级人民法院一审与江西省高级人民法院二审均认定某商务咨询公司等被告构成商标侵权及不正当竞争，江西省宜春市中级人民法院于2015年8月20日作出（2014）宜中民三初字第35号民事判决，判决某商务咨询公司赔偿某制药公司损失300万元。江西省高级人民法院于2016年5月27日作出（2015）赣民三终字第32号民事判决，驳回上诉，维持原判。最高人民法院再审判决认为，在案证据可以证明法国某制药厂在先使用了“双飞人药水”所采用的“蓝、白、红”包装并有一定影响，某制药公司明知“双飞人药水”存在于市场，却恶意申请注册与“双飞人药水”包装近似的第755957X号、第755958X号商标并行使权利，其行为难言正当，认定某商务咨询公司的在先使用抗辩成立。最高人民法院提审本案，并于2021年3月16日作出（2020）最高法民再23号民事判决，撤销一、二审判决，驳回某制药公司诉讼请求。

法院生效裁判认为，本案的争议焦点为：1.某商务咨询公司的在先使用抗辩是否成立；

2.某商务咨询公司的被诉行为是否构成不正当竞争。

一、关于某商务咨询公司的在先使用抗辩是否成立的问题 2013年《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。” 本案中，案外人某医药公司违反药品管理法第三十九条规定，未向药品管理部门申报其销售的法国某制药厂生产的“双飞人药水”而被行政处罚，且《药品管理法》第四十八条第二款规定“有下列情形之一的药品，按假药论处：（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验即销售的”。故二审法院认定案外人某医药公司销售“双飞人药水”的行为不属于合法的在先行为，不能产生在先权利的法律后果并无不当。

某商务咨询公司提交的证据可以证明，法国某制药厂自20世纪90年代起在中国大陆部分地区的报纸上刊登“双飞人药水”广告，持续时间较长、发行地域和发行量较大，在华南等地区已形成一定影响，具有一定知名度。故可以认定法国某制药厂在先使用了“双飞人药水”所采用的“蓝、白、红”包装并有一定影响。本案中，某制药公司主张某商务咨询公司侵害其第755957X号、第755958X号注册商标专用权，但是在案证据表明，在“双飞人爽水”产品问世前，某制药公司的关联企业曾以“双飞人药水”包装盒作为现有设计证据，申请对与“双飞人药水”包装相似的外观设计专利宣告无效，并获得支持。而且，某制药公司在对“双飞人爽水”进行宣传时，存在主动混淆“双飞人爽水”与“双飞人药水”行为，可以证明其对法国某制药厂生产的“双飞人药水”的知名度已有认知。经营者在市场交易中，应当遵循诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。

某制药公司明知“双飞人药水”存在于市场，却恶意申请注册与“双飞人药水”包装近似的第755957X号、第755958X号商标并行使权利，其行为难言正当，某商务咨询公司的被诉侵权行为应当被认定属于2013年《商标法》第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形，因此，某商务咨询公司的在先使用抗辩成立，法院予以支持。二审判决认定事实、适用法律错误，最高人民法院予以纠正。

二、关于某商务咨询公司的被诉行为是否构成不正当竞争的问题 1993年《反不正当竞争法》第五条第二项规定：“经营者不得擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。” 二审查明，某制药公司的“双飞人爽水”产品经过多年的宣传、销售已产生了较高的市场知名度。本案中，法国某制药厂的“蓝、白、红”包装在先使用并有一定影响，并且某商务咨询公司已经在该包装的显著位置标明其享有商标权的“利佳”文字商标。故某制药公司关于某商务咨询公司存在不正当竞争的主张不能成立，应不予支持。被告商品在先已经进行一定广告宣传，形成一定影响。

在明知他人商品已存在于市场的情况下，恶意申请注册与他人商品包装近似的商标并行使权利，并以上述商标作为权利基础起诉他人侵权的，被诉侵权行为应当被认定属于《商标法》第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形。