参考案例广东国某氢能动力有限公司诉杭州欧某科技有限公司、长某科技有限公司专利申请权权属纠纷案
一、案情速览
石墨极板浸渗透系统发明专利申请权属官司——一审把一份申请里的十条权利要求劈成两半,三条给原告、两条留被告;最高法院:一项专利申请只能有一项专利申请权。
最高法院:「专利申请具有整体性,如果这些权利要求在同一主题下,符合单一性要求,原则上不能将不同的权利要求分别赋予不同的专利申请权,否则就会在一项专利申请上产生多项专利申请权」;一审「错误地向……释明,致使其放弃涉案专利申请中权利要求4、9的技术方案的申请权」,进而错误分割——但原告未上诉,二审不宜直接改判,「故予发回重审」。
规则确立:申请权不可切片——一份申请是一个整体,权利要求不是可以分家的房间。
二、裁判要点提炼
对于一项专利申请而言,一般只能存在一项专利申请权;专利申请具有整体性,同一主题下符合单一性要求的多项权利要求,原则上不能分别赋予不同的主体,分别确定申请权归属。
一审法院错误释明致使当事人放弃部分技术方案申请权并据此作出分割归属判决的,二审可以撤销原判发回重审。
三、赵律师点评
一份申请被劈成两半的判法
广东国某氢能动力公司主张:合作期间掌握的浸渗透系统非公知技术被杭州欧某公司披露给关联的长某公司用以申请「石墨极板浸渗透系统」发明专利,请求确认该申请权归其单独所有。查明:权利要求一至三、五至八、十与原告提供的技术方案实质相同且对方无创造性贡献;权利要求四、九的附加技术特征系长某公司作出创造性贡献。原告一审中被释明后放弃了对权利要求四、九的主张。杭州中院遂判决:确认原告为权利要求一至三、五至八、十的申请权人,权利要求四、九留归长某公司。双方上诉。
整体性原则与发回重审的理由
最高法院撤销原判、发回重审,两段论证。第一段,申请权的整体性:「对于一项专利申请而言,一般只能存在一项专利申请权,该专利申请权既可以由某一主体单独享有,也可以由多个主体共同享有」;每项权利要求虽各自是完整技术方案,但「专利申请具有整体性」——分割赋权会在一份申请上制造出多项申请权。病灶在释明:一审「错误地向广东国某氢能动力有限公司释明,致使其放弃涉案专利申请中权利要求4、9的技术方案的申请权」——原本可以主张共有的权利被劝丢了,才有劈成两半的判决。第二段,程序的处理:原告对一审未提上诉,依民事诉讼法关于围绕上诉请求审理的规定,二审不宜直接改判——但一审判决在申请权归属的根基上错了,「故予发回重审」,让一审在正确释明下重算整笔账。
申请权属纠纷的对表
给权利人:权属诉讼里对每一项权利要求的技术方案来源都要主张到底——「单独所有」之外的共有主张别轻易放弃,释明笔录要看清签字;签收释明前想清楚,放弃可能连累整份申请的归属。给接收技术的一方:在合作相对方技术方案上叠加改进特征,改进部分有创造性贡献的,可主张就该部分共同享有申请权,但目标应当是共有而非切分。给法院:释明的边界——不能诱导当事人放弃本可主张的权利;权属判决的落点只能是「一项申请权归谁(独有或共有)」,不能按权利要求编号切片分家;发现错释明导致的错误判法,发回重审比维持更符合诉权保障。
十条权利要求、两家的账、一份被劈成两半的判决——最高法院把申请权的账本合上:一份申请就是一项申请权,要么独有、要么共有;切片分家的判法,从根上就不成立。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
广东国某氢能动力有限公司诉称:杭州欧某科技公司将双方合作期间所掌握的广东国某氢能动力有限公司关于某浸渗透系统的非公知技术信息披露给关联公司长某科技公司,用以申请专利,请求确认申请号为201910168129.6、名称为“石墨极板浸渗透系统”的发明专利申请归其所有,并明确主张其单独所有,不同意共有。
杭州欧某科技有限公司、长某科技有限公司辩称:广东国某氢能动力有限公司没有向其提供任何与涉案专利创新相关的技术内容。
法院经审理查明:涉案专利申请权利要求1-3、5-8、10与广东国某氢能动力有限公司提供给杭州欧某科技公司的技术方案构成实质相同,且无证据显示杭州欧某科技公司或者长某科技公司对前述权利要求的技术方案作出创造性贡献;权利要求4、9附加的技术特征与广东国某氢能动力有限公司所提供的技术资料以及设备实物的技术特征无关,并且权利要求4、9附加的技术特征并非本领域的公知常识;长某科技公司对其权利要求4、9技术方案的实质性特点作出了创造性贡献。广东国某氢能动力有限公司在一审中放弃了对涉案专利申请权利要求4、9的技术方案的申请权的主张。
浙江省杭州市中级人民法院于2020年12月22日作出(2019)浙01民初3087号民事判决:确认广东国某氢能动力有限公司为涉案专利申请权利要求1-3、5-8、10的技术方案的申请权人。杭州欧某科技有限公司、长某科技有限公司以涉案专利申请权归其所有为由,提出上诉。
最高人民法院于2023年6月6日作出(2021)最高法知民终825号民事裁定:一、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民初3087号民事判决;二、本案发回浙江省杭州市中级人民法院重审。法院生效裁判认为:对于一项专利申请而言,一般只能存在一项专利申请权,该专利申请权既可以由某一主体单独享有,也可以由多个主体共同享有。虽然在一项专利申请中可以存在多项权利要求,且每一项权利要求均为一个完整的技术方案,但是专利申请具有整体性,如果这些权利要求在同一主题下,符合单一性要求,原则上不能将不同的权利要求分别赋予不同的专利申请权,否则就会在一项专利申请上产生多项专利申请权。
一审法院错误地向广东国某氢能动力有限公司释明,致使其放弃涉案专利申请中权利要求4、9的技术方案的申请权,在此基础上,一审判决错误地将诉争专利申请的多项权利要求进行人为分割,在保留长某科技有限公司为诉争专利申请权利要求4、9的申请权人的同时,判决确认广东国某氢能动力有限公司为诉争专利申请权利要求1-3、5-8、10的申请权人,从而导致在一项专利申请上产生了两项专利申请权。
因广东国某氢能动力有限公司对一审判决未提出上诉,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条关于“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”的规定,以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十一条关于“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的,不予审理,但一审判决违反法律禁止性规定,或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定,二审不宜直接改判本案,故予发回重审。基于一项专利申请仅存在一项专利申请权。一般情况下,不宜拆分权利要求,分别确定专利申请权归属。
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本案涉及的法律依据
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案号:(2021)最高法知民终825号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2023-06-06
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2024-13-2-160-005)。
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