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参考案例南某有限公司诉淮安市华某庄园酿酒有限公司、杭州正某贸易有限公司商标权权属、侵权纠纷案

案号:(2018)苏01民初3450号江苏省南京市中级人民法院 · 商标权权属、侵权纠纷 · 一审 · 2020-01-14
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

南某公司系知名葡萄酒品牌外文商标权利人,上世纪九十年代进入中国后将其中文名称沿用至今,因案外人抢注长期未能核准注册该中文商标。

淮安华某公司申请注册多件与之外文商标近似的标识,还受让了含该中文名称的注册商标,并将多个近似标识大量使用于葡萄酒商品,由杭州正某公司销售。

南京中院认定该中文商标构成未注册驰名商标,判令两被告停止侵权,生产者赔偿一百万元,销售者对其中的二十万元承担连带赔偿责任,双方均未上诉。

二、裁判要点提炼

对于相关公众广为知晓但因他人抢注而未能核准注册的商标,人民法院可以根据当事人请求,在商标侵权案件中结合该商标使用持续时间、宣传投入、范围、程度以及受保护记录等因素,依法认定为未注册驰名商标并予以保护。

行为人违反诚实信用原则,对于明知是他人未在中国注册的驰名商标,利用商标注册先申请原则,抢先申请注册或者受让与该未注册驰名商标相同或者近似的商标,并使用在相同或者类似商品上,获得不当利益,给权利人造成损害的,人民法院可以根据权利人请求,判令行为人停止使用并赔偿损失。

三、赵律师点评

为什么有必要认定未注册驰名商标

驰名商标认定向来坚持按需认定、被动认定的原则,本案的特殊之处在于不认不行:该中文商标因他人抢注长期未能核准,权利人不持有注册商标证,若不先确认它的法律地位,后续侵权判断就没有权利基础。法院把这个必要性讲清楚了——被诉侵权行为是否成立,必须以该商标是否属于未注册驰名商标作为事实依据。于是按商标法第十四条,逐项审查公众知晓程度、使用持续时间、销售数量、宣传的时间程度与地理范围、受保护记录,最终予以认定。

恶意是怎么被证明的

法院从两条线推定恶意。主观上,被告申请注册了多件与权利人显著性较强的商标相同或近似的标识,又给不出合理解释,攀附他人商誉的故意就很明显。客观上,它还在商品与宣传中使用与该中文商标相同的标识、与外文商标近似的标识。更具讽刺意味的是,相关的抢注商标后来被宣告无效、近似申请被驳回——这些行政程序的结果反过来印证了被告行为的非正当性。

未注册驰名商标能拿到什么救济

判决确认了两点。其一,未注册驰名商标属于权利人的合法民事权利,受到侵害造成损害的,应当依法承担赔偿责任——这与部分人所理解的未注册商标只能要求停止侵害、不能索赔并不相同。其二,生产与销售环节的责任可以区分:生产者赔偿一百万元,销售者对其中的二十万元承担连带赔偿责任。这种按环节切分的责任分配,既体现了对侵权源头的从重,也给渠道方留出了与其角色相称的尺度。

被抢注卡住注册证,不妨碍法院按未注册驰名商标予以保护——抢注攀附者不但要停用,还要赔一百万元。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

南某有限公司(以下简称南某公司)系知名葡萄酒品牌“Penfolds”注册商标的权利人。上世纪90年代“Penfolds”葡萄酒进入中国后,南某公司将“奔富”作为“Penfolds”葡萄酒的中文名称一直沿用至今。经过南某公司长时间、大范围、持续地宣传、销售和推广,“奔富”葡萄酒获得了较高的知名度和影响力,被广大消费者所熟悉和认可。在葡萄酒商品上,“奔富”与“Penfolds”也逐渐形成了唯一对应的关系。《中国食品》《中华工商时报》等媒体将“奔富”作为“Penfolds”的中文翻译使用在宣传报道中,国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)、工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)以及法院在相关裁定和判决中,曾多次认定“奔富”与“Penfolds” 具有对应性。

“奔富”商标积累了巨大的商业价值,导致案外人恶意抢注。2011年南某公司申请注册“奔富”商标时,因与在先注册的商标近似,被商标局驳回申请。南某公司不服提起行政诉讼,经过一审、二审和再审程序,最高人民法院作出判决:撤销一审、二审行政判决和商评委决定,商评委就“奔富”商标重新作出决定。本案诉讼期间,南某公司申请的“奔富”商标已初审公告。

淮安市华某庄园酿酒有限公司(以下简称淮安华某公司)多次向商标局申请注册“PENFOILLS”“PENFUNILS”等与“Penfolds”近似的英文商标,同时还从案外人处受让了“奔富尼澳”中文注册商标,并将“奔富”“奔富尼澳”“Penfunils”等标识大量地使用在其生产的葡萄酒商品上,由被告杭州正某贸易有限公司(以下简称杭州正某公司)进行销售。经南某公司申请,“奔富尼澳”商标被商评委宣告无效,“PENFOILLS” “PENFUNILS”的商标注册申请亦被商标局驳回。原告南某公司认为两被告上述行为侵害了其商标权,提起诉讼要求被告淮安华某公司、杭州正某公司立即停止侵权并赔偿其经济损失及合理维权支出100万元。

江苏省南京市中级人民法院于2020年1月14日作出(2018)苏01民初3450号民事判决:两被告立即停止侵害原告享有的“PENFOLDS”“Penfolds”注册商标专用权及“奔富”未注册驰名商标权的行为,淮安华某公司赔偿原告经济损失及维权合理费用100万元,杭州正某公司对其中的20万元承担连带赔偿责任。宣判后,双方当事人均未上诉,判决已发生法律效力。本案的争议焦点有三:1.“奔富”是否属于未注册驰名商标;

2.两被告的行为是否构成商标侵权;

3.若侵权成立,两被告应当承担何种民事责任。

一、原告的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标。首先,商标是识别商品或者服务来源的标志,其价值建立在以使用为基础的商业信誉之上。同注册商标一样,未注册商标因长期使用行为也能够积累商业信誉,具备显著性和知名度,相关公众可以凭借未注册商标将特定商品与其他商品进行区分。因此,未注册商标达到一定知名度时,客观上能够产生市场价值和商业利益,未注册驰名商标的合法权益应当受到法律保护。其次,南某公司在其商品包装、经销合同、广告宣传中大量地使用“奔富(Penfolds)”“奔富/Penfolds”“Penfolds(奔富)”等标识,相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用,英文“Penfolds”商标与中文“奔富”商标已形成对应关系,在国内葡萄酒消费群体中,“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。

再次,因案外人的抢注行为,导致南某公司使用的“奔富”商标长期未能核准注册。而对于被诉侵权行为是否成立的判断需要以“奔富”是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此,根据当事人的请求和本案的具体情况,有必要认定“奔富”是否属于未注册驰名商标。最后,根据《中华人民共和国商标法》第十四条的规定,结合相关公众对“奔富”商标的知晓程度、“奔富”商标使用的持续时间、“奔富”葡萄酒的销售数量、南某公司相关宣传所持续的时间、程度和地理范围以及“奔富”商标受保护记录等多方面因素,应当认定“奔富”为未注册驰名商标。

二、两被告的行为构成商标侵权。本案中,从主观恶意来看,淮安华某公司违反了诚实信用的基本原则,申请注册了多件与南某公司具有较强显著性商标相同或近似的商标,且其未对此作出合理解释,可以确认淮安华某公司具有明显攀附他人品牌商誉的主观故意。从客观行为来看,淮安华某公司、杭州正某公司在其生产、销售的葡萄酒商品及相关宣传材料上使用的“奔富”标识与未注册驰名商标“奔富”构成相同,使用的“Penfunils”标识与南某公司享有的“Penfolds”注册商标构成近似,属于商标侵权行为。

三、两被告应承担停止侵权并赔偿经济损失的法律责任。未注册驰名商标属于商标权人的合法民事权利,侵害未注册驰名商标造成权利人损害的,应当依法承担赔偿责任。本案中,淮安华某公司生产、销售的,杭州正某公司销售的被诉侵权商品侵害了南某公司享有的“Penfolds”注册商标专用权和“奔富”未注册驰名商标的权利,依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事法律责任。

1.对于相关公众广为知晓但因他人抢注而未能核准注册的商标,人民法院可以根据当事人请求,在商标侵权案件中结合该商标使用持续时间、宣传投入、范围、程度以及受保护记录等因素,依法认定为未注册驰名商标并予以保护。

2.行为人违反诚实信用原则,对于明知是他人未在中国注册的驰名商标,利用商标注册先申请原则,抢先申请注册或者受让与该未注册驰名商标相同或者近似的商标,并使用在相同或者类似商品上,获得不当利益,给权利人造成损害的,人民法院可以根据权利人请求,判令行为人停止使用并赔偿损失。

案号:(2018)苏01民初3450号 审理法院:江苏省南京市中级人民法院 裁判日期:2020-01-14

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2024-09-2-159-004)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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