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参考案例广东某家具公司诉东莞某胜家具公司、东莞某鼎家具公司、某学院侵害实用新型专利权纠纷案

案号:(2019)最高法知民终181号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2020-07-03
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

家居公司出图纸、甲厂转包、乙厂加工——三家都是共同制造者;权利人已从一方和解拿了九万,剩下的连带赔偿里要扣掉。

最高人民法院:委托加工中提供技术方案的定作人实质决定专利技术方案的实施,与承揽人构成共同实施者;权利人已获部分赔偿的,其余侵权人仅就扣减后金额承担连带责任。

规则确立:同一诉讼标的的损害赔偿总额确定,权利人与部分侵权主体和解已获赔偿的应予扣减,避免双重获利。

二、裁判要点提炼

加工承揽关系中提供技术方案的定作人实质上决定了专利技术方案的实施,其与承揽人等直接实施专利的主体构成专利共同实施者。

部分共同侵权人与权利人达成和解并已实际赔偿部分损失的,为避免权利人双重获利,其余共同侵权人仅就扣减该已付赔偿后的侵权损失承担连带赔偿责任。

三、赵律师点评

一张订单牵出三级制造链

床架卡扣机构实用新型专利,侵权链条是三段式:家居公司中标学院宿舍床项目、出技术方案;甲家具公司接单后又转给乙家具公司实际加工;被诉产品落池。权利人一审只告了甲、乙两家和学院(家居公司在一审中和解赔了九万后撤诉)。一审只认定乙厂制造、甲厂仅销售且合法来源抗辩成立免赔,判乙厂赔十万。二审大改:甲厂提供了技术方案,与乙厂共同制造、共同销售,连带赔偿——但总数酌定十五万,扣掉已拿到的九万,两家在剩余六万内连带。

技术方案的源头就是责任的源头

两个规则要点。第一,共同制造的认定:专利法上制造专利产品,指做出或形成覆盖权利要求全部技术特征的产品——乙厂动手做了,但图纸是甲厂给的,技术方案最初来源于家居公司。定作人提供技术方案、要求按图施工的,实质决定了专利技术方案的实施,与承揽人构成共同实施者。甲厂想用销售者加合法来源抗辩的金蝉脱壳,被共同制造的定性击穿。第二,和解赔偿的扣减:同一侵权事实的赔偿总额是确定的(本案酌十五万),权利人已从家居公司拿走九万,若再向甲乙两家全额追偿,就同一损失获两次填补——双重获利不被允许,扣减后六万由剩余侵权人连带。权利人可以选择起诉对象,但总账只有一本。

对表:加工链上的每双眼睛都盯着技术方案

给权利人:侵权链条上游(出图纸的品牌方)才是赔偿能力最强的目标,取证要覆盖技术方案的流转路径;与部分主体和解时金额要留有余地——和解款会在后续判决中扣减,总量不变。给定作人:向代工厂提供含专利技术的图纸,就是共同制造者,合法来源抗辩帮不了你;委托加工合同里的知识产权保证条款只能内部追偿,挡不住对外连带。给承揽工厂:接单前审查技术方案的知识产权状态,留存定作人提供图纸的证据——共同制造的连带责任下,追偿权就靠这些文件。给法院:委托加工型共同实施的认定以技术方案支配权为标尺;和解扣减规则保证赔偿总额的唯一性。

图纸从谁手里递出,责任就从谁肩上开始——加工链条可以层层转包,专利法上的制造责任却环环相扣、一家不少。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

广东某家具公司系专利号为201521011294.4、名称为“床架卡扣机构”实用新型专利(以下简称涉案专利)的专利权人。该公司诉称:东莞某胜家具公司、东莞某鼎家具公司未经许可制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品,某学院未经许可使用落入涉案专利权保护范围的产品,侵害了其专利权。故请求判令:(1)某学院立即停止使用侵害广东某胜家具公司专利权的产品;(2)东莞某胜家具公司、东莞某鼎家具公司立即停止制造、销售及许诺销售侵害广东某胜家具公司专利权的产品,销毁生产侵权产品的专用模具以及库存产品;(3)东莞某胜家具公司、东莞某鼎家具公司、某学院赔偿广东某胜家具公司经济损失 20万元(含为调查、制止侵权行为支出的费用);(4)东莞某胜家具公司、东莞某鼎家具公司、某学院承担本案全部诉讼费用。

东莞某胜家具公司辩称:广东某家具公司主张的涉案专利,有证据证明其在专利申请日前已经生产涉案产品,因为成本原因,该公司没有举证;该公司没有生产行为,是东莞某鼎家具公司生产并完成送货;是否侵权尚无定论。

东莞某鼎家具公司辩称:该公司的行为不构成侵权,不应承担侵权赔偿责任。广东某家具公司要求赔偿其损失20万元无法律依据,且广东某家具公司未提供证据证明其受到的具体损失,应予以驳回。

某学院未作答辩。

法院经审理查明:广东某家具公司是涉案专利的权利人。某家居公司通过招投标与某学院签订购销协议,约定某家居公司向某学院销售宿舍用上下床,某家居公司随后与东莞某胜家具公司签订协议,约定由东莞某胜家具公司为其制造上下床,东莞某胜家具公司继而与东莞某鼎家具公司签订协议,约定由东莞某鼎公司实际代为加工,东莞某鼎家具公司制造了落入涉案专利权保护范围的被诉侵权产品。一审诉讼中,广东某家具公司与某家居公司达成和解,某家居公司赔偿广东某家具公司9万元,广东某家具公司撤回对某家居公司的起诉。

河南省郑州市中级人民法院于2019年3月25日作出(2018)豫01民初93号民事判决:一、东莞某鼎家具公司立即停止生产、销售侵害广东某家具公司涉案专利权产品的行为;二、东莞某胜家具公司立即停止销售侵害广东某家具公司涉案专利权产品的行为;三、东莞某鼎家具公司于判决生效之日起10日内赔偿广东某家具公司经济损失 10万元;四、驳回广东某家具公司的其他诉讼请求。宣判后,东莞某鼎家具公司以东莞某胜家具公司与其之间为加工承揽合同关系,侵权赔偿责任应由定作人东莞某胜家具公司承担为由,提起上诉。最高人民法院于2020年7月3日作出(2019)最高法知民终181号民事判决:一、维持河南省郑州市中级人民法院(2018)豫01民初93号民事判决第一项;二、撤销河南省郑州市中级人民法院(2018)豫01民初93号民事判决第二项、第三项、第四项;

三、东莞某胜家具公司立即停止制造、销售侵害广东某家具公司涉案专利权产品的行为;四、东莞某鼎家具公司与东莞某胜家具公司于判决生效之日起10日内,共同连带赔偿广东某家具公司经济损失6万元;五、驳回东莞某鼎家具公司的其他上诉请求;六、驳回广东某家具公司的其他诉讼请求。法院生效裁判认为,专利法中“制造专利产品”是指,做出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。在委托加工专利产品的情况下,如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品,则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。经二审查明,本案系某家居公司委托东莞某胜公司制造侵权产品,东莞某胜公司再委托东莞某鼎公司实际加工,技术方案最初来源于某家居公司,东莞某胜家具公司向东莞某鼎家具公司提供了来源于某家居公司的技术方案,东莞某鼎家具公司按照东莞某胜家具公司的要求,制造了落入广东某家具公司专利权保护范围的被诉侵权产品。

东莞某胜家具公司与东莞某鼎家具公司之间并非买卖合同关系,而系委托加工合同关系,二者共同实施了制造、销售被诉侵权产品的行为,应当基于同一侵权损害事实对全部侵权损害结果承担连带责任。一审判决关于东莞某胜家具公司仅实施了销售行为的认定有误,在此基础上,认定东莞某胜家具公司仅需承担停止销售的责任,而以其合法来源抗辩成立为由免除其赔偿损失责任,适用法律确有错误,应予纠正。

关于本案的民事责任承担,还需考虑广东某家具公司在一审期间撤回对某家居公司的起诉,仅对同一侵权事实中的部分侵权被告提起诉讼的情况。在专利侵权诉讼中,被诉侵权产品的制造者应当对侵权后果承担全部赔偿责任。针对同一诉讼标的,当多主体均实施了制造被诉侵权产品的行为时,各侵权主体应对权利人承担连带赔偿责任。权利人可以选择向全部或部分侵权主体主张赔偿,各侵权主体均有义务对权利人承担全部赔偿责任。但是,特定案件中,无论是依据权利人遭受的损失、侵权人的获利,还是法定赔偿标准判定专利侵权损害赔偿数额,权利人因同一诉讼标的应当获得的损害赔偿数额是确定的。如权利人因与部分侵权主体达成和解等原因已获得部分赔偿,为避免权利人双重获利,其已获赔偿的金额应当予以扣减,即,其余被诉侵权主体仅需对扣减之后的金额承担连带赔偿责任。本案酌定广东某胜家具公司因本案侵权行为而应获赔15万元(含维权合理开支)。

广东某胜家具公司因本案侵权事实已从某家居公司处获得9万元赔偿,应当在广东某胜家具公司应获赔偿的数额内予以扣除,故东莞某胜家具公司与东莞某鼎家具公司在剩余6万元的赔偿金额内承担连带赔偿责任。

1.加工承揽关系中提供技术方案的定作人实质上决定了专利技术方案的实施,其与承揽人等直接实施专利的主体构成专利共同实施者。

2.侵害专利权纠纷案件中,部分共同侵权人与权利人达成和解并已实际赔偿权利人部分损失的,为避免权利人双重获利,其余共同侵权人仅就扣减该已付赔偿后的侵权损失向权利人承担连带赔偿责任。

案号:(2019)最高法知民终181号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2020-07-03

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-054)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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