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参考案例上海某公司诉广东某公司、某网络公司、某旅游公司侵害实用新型专利权纠纷案

案号:(2020)最高法知民终1568号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2021-07-09
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

违约把合作方技术方案发上网,专利授权后自己拿这个公开当现有技术抗辩?最高法院:任何人不得因自身违法行为获利。

最高人民法院:被诉侵权人或其授意的第三人违反明示或默示保密义务公开专利技术方案,据该非法公开事实主张现有技术抗辩的,不予支持。

规则确立:现有技术抗辩的行使以善意或无过错为前提,自己违法公开的技术方案不能作为抗辩依据。

二、裁判要点提炼

被诉侵权人违反合同保密义务、未经专利权人同意公开专利技术方案的,不得依据该非法公开形成的现有技术主张现有技术抗辩。

产品交付承运人运输不当然导致技术方案因投入市场而公开;现有技术抗辩的成立须以技术方案已为公众所知为前提。

三、赵律师点评

共享童车的手柄,牵出一桩反向操作

自动租售终端连接手柄的实用新型专利,被诉产品是景区共享儿童手推车的连接手柄,链条是制造商卖给运营方、运营方投放到景区。离奇的地方在于制造商和权利人的旧关系:专利申请日之前,权利人曾向该制造商采购儿童推车租赁设备,合同白纸黑字约定专利权归权利人、制造商对设备知识产权和产品资料负保密义务。制造商在申请日前把载有相关技术方案的文章和图片发上了某网站——专利授权后,它拿这次公开主张现有技术抗辩。

先违约制造现有技术,再援引现有技术

这个操作的逻辑闭环是:我违约公开了你的技术,你的专利因此丧失新颖性或者至少我获得抗辩,你还得不了。最高法院不买账,论证分两步。第一步,纠正一审的公开认定:产品交付承运运输不等于投入市场公开,技术方案并未因运输而为公众所知。第二步,也是规则的核心:现有技术抗辩的制度功能,一是防止不当授权的专利权人侵扰公众,二是给善意使用现有技术的人稳定预期——制度是为善意一方准备的。民事活动遵循诚信原则,任何人不能因自身违法或不当行为获利;自己或授意第三人违反保密义务公开的技术方案,再拿来作抗辩,就是把违法公开变成脱责工具。制造商违反合同保密义务,行为具有违法性和可责难性,抗辩不予支持。二审改判:制造商停止制造销售并赔偿五十万及合理开支。

对表:保密义务是双向护城河

给权利人:与供应商、代工厂签约时把知识产权归属和保密义务写死,本案的胜诉基石就是那份采购合同;发现对方擅自披露技术方案,及时固定违约公开的证据。给被诉侵权人:手里握有专利申请日前的公开证据先别急着高兴——查清公开主体是谁、公开者对权利人负不负保密义务,若公开是自己或受自己授意的人干的,这条路走不通还添赔偿。给法院:现有技术抗辩审查增加善意性检验,违法公开形成的现有技术排除在抗辩依据之外;交付承运不认定公开,避免运输环节被虚构成公开事件。

把别人的技术偷偷挂上网,再举着网页喊这是现有技术——最高法院一句话拆穿:违法者不得从自己的违法里捡便宜。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

上海某公司系“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”的实用新型专利(以下简称涉案专利)的权利人。该公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼,主张在某旅游公司管理的旅游景区内使用的共享儿童手推车的连接手柄落入涉案专利保护范围。上述被诉侵权产品系广东某公司制造并销售给某网络公司,并由某网络公司使用在某旅游公司管理的景区内租赁给游客使用,三公司的行为侵害了涉案专利权。上海某公司在涉案专利申请日前曾向广东某公司采购儿童推车租赁设备并签订采购合同,广东某公司依约完成产品制造并在涉案专利申请日前将产品交付承运人运输。广东某公司据此提出先用权抗辩以及现有技术抗辩。

江苏省苏州市中级人民法院认定,被诉侵权技术方案于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而被公开,广东某公司的现有技术抗辩成立。后于2020年6月24日作出(2019)苏05民初177号民事判决:驳回上海某公司的诉讼请求。上海某公司提起上诉。二审期间,广东某公司主张其于涉案专利申请日前已通过互联网公开了载有相关技术方案的产品图片,并据此提出新的现有技术抗辩。二审经审理查明,上海某公司与广东某公司的采购合同约定儿童推车租赁设备及相关设计的专利权属于上海某公司,广东某公司对上海某公司的儿童推车租赁设备的知识产权、产品资料、业务模式、软件功能负有保密义务。广东某公司在某网站公开文章及图片的行为属于违反合同保密义务的披露行为。最高人民法院于2021年7月9日作出(2020)最高法知民终1568号民事判决:一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05民初177号民事判决;

二、广东某公司立即停止侵害涉案实用新型专利权的行为,即立即停止制造、销售被诉侵权产品;三、广东某公司赔偿上海某公司经济损失50万元及合理开支20904.3元。某网络公司、某旅游公司对其中合理开支20904.3元承担连带责任;四、驳回上海某公司的其他诉讼请求。法院生效裁判认为:综合案件相关事实,广东某公司将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知,一审法院关于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而导致被诉侵权技术方案被公开的认定有所不当,予以纠正。关于广东某公司依据其在某网站公开的文章及图片主张现有技术抗辩的问题,现有技术抗辩制度一方面可以防止社会公众遭受不当授权的专利权人提出的侵权诉讼的侵扰,在无效宣告行政程序之外提供更为便捷的救济措施;另一方面,其也为善意使用现有技术的社会公众提供一种稳定的合理预期,可以对自身行为进行合理预测和评价。

但是,民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,同时不得违反法律和公序良俗,这是民法的基本原则。作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由,现有技术抗辩的行使也应遵循上述民法基本原则,被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方,任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益。如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术,系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案,则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩,否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益,明显违反民法基本原则和专利法立法精神。根据当事人双方的协议,广东某公司负有保密义务,该公司未经专利权人上海某公司同意而公开涉案专利技术方案,违反合同义务,其行为具有违法性和可责难性,基于前述有关民法基本原则,其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。任何人不得从违法行为中获益。

被诉侵权人或者其授意的第三人违反明示或者默示的保密义务公开专利技术方案,被诉侵权人依据该非法公开的事实状态主张现有技术抗辩的,人民法院不予支持。

案号:(2020)最高法知民终1568号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-07-09

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-070)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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