参考案例马某某公司诉阳江市某某贸易有限公司、阳江市某某刀剪有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

马某某公司诉称，阳江市某某贸易有限公司（以下简称某贸易公司）、阳江市某某刀剪有限公司（以下简称某刀剪公司）共同生产、销售被诉侵权产品，侵犯其外观设计专利权。请求判令某贸易公司、某刀剪公司：1.立即停止侵权行为，销毁侵权产品及其生产模具：2.共同赔偿马某某公司人民币10万元；

3.承担本案的诉讼费用。

某贸易公司、某刀剪公司共同辩称：1.外观设计专利侵权的判断需要有两个条件，一是被控侵权产品包含外观设计专利的独创性部分，二是被控侵权产品是从整体上与外观设计专利产品相同或近似。

2.被控侵权产品不属于外观专利侵权。被控侵权产品与涉案专利设计具有不同的设计特征：第一，圆铆钉不同，圆铆钉形状存在明显的差异，被控侵权产品的铆钉为实心圆点，而专利产品是空心圆圈。第二，图文不同，被控侵权产品在铆钉上印有英文单词，而专利产品没有。第三，手柄不同，整个手柄比专利产品的长和扁，且左右两边连接处紧密，很好地将整个手柄结合一起。第四，纹路不同，手柄中凸起来的弧线线条是对称的且弯曲，而专利产品只有一侧存在纹路且都是直的。第五，颜色不同，被控侵权产品手柄全部蓝色，而专利产品由不同颜色和材质构造，整体性容易被一般消费者观察到，足以造成二者整体视觉效果的明显差异。

综上，被控侵权产品与涉案专利产品既不相同也不近似，故某贸易公司和某刀剪公司不构成侵权。法院查明，马某某公司于2004年2月6日向国家知识产权局申请了专利号为200430002915.XXX,名称为“剪刀”外观设计专利(以下简称涉案专利),2004年9月1日获得授权。将被诉侵权产品与涉案专利相比较，两者的主要区别在于：1.被诉侵权产品的整个刀片上有彩色图案，而专利产品没有；

2.连接两个刀片的铆钉虽都为圆形，但被诉侵权产品的铆钉比专利产品的大，且铆钉上面还有凸起的弧形线条：两者的其余部分均相同。

广东省广州市中级人民法院于2010年12月25日作出（2010）穗中法民三初字第165号判决，驳回马某某公司的全部诉讼请求。马某某公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2011年6月17日作出（2011）粤高法民三终字第164号判决，驳回上诉，维持原判。马某某公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2013年9月22日作出(2013)民申字第29号裁定，认为二审判决结论正确，应予维持，裁定驳回马某某公司的再审申请。最高人民法院认为：

一、关于一审法院是否遗漏无图案、色彩的被诉侵权产品 最高人民法院审查查明，马某某公司在一审中并未主张阳江公司、某刀剪公司生产、销售刀片上未带有花纹、图案的被诉侵权产品。根据一审庭审笔录以及马某某公司提交的书面意见，马某某公司在进行侵权比对时明确主张“两者不同点仅有铆钉的大小不同以及被诉侵权产品刀片上印有图案、颜色。……被诉侵权产品与涉案专利构成相近似”。因此，马某某公司有关一审法院遗漏被诉侵权产品的主张，缺乏事实依据，最高人民法院不予支持。

二、关于被诉侵权产品是否落入涉案外观设计专利权的保护范围 将被诉侵权产品与涉案外观设计专利相比较，二者均包括手柄、刀片以及设置于剪刀中部的铆钉三个主要部分。二者的共同点为，手柄、刀片的形状基本相同，手柄包括内、外两个明暗不同的同心圆环，并且在手柄中部均设置水滴状通孔。二者的主要区别在于：1．被诉侵权产品的铆钉为分别设置于剪刀两侧的两个圆台状凸起，体积明显较大，其中心线上还设置有波浪状条纹；涉案专利的铆钉为金属铆钉，体积明显较小，且仅在一侧中部设置有直线槽(以下简称区别特征1)。

2．被诉侵权产品的剪刀片上还设置有彩色图案(以下简称区别特征2)。

关于区别特征1。对于涉案外观设计专利而言，刀片、铆钉的设计均为剪刀类产品中的常规设计，其设计特点主要体现于手柄之上，创新高度相对有限。虽然被诉侵权产品采用了与其基本相同的手柄设计，但由于二者铆钉的形状、大小差异明显，并且铆钉设置于产品中部，区别特征1容易被一般消费者观察到，足以导致二者的整体视觉效果产生明显差异。

关于区别特征2。首先，正确界定外观设计专利权的保护范围，是进行外观设计专利侵权判断的基础。根据《中华人民共和国专利法》(2000年修正)第五十六条第二款的规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”。形状、图案、色彩是构成产品外观设计的三项基本设计要素，因此，在确定外观设计专利权的保护范围以及侵权判断时，应当以图片或者照片中的形状、图案、色彩设计要素为基本依据。其次，色彩要素不能脱离形状、图案单独存在，必须依附于产品形状、图案存在，色彩变化本身也可形成图案。根据《中华人民共和国专利法实施细则》(2002年修正)第二十八条第二款的规定，“外观设计的简要说明应当写明使用该外观设计的产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。”因此，简要说明中未明确请求保护色彩的，不应以图片、照片中的色彩限定外观设计专利权的保护范围，在侵权对比时应当不予考虑。

但产品上明暗、深浅变化形成图案的，应当视为图案设计要素，不应将其归入色彩设计要素，涉案专利手柄上明暗不同的同心圆环属于图案设计要素，马某某公司有关涉案专利属于单纯形状的外观设计的主张，与事实不符。最后，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与外观设计专利相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权产品落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。被诉侵权产品在采用与外观设计专利相同或者相近似的外观设计之余，还附加有其他图案、色彩设计要素的，如果这些附加的设计要素属于额外增加的设计要素，则对侵权判断一般不具有实质性影响。否则，他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造，促进科技进步和创新的立法本意。

涉案专利并未要求保护色彩，刀片上亦无图案设计，区别特征2属于被诉侵权产品上额外增加的设计要素，不应对侵权判断产生实质性影响。

综上所述，区别特征1对整体视觉效果具有显著影响，被诉侵权产品与涉案外观设计专利既不相同也不近似。二审判决以“在剪刀片上设计有彩色图案，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”等为由，认定二者整体视觉效果具有实质性差异，适用法律错误，应予纠正。鉴于二审判决结论正确，故最高人民法院予以维持。外观设计专利侵权纠纷中，被诉侵权产品在采用与外观设计专利相同或者近似的外观设计之余，还附加有其他图案、色彩设计要素的，如果这些额外增加的设计要素对外观设计的整体视觉效果无显著影响，则对侵权判断一般不具有实质性影响。