参考案例上海某文具制造有限公司诉宁波某制笔有限公司不正当竞争纠纷案

2002年7月19日，上海某文具制造有限公司向国家知识产权局申请了名称为“笔（事务笔）”的外观设计专利，该专利于2003年2月19日获得授权公告。因未缴纳专利年费，该专利权已于2005年10月12日终止。上海某文具制造有限公司生产的K-35型按动式中性笔使用了该外观设计。上海某文具制造有限公司在第16类笔商品上拥有“晨光”注册商标，自2005年起，该商标先后被评为上海市著名商标和驰名商标。上海某文具制造有限公司对其产品也进行了广告宣传。晨光牌K-35型按动式中性笔的外观由揿头、笔套夹、装饰圈、笔杆、笔颈、护套、尖套组成。上海某文具制造有限公司对其中笔套夹和装饰圈部分进行了专门设计。2007年6月4日，上海某文具制造有限公司在成硕工贸公司处购买了681型水笔一盒，该笔的结构和外观与上述K-35型按动式中性笔相同。681型水笔由宁波某制笔有限公司和宁波某文具有限公司生产、销售。

2008年4月21日，上海某文具制造有限公司以宁波某制笔有限公司和宁波某文具有限公司生产、销售的681型水笔仿冒K-35型按动式中性笔的特有装潢，构成不正当竞争为由提起诉讼，请求停止侵害和赔偿损失。

上海市第二中级人民法院作出于2008年6月19日作出（2008）沪二中民五（知）初字第112号民事判决：宁波某制笔有限公司和宁波某文具有限公司停止实施仿冒K-35型按动式中性笔特有装潢的不正当竞争行为，共同赔偿上海某文具制造有限公司经济损失10万元。宁波某制笔有限公司上诉后，上海市高级人民法院判决于2008年10月20日作出（2008）沪高民三（知）终字第100号民事判决：维持一审判决。宁波某制笔有限公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案后，宁波某制笔有限公司因与上海某文具制造有限公司达成和解协议，申请撤回其再审申请。最高人民法院于2010年12月3日作出（2010）民提字第16号民事裁定，准许其申请。最高人民法院审查认为：多数情况下，如果一种外观设计专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止，该外观设计就进入了公有领域，任何人都可以自由利用。

但是，在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同时，反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。就获得外观设计专利权的商品外观而言，外观设计专利权终止之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争。因此，外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合反不正当竞争法的保护条件时，它还可以受到该法的保护。具体而言，由于商品的外观设计可能同时构成商品的包装或者装潢，因而可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护。

此时，该外观设计应当满足以下条件：1、使用该设计的商品必须构成知名商品；

2、该设计已经实际具有区别商品来源的作用，从而可以作为知名商品的特有包装或者装潢；

3、该设计既不属于由商品自身的性质所决定的设计，也不属于为实现某种技术效果所必需的设计或者使商品具有实质性价值的设计；

4、他人对该设计的使用会导致相关公众的混淆或者误认。不过，外观设计专利权的终止，至少使社会公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号，因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护。

商品的装潢的字面含义是指商品的装饰，它起着美化商品的作用。一般而言，凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰，都属于装潢。在外延上，商品的装潢一般可以分为如下两种类型：一类是文字图案类装潢，即外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合；另一类是形状构造类装潢，即内在于物品之中，属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造，但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外。现实生活中大多数装潢都可归为这两种类型。所谓知名商品的特有装潢，是指知名商品上具有区别商品来源的显著特征的装潢。由于文字图案类装潢和形状构造类装潢的表现形态不同，决定了它们构成特有装潢的条件也存在一定差异。

对于文字图案类装潢而言，由于消费者几乎总是习惯于利用它们来区分商品来源，除因为通用性、描述性或者其他原因而缺乏显著性的情况外，它们通常都可以在一定程度上起到区别商品来源的作用。一般而言，在使用文字图案类装潢的商品构成知名商品的情况下，该文字图案类装潢除缺乏显著性的情形外，通常都可起到区别商品来源的作用，从而构成知名商品的特有装潢。形状构造类装潢则并非如此。形状构造本身与商品本体不可分割，相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分，而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来。即使使用该形状构造的商品已经成为知名商品，在缺乏充分证据的情况下，不能直接得出相关公众已经将该种形状构造与特定的生产者、提供者联系起来的结论。

因此，对于形状构造类装潢而言，不能基于使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就当然认为该种形状构造已经起到了区别商品来源的作用，更不能仅凭使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就推定该种形状构造属于知名商品的特有装潢。因而，认定形状构造类装潢构成知名商品特有装潢，需要有更加充分的证据证明该种形状构造起到了区别商品来源的作用。可见，与外在于商品之上的文字图案类装潢相比，内在于商品之中的形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢需要满足更严格的条件。这些条件一般至少包括：1、该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征。

2、通过在市场上的使用，相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来，即该形状构造通过使用获得了第二含义。也就是说，一种形状构造要成为知名商品的特有装潢，其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的，它还必须能够起到区别商品来源的作用。只要有充分证据证明该形状构造特征取得了区别商品来源的作用，就可以依据知名商品的特有装潢获得保护。外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合反不正当竞争法的保护条件时，它还可以受到该法的保护。

商品的装潢不仅包含外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合，还包含内在于物品之中、属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造。认定形状构造类装潢构成知名商品特有装潢，需要有更加充分的证据证明该种形状构造起到了区别商品来源的作用。这些条件一般至少包括：1.该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征。

2.通过在市场上的使用，相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来，即该形状构造通过使用获得了第二含义。