参考案例某株式会社诉上海某电子科技公司侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
专利写明了用于成像设备,卖耗材的被告说我产品里没有打印机所以不侵权,法院:能装进去用就算数
上海知识产权法院:被诉侵权产品能够适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,即可认定具备该使用环境特征,再依全面覆盖原则判断是否落入保护范围
规则确立:使用环境特征限定的是产品的适用场合而非自身结构,产品不必自带使用环境,能用于该环境即具备该特征
二、裁判要点提炼
权利要求中的使用环境特征实质上属于产品的使用条件,并非产品自身的组成部分
被诉侵权产品能够适用于使用环境特征所限定的使用环境的,即可认定其具备该使用环境特征,不要求被诉产品本身包含使用环境的设备或构件
三、赵律师点评
硒鼓厂商的结构缺失抗辩
某株式会社持有一件电子照相成像设备、显影装置及耦联构件的发明专利,发现某电子科技公司生产销售多个型号硒鼓,起诉要求停止侵权并索赔一百二十万元。被诉硒鼓与专利权利要求记载的绝大多数技术特征相同,争议集中在权利要求中描述成像设备内部构造的一组特征:设备包括马达、驱动轴、可移动构件,显影装置安装于可移动构件并能响应其移动。被告抗辩称这些特征描述的是一个完整技术方案,被诉产品只是耗材,里面没有马达、没有驱动轴,因缺少必要技术特征而不构成侵权。
把使用环境与产品结构分开看
法院逐项分析权利要求中与成像设备相关的特征后发现,它们描述的是显影装置等工作部件与设备主组件之间的安装、响应关系,实质是显影装置的使用条件,而非显影装置自身的组成部分。逻辑上讲,一个硒鼓出厂时不可能自带打印机,若要求被诉产品必须包含成像设备才构成侵权,等于宣判所有耗材专利无法维权,明显背离权利要求的本意。据此法院确立:只要被诉产品能够适用于使用环境特征限定的使用环境——能装进打印机并配合其完成成像——即可认定具备该特征。被诉硒鼓与专利其余特征相同、又能适用该使用环境,落入保护范围,判决停止侵权并赔偿五十九万余元。
耗材类专利维权与抗辩的通用规则
对专利权人而言,权利要求写得再长的使用环境都不必害怕,只需证明被诉产品能够安装、配合到该环境中正常工作,必要时公证购买整机进行装配演示即可固定证据。对被诉方而言,产品不含环境设备绝不构成当然的抗辩,真正有价值的抗辩方向是证明被诉产品无法适用于该使用环境或与其他特征存在实质差异。对法院而言,区分使用环境特征与产品自身结构特征是比对的前提,把环境特征错当结构特征,要么放纵侵权要么冤枉无辜,本案给出的能适用即具备标准已被后续司法解释吸收。
耗材永远不自带机器,但耗材专利照样能维权。能适用即具备这七个字,划清了使用环境特征与产品结构的界限,也让硒鼓、墨盒、刀具、电池这类必须装进别的东西才能用的产品,保住了自己的专利保护伞。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
原告某株式会社诉称:某株式会社享有“电子照相成像设备、显影装置及耦联构件”的发明专利权,被告上海某电子科技公司未经许可,生产、许诺销售、销售了侵害某株式会社涉案专利权的产品,给某株式会社造成了经济损失。原告请求判令:1.上海某电子科技公司停止侵害某株式会社ZL200880003520.X号发明专利权的行为,包括制造、销售、许诺销售CE310、CE311、CE312、CE313和CF350A、CF351A、CF352A、CF353A 型号硒鼓的行为;
2.上海某电子科技公司赔偿某株式会社所受损失人民币100万元整;
3.上海某电子科技公司承担某株式会社为制止和消除侵权行为所支付的费用人民币20万元。
被告上海某电子科技公司辩称:“电子照相成像设备”“显影装置”“耦联构件”三者是有机结合的一个完整技术方案,涉案专利各项权利要求中描述的均涉及一种特定电子照相成像设备,电子照相成像设备的马达、由马达旋转并具有旋转力施加部分的驱动轴、可移动构件、显影旋转体及各个构件之间的相互关系等特征是必不可少的技术特征,被诉侵权产品因缺少上述技术特征而不构成侵权。
法院经审理查明:某株式会社系名称为“电子照相成像设备、显影装置及耦联构件”的发明专利的专利权人,专利号为ZL200880003520.X,专利申请日为2008年3月24日,授权公告日为2012年1月18日。上海某电子科技公司在其公司介绍册、公司网站及经营场所许诺销售、销售外包装盒上印有“生产商:上海某电子科技公司”的CE310、CE311、CE312、CE313 和 CF350A、CF351A、CF352A、CF353A 型号硒鼓。被诉侵权产品与涉案专利权利要求1-14、29-35记载的技术特征相同,且能够适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境。
上海知识产权法院于2018年8月30日作出(2017)沪73民初596号民事判决:上海某电子科技公司停止侵害某株式会社涉案专利权,赔偿某株式会社经济损失450000元、合理开支140159.98元,驳回某株式会社其余诉讼请求。宣判后,双方当事人均未上诉,判决已发生法律效力。法院生效裁判认为:本案主要涉及发明专利使用环境特征的认定及侵权判定问题。权利要求1、8、12、29、30、32中与“用于电子照相成像设备”相关的技术特征有:权利要求1中的技术特征“所述电子照相成像设备包括能由马达旋转并具有旋转力施加部分的驱动轴,并且所述电子照相成像设备包括可移动构件;所述显影装置能安装于所述可移动构件,且在所述显影装置安装于所述可移动构件的情况下,所述显影装置能够响应于所述可移动构件的沿单方向的移动沿着与所述驱动轴的轴向方向大致垂直的方向移动”;
权利要求8和12中的技术特征“所述电子照相成像设备包括能由马达旋转并具有旋转力施加部分的驱动轴,并且所述电子照相成像设备包括显影旋转体;所述显影盒能安装于所述显影旋转体,且在所述显影盒安装于所述显影旋转体的情况下,所述显影盒能够响应于所述显影旋转体的沿单方向的旋转沿着与所述驱动轴的轴向方向大致垂直的方向移动”;权利要求29中的技术特征“所述电子照相成像设备包括能由马达旋转并具有旋转力施加部分的驱动轴,并且所述电子照相成像设备包括可移动构件”;权利要求30和32中的技术特征“所述电子照相成像设备包括能由马达旋转并具有旋转力施加部分的驱动轴,并且所述电子照相成像设备包括沿单方向旋转的可移动构件”;权利要求29、30和32中的技术特征“所述显影辊能够沿着与所述驱动轴的轴向方向大致垂直的方向移动”。以上特征与电子照相成像设备密切相关,即“与电子照相成像设备相关的特征A”。
该组技术特征除了描述与电子照相成像设备相关的结构组成和工作原理外,还就显影装置与可移动构件之间的“安装”“响应”关系作了描述。
由涉案专利说明书技术领域部分记载的内容可知,权利要求涉及的显影装置、显影盒或者耦联构件是固定地或者可拆卸地安装在电子照相成像设备上的,而电子照相成像设备可以是打印机、电子照相复印机、传真机等,显影装置、显影盒安装在上述设备的主组件(可移动构件或者是显影旋转体C)中,主组件的驱动轴产生的旋转力通过显影装置或显影盒中的耦联构件传递给显影辊,从而使感光鼓107上的静电潜像通过显影辊的显影剂显影,由此完成电子照相成像设备成像的关键步骤。由上述电子照相成像设备的工作原理描述可知,各权利要求中的“与电子照相成像设备相关的特征A”实质上属于显影装置、显影盒或者耦联构件的使用条件,显影装置、显影盒或者耦联构件在工作时与上述使用环境特征密切相关,但上述特征并非显影装置、显影盒或者耦联构件的组成部分。
因此,在考虑是否落入专利权利要求的保护范围时,被诉侵权产品不必须具有电子照相成像设备及其构件,如马达、由马达旋转并具有旋转力施加部分的驱动轴、可移动构件、显影旋转体等。只要被诉侵权产品能够适用于权利要求中使用的环境特征所限定的使用环境即可。被诉侵权产品与涉案专利权利要求1-14、29-35记载的技术特征相同,且能够适用于权利要求中使用环境特征(“与电子照相成像设备相关的特征A”)所限定的使用环境,落入涉案专利权的保护范围。故法院依法作出如上裁判。专利权利要求中记载的每一项技术特征均对其保护范围有限定作用,其中包括使用环境特征。如果被诉侵权产品能够适用于使用环境特征限定的使用环境,即可认定被诉侵权产品具备使用环境特征,进而可依据全面覆盖原则判断被诉侵权产品是否落入专利保护范围。
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案号:(2017)沪73民初596号 审理法院:上海知识产权法院 裁判日期:2018-08-30
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2024-13-2-160-019)。
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