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参考案例某泰(青岛)膜科技有限公司诉深圳市某脉膜科技有限公司、段某、杨某、罗某彪专利权权属纠纷案

案号:(2022)最高法知民终717号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2023-12-11
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

净水设备实用新型——前技术总监离职未满一年、在职员工参与,新公司却说发明人只有外面的杨某:三个人谁真动了手?

最高法院:实际发明人的认定方法——「如缺少发明人实际参与研发等可以直接认定发明人身份的证据,可基于诉争专利的技术领域、具体技术方案,综合考察技术沿革、研发过程以及发明人的教育背景、工作经历、岗位职责与诉争专利技术的关联性等予以认定」;杨某自二〇一四年起持续研发净水机、诉争专利与其在先发明「均围绕着解决相同问题的目标,具有技术上较为密切的关联」;段某系水处理膜专家、技术总监「可合理推知其可能参与或至少接触到……所有研发事项的技术资料」;罗某彪具备研发能力且三人已共同成立新公司——「难以排除……作出实质性贡献的可能」——三人均为实际发明人,专利由新旧两公司共同所有。

规则确立:发明人不是挂牌是干活——技术沿革对得上、岗位资历对得上,就推定你参与了;一人研发加两人职务相关,专利两家共分。

二、裁判要点提炼

认定专利的实际发明人时,如缺少发明人实际参与研发等可以直接认定发明人身份的证据,可基于诉争专利的技术领域、具体技术方案,综合考察技术沿革、研发过程以及发明人的教育背景、工作经历、岗位职责与诉争专利技术的关联性等予以认定。

离职未满一年的员工、在职员工作为实际发明人参与完成且与原单位本职工作或分配任务具有关联性的发明创造,构成职务发明;实际发明人同时包含原单位外人员的,专利权由原单位与新单位共同所有。

三、赵律师点评

节水专利上的三个名字

段某、罗某彪原系某泰(青岛)膜科技公司员工,相继离职后与杨某共同成立深圳某膜公司。二〇一八年一月深圳某膜公司申请「一种节水节能净水设备」实用新型专利,十月授权,发明人为段某、杨某、罗某彪。某泰(青岛)公司起诉:段某原系其技术总监离职不满一年、罗某彪系在职员工,诉争专利与工作任务相关且利用了公司物质技术条件,应属职务发明、专利权归其所有。深圳中院一审支持——专利权归某泰(青岛)公司。四被告上诉称:实际发明人只有杨某,段某、罗某彪挂名系「出于公司经营的考虑」。

综合认定的推定逻辑

最高法院的改判分三段。第一段,杨某:诉争专利与其自二〇一四年以来的多件净水机专利「均围绕着解决相同问题的目标,具有技术上较为密切的关联」——认定其为实际发明人。第二段,段某与罗某彪:「罗某彪在某泰(青岛)公司及其关联公司任职期间,工作内容与净水器的生产及相关产品开发有关联……具备相关研发能力」;「段某……长期从事水处理膜及相关膜组件、水处理工程的研发,其本身系水处理膜方面的技术专家」,且「作为某泰(青岛)公司技术总监,可合理推知其可能参与或至少接触到某泰(青岛)公司所有研发事项的技术资料」——「在诉争专利将段某、罗某彪均列为发明人,其二人具有相关研发能力且已经与杨某共同成立深圳某膜公司的情况下,难以排除……作出实质性贡献的可能」。第三段,归属的合成:「诉争专利系杨某、段某、罗某彪三人共同完成的发明创造」——段某离职未满一年、罗某彪在职,「诉争专利与……本职工作或分配的任务具有关联性」;杨某部分非职务——「故诉争专利应由深圳某膜公司与某泰(青岛)公司共同所有」。入库规则确立实际发明人的综合认定方法:技术沿革、研发过程、教育背景、工作经历、岗位职责与专利技术的关联性。

发明人认定的对表

给原单位:挂名抗辩(「他只是挂名」)不是护身符——技术总监、研发岗位、专业背景加「难以排除作出贡献的可能」就足以认定为实际发明人;举证重点是员工的技术履历与岗位职责覆盖面。给新设公司:发明人名单写谁,谁的旧东家就可能来分权——把在职、离职一年内的人员排除出发明人名单,或预留共有谈判空间;纯外部发明人的独立研发证据(技术沿革、在先专利)要扎实。给法院:实际发明人认定的路径——先看有无直接证据(实验记录、代码提交、过程文件),缺直接证据时按入库规则做关联性综合推定;权属结论按职务部分与非职务部分的发明人构成合成,一方全部职务则独有,混合则共有。

一台节水净水设备、三个名字、两家公司——最高法院把「谁发明了它」的问法换掉:不看谁挂名,看技术与人的轨迹能否对上;对得上的每个名字背后都有公司的一份权。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

原告某泰(青岛)膜科技有限公司[以下简称某泰(青岛)公司]诉称:深圳市某脉膜科技有限公司(以下简称深圳某膜公司)申请了名称为“一种节水节能净水设备”的实用新型专利(以下简称诉争专利),该诉争专利登记的发明人是段某、罗某彪、杨某,其中段某原系某泰(青岛)公司技术总监,离职不满一年,罗某彪系某泰(青岛)公司在职员工,诉争专利与该公司分配给段某、罗某彪的工作任务相关,且系利用某泰(青岛)公司的物质技术条件所完成的发明创造,应当认定为职务发明。请求判令:诉争专利为职务发明,某泰(青岛)公司为该专利的专利权人。

深圳某膜公司、段某、杨某、罗某彪原审共同辩称:1.诉争专利的实际发明人为杨某,段某、罗某彪并非诉争专利的实际发明人,将段某、罗某彪列为发明人是出于公司经营的考虑。

2.段某、罗某彪在某泰(青岛)公司的本职工作不涉及诉争专利研发,诉争专利不是段某、罗某彪在该公司所从事本职工作中作出的发明创造。

3.某泰(青岛)公司未提交证据证明其曾给段某、罗某彪下达过本职工作之外的专利研发任务,也无法证明该公司进行过与诉争专利相关的研发工作以及段某、罗某彪参与过相关研发工作,诉争专利也不属于“履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造”。

4.诉争专利是杨某自行独立研发完成的,未利用某泰(青岛)公司的物质技术条件。

法院经审理查明:段某、罗某彪原系某泰(青岛)公司员工,其相继离职后入职深圳某膜公司。2018年1月25日,深圳某膜公司申请诉争专利,2018年10月2日获得授权,发明人为段某、杨某、罗某彪,该专利权至今有效。

广东省深圳市中级人民法院于2021年7月31日作出(2020)粤03民初2206号民事判决:确认名称为“一种节水节能净水设备”、专利号为2018201*****.8的实用新型专利权归原告某泰(青岛)公司所有。宣判后,深圳某膜公司、段某、杨某、罗某彪不服,提起上诉。最高人民法院于2023年12月11日作出(2022)最高法知民终717号民事判决:一、撤销广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初2206号民事判决;二、确认专利号为2018201*****.8、名称为“一种节水节能净水设备”的实用新型专利权归深圳某膜公司与某泰(青岛)公司共同所有;三、驳回深圳某膜公司、段某、杨某、罗某彪的其他上诉请求;四、驳回某泰(青岛)公司的其他诉讼请求。本案争议焦点问题是:诉争专利的实际发明人应当如何认定。

首先,关于能否认定杨某系诉争专利的实际发明人之一。就诉争专利的技术沿革情况看,诉争专利与杨某作为发明人的在先专利在技术方案上具有较为密切的关联关系。根据诉争专利说明书的记载,诉争专利主要针对现有技术中反渗透净水设备存在的回收率低、反渗透膜使用寿命短且冲洗耗费大量原水导致水资源浪费严重以及电器元件易出故障等问题而进行了技术改进。所采取的技术方案是通过包括四面阀以及多个过滤器和压力桶等部件的连接关系,实现自来水压力驱动制水,代替了现有的有电有水泵带控制系统的净水设备,无需使用电和水泵驱动,同时通过打开自来水龙头或定期打开冲洗阀对反渗透膜过滤器进行冲洗,并采用浓水回流技术,仅排掉微量浓水,实现了节水节能。而围绕着净水机领域节水、节能以及解决膜元件污堵提高回收率等目标,杨某作为发明人,自2014年以来即进行了大量技术研发,先后申请了多件净水机相关的专利,反映了杨某长期致力于净水机研发的客观情况。

诉争专利虽然并非杨某在此前发明创造基础上直接进行的技术改进,但与此前的发明创造均围绕着解决相同问题的目标,具有技术上较为密切的关联,据此应当认定杨某系诉争专利的实际发明人。

其次,关于能否认定段某、罗某彪亦系诉争专利的实际发明人。诉争专利将段某、罗某彪均列为发明人,诉争专利申请时,段某、罗某彪与杨某已经共同成立深圳某膜公司。根据在案证据反映,罗某彪在某泰(青岛)公司及其关联公司任职期间,工作内容与净水器的生产及相关产品开发有关联,且其在某泰(青岛)公司初期也任职于研发岗位,在从事管理岗位后,也依然参与某泰(青岛)公司的技术研发活动,具备相关研发能力,并长期在某泰(青岛)公司及其关联公司负责与净水器研发、生产、销售相关的业务。段某本人在入职某泰(青岛)公司之前以及在该公司任职期间,长期从事水处理膜及相关膜组件、水处理工程的研发,其本身系水处理膜方面的技术专家。过滤膜系净水机产品的核心部件,过滤膜与净水机本身在技术领域上具有关联性,且段某作为某泰(青岛)公司技术总监,可合理推知其可能参与或至少接触到某泰(青岛)公司所有研发事项的技术资料。

基于上述情况,在诉争专利将段某、罗某彪均列为发明人,其二人具有相关研发能力且已经与杨某共同成立深圳某膜公司的情况下,难以排除段某、罗某彪在诉争专利研发过程中,对于技术方案的形成作出实质性贡献的可能,故应当认定段某、罗某彪亦系诉争专利的实际发明人。

综上所述,诉争专利系杨某、段某、罗某彪三人共同完成的发明创造。诉争专利申请时,段某从某泰(青岛)公司离职尚未满1年,罗某彪仍在某泰(青岛)公司任职。某泰(青岛)公司及其关联公司从事净水机产品研发业务,诉争专利与段某、罗某彪在某泰(青岛)公司承担的本职工作或分配的任务具有关联性。同时,现有证据亦能证明,诉争专利的发明人之一杨某长期从事净水机技术领域的研发,诉争专利系由杨某、段某、罗某彪共同研发完成。故诉争专利应由深圳某膜公司与某泰(青岛)公司共同所有。认定专利的实际发明人时,如缺少发明人实际参与研发等可以直接认定发明人身份的证据,可基于诉争专利的技术领域、具体技术方案,综合考察技术沿革、研发过程以及发明人的教育背景、工作经历、岗位职责与诉争专利技术的关联性等予以认定。

案号:(2022)最高法知民终717号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2023-12-11

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2025-13-2-160-003)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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