参考案例某公司、某石油有限公司诉嘉兴市某油业有限公司、上海某贸易有限公司侵害商标权纠纷案
一、案情速览
某公司与其关联公司持有多件注册于润滑油润滑脂商品上的中外文商标,起诉某油业公司在同类商品及宣传中使用近似标识,并主张其申请注册标识的行为侵害在先字号权构成不正当竞争,索赔四百九十万元。
被告辩称相关标识系原创设计、合法申请、善意取得,并主张原告商标不构成驰名商标不应扩大保护。
上海高院认定单纯商标申请行为并非反不正当竞争法规制的行为,但综合贡献率、企业规模与主观恶意等因素,将赔偿由三十万元改判为一百万元及合理费用五万余元。
二、裁判要点提炼
单纯的商标申请行为,因商业标识尚未与具体商品相结合,无法起到标示商品来源的作用,故并非反不正当竞争法所规制的行为,不构成对在先字号权的侵害。
因侵权所获利益与因被侵权所受损失均难以确定的,应综合考量侵权标识在产品利润中的贡献率、企业规模、侵权赔偿额计算期间内侵权产品的售价、销售地域范围与销量、利润率、侵权行为持续期间、请求保护商标的知名度与侵权人主观恶意等因素确定赔偿数额。
三、赵律师点评
申请商标这件事本身不归反法规管
被告被指控申请注册标识侵害了原告在先的字号权,法院没有支持,理由讲得很清楚:商标申请行为若涉及侵害他人在先权利,被侵害方应当通过法定的行政途径解决,比如提异议、提无效。更重要的是,商业标识在申请阶段还没有与具体商品结合,起不到标示商品来源的作用,而反不正当竞争法规制的是市场交易中的混淆行为。没有进入市场、没有来源标示功能,就不落入反法的射程。这条界限把行政程序与司法救济各自的位置摆正了。
程序上的一块硬骨头怎么啃下来
本案还处理了一个受理难题:按理说,两件注册商标之间的近似争议本应先向行政主管机关申请解决,法院不宜直接受理。但涉案标识的专用权后来被撤销、且依规定视为自始即不存在。既然权利基础已经消灭,再让当事人绕一圈行政程序就纯属讼累。法院基于效率价值做了权衡:直接审理既不损害当事人合法权益,又有利于实质性解决争议,于是受理并作出裁判。这个处理思路对类似案件很有参考价值。
赔偿从三十万到一百万差在哪
一审酌定三十万元,二审明确说过低并予调整。差距来自考量因素的展开:侵权标识在产品利润中的贡献率、侵权人的企业规模、计算期间内产品可能的售价、销售地域范围与销量、利润率、侵权持续期间、请求保护商标的知名度,以及侵权人的主观恶意。缺了这一串分析,酌定就容易失之笼统。另外还有一个程序细节:被告在一审中请求以立案日倒推两年至庭审当日为限计算赔偿,法院认为属于当事人意思自治且不违法,予以准许,此后的持续侵权可另行主张。
申请商标归行政程序管,反法不管;但把近似标识用到润滑油上卖出去,赔偿从三十万一路改判到一百万。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
原告某公司、某石油有限公司(以下简称某石油公司)诉称:嘉兴市某油业有限公司(以下简称某油业公司)注册及在润滑油、润滑脂等商品及宣传中使用商标等标识,侵犯了原告“MOBIL”“美孚”注册商标专用权。同时其申请注册等标识的行为也侵犯了两原告在先知名字号权,构成不正当竞争。上海某贸易有限公司(以下简称某贸易公司)销售了被控侵权产品,并在销售中使用“大众美浮”字样,同样构成了商标侵权及不正当竞争。据此,请求判令:两被告立即停止商标侵权和不正当竞争行为;某油业公司赔偿经济损失及合理费用490万元,某贸易公司赔偿10万元;某油业公司登报声明,消除影响。
被告某油业公司辩称:“大众美浮DAZHONGMEIFU”图文组合商标、“DasMeifu”文字商标、“DasMobil”文字商标是其原创设计,合法申请,善意取得,有权依法使用自己的注册商标,不存在侵权行为和侵权故意。原告享有注册商标专用权的“美孚”及“MOBIL”商标与被告某油业公司“大众美浮DAZHONGMEIFU”图文组合商标、“DasMeifu”文字商标不构成相同或类似商品/服务的近似商标。原告主张涉案“美孚”及“MOBIL”商标为驰名商标证据不足,不应享有扩大保护的特权,被告某油业公司的商号和商标合法取得,善意使用,不构成不正当竞争,在当地具有知名度。原告提出的赔偿请求缺乏事实和法律依据。请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。
被告某贸易公司辩称:其销售的产品是由被告某油业公司生产,仅是产品代理关系,所销售的产品均从合法渠道购进。其销售的“大众美浮”牌润滑油和“DASMEIFU”牌润滑油与原告“美孚”及“MOBIL”品牌产品在消费者中并不构成混淆,且销售数量很少,被告某油业公司也取得了商标注册,故原告提出的侵权和赔偿的请求不成立,请求法院驳回原告全部诉讼请求。
上海市第一中级人民法院经审理查明:原告某公司自1983年3月始在润滑油、润滑脂等商品上享有“美孚”“MOBIL”注册商标专用权。被告某油业公司1996年成立,后经核准在润滑油、润滑脂等商品上注册商标,并在润滑油、润滑脂等商品上及经营中使用商标等标识。2014年2月10日,商标评审委员会(以下简称商评委)撤销了商标在“润滑油、润滑脂”等商品上的注册,但在其余商品上予以维持。2015年3月16日,该商标又被依法撤销。被告某贸易公司销售了某油业公司生产的上述产品。
上海市第一中级人民法院于2015年12月25日作出(2013)沪一中民五(知)初字第199号民事判决:某油业公司、某贸易公司停止侵权;某油业公司赔偿两原告经济损失及合理费用共计30万元;某油业公司在《汽车画报》上刊登声明、消除影响。宣判后,某公司、某石油公司、某油业公司均提起上诉。
上海市高级人民法院另查明,2016年10月27日,商评委作出复审决定,维持商标在润滑油、润湿油、润滑脂商品上的注册,在其余商品上的注册予以撤销。2017年3月27日,上述复审决定予以公告。上海市高级人民法院于2019年7月31日作出(2016)沪民终35号民事判决,依法改判:某油业公司登报声明、消除影响;某油业公司、某贸易公司立即停止对某公司“MOBIL”“美孚”注册商标专用权的侵犯;某油业公司赔偿某公司经济损失人民币100万元及合理费用人民币53740元。法院生效裁判认为,本案二审主要涉及以下法律问题:
1.程序问题。关于某公司以某油业公司使用标识的相关行为构成对其注册商标专用权侵害为由提起诉讼,人民法院是否可予受理的问题。根据商评委复审决定,商标仅在“润滑油、润滑脂”等商品上享有注册商标专用权;而根据商评委争议裁定,商标在“润滑油、润滑脂”等商品上的注册被撤销。根据《中华人民共和国商标法实施细则》(2002年施行)第三十六条的规定,该商标的专用权应视为自始即不存在。但在本案一审起诉时,该标识的注册商标专用权尚未被终止,根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定,两原告起诉认为某油业公司使用在核定商品上的商标与其在先的注册商标构成近似,本应向有关行政主管机关申请解决。
但鉴于标识的商标专用权已被撤销且自始无效,基于法的效率价值目标,人民法院在本案中对标识与原告注册商标之间的纠纷进行审理,可以减少当事人的讼累且不会对当事人的合法正当权益造成损害,有利于使案件争议得到实质性解决。
2.实体问题。(1)关于某油业公司申请注册标识之行为,是否构成对某公司、某石油公司在先字号权的侵害。商标申请行为如涉及侵害他人在先权利,被侵害方可以通过法定的行政途径予以解决。单纯的商标申请行为,因商业标识尚未与具体商品相结合,无法起到标示商品来源的作用,故并非反不正当竞争法所规制的行为,不构成对在先字号权的侵害。(2)关于本案侵权损害赔偿之具体金额的确定。其一,关于侵权损害赔偿数额的计算期间,是指侵权指控成立后,法院计算侵权损害赔偿额时所依据的侵权具体期间。本案是否存在诉讼时效中断的事由,仅涉及对诉讼时效期间的重新计算,与实体判决中侵权损害赔偿的计算期间无涉。被告在一审中请求自立案日期倒推两年至一审庭审当日为限计算赔偿金额,该请求属于当事人意思自治且不违反相关法律规定,可予准许。至于此后因侵权行为持续而产生的损害赔偿,可另行主张救济。
其二,关于损害赔偿的考虑因素,本案中某油业公司因侵权所获得的利益和某公司因被侵权所受到的损失均难以确定,应综合考量侵权标识在产品利润中的贡献率、某油业公司的企业规模、在侵权赔偿额计算期间侵权产品可能的售价、销售地域范围、销量、利润率、侵权行为持续期间、某公司“MOBIL”和“美孚”注册商标的知名度、某油业公司的主观恶意等因素综合确定赔偿数额。原判酌情确定的赔偿额30万元明显过低,应依法予以调整。
综上,上海市高级人民法院依法改判:某油业公司登报声明、消除影响;某油业公司、某贸易公司立即停止对某公司“MOBIL”“美孚”注册商标专用权的侵犯;某油业公司赔偿某公司经济损失人民币100万元及合理费用人民币53740元。两个注册商标间的侵权纠纷,如被诉侵权在后注册商标已被撤销且自始无效,人民法院可继续审理并依法作出终审判决。
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案号:(2016)沪民终35号 审理法院:上海市高级人民法院 裁判日期:2019-07-31
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2024-09-2-159-005)。
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