参考案例福建某某新材料科技股份有限公司诉陈某及彭州某某新材料科技有限公司商标合同纠纷案

一、案情速览

一家新材料公司把「亚通」商标独占许可给陈某，约定在四川范围内使用五年，每年三十万元。合同里明确写了两条：不得以任何形式再许可给第三方；不得作为投资与第三方成立法人机构去生产销售。

合同签了三天，陈某就和另一个人成立了彭州公司，经营范围跟许可产品高度重合。随后他把商标交给彭州公司使用，彭州公司还代他付过许可费。

公司发现后解约并起诉。一审判决彭州公司承担连带责任，二审把这一项撤了：这是违约之诉，合同相对性挡在前面，实际使用商标的公司不是合同当事人。最高法再审审查维持。

二、裁判要点提炼

商标独占许可使用合同的被许可人，未经商标权人同意，将合同约定的商标转由他人使用，即便是转由其自己成立的公司使用，在商标权人未同意或认可的情况下，仍构成违约，应承担相应违约责任。

第三人代被许可人向商标权人支付许可使用费，属于代为履行行为，不能据此认定许可合同的主体已经变更，也不能据此推定商标权人许可该第三人使用商标。

三、赵律师点评

合同签了三天，公司成立了

2016 年 9 月 19 日，一家新材料公司与陈某签了一份《商标许可使用合同》。

商标叫「亚通」，核定使用的商品是非金属排水管、非金属水管、非金属门窗。都是建材。

合同的主要内容有四条：

第一条，许可陈某在他生产的塑料管材管件及产品包装上使用「亚通」商标。许可期限从 2016 年 10 月 10 日到 2021 年 10 月 10 日，五年。许可范围在四川省。

第二条，许可使用费每年三十万元。第一年的费用在 2016 年 9 月 10 日前支付，之后按季度，在每季度末最后一天支付下一季度的费用。

第三条，这一条最关键：陈某不得以任何形式和理由，将授权使用的商标再许可给第三方使用，也不得作为投资与第三方新成立法人机构进行生产、销售及其他盈利活动。

第四条，双方严格遵守约定，任何一方违约给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三条写了两句话，两个禁止。

第一句禁的是再许可：你不能把这个商标转手给别人用。

第二句禁的是变相再许可：你不能拿这个商标去投资，跟别人成立公司，然后让那个公司去生产销售。

为什么要写第二句？

因为现实里，很多人不会笨到直接签一份再许可合同。他们会绕：成立一家公司，把商标「给」公司用，公司生产销售，利润回到自己口袋。从形式上看，没有「再许可」这回事；从实质上看，效果一模一样。

第三句就是堵这个口子的。

现在看时间。

合同签订日：2016 年 9 月 19 日。

2016 年 9 月 22 日，也就是三天之后，陈某与另一名股东蒋某，成立了彭州某某新材料科技有限公司。经营范围是：塑料、橡胶制品的研发，塑料、橡胶管及管件的制造、安装、销售。

这个经营范围，与许可合同约定的产品范围，几乎完全重合。

随后，陈某把「亚通」商标交给了彭州公司使用。

到这里，两条禁令都被碰了：商标转由他人使用（碰第一句），使用方是陈某自己参与设立的公司（碰第二句）。

彭州公司也不是白用。它向商标权人指定的收款方支付过许可费，一共三十七万五千元。它还向另一家公司支付过租赁费和品牌费。

2017 年 12 月 11 日，彭州公司变更为陈某独资的一人有限责任公司。

2019 年 4 月 10 日，商标权人向陈某邮寄了解除合同函，理由是违反约定：再许可、欠付许可费、未停止违约行为。

随后起诉，提了七项请求：确认合同于 2018 年 10 月 9 日解除；陈某与彭州公司停止使用商标、停止生产销售、赔礼道歉；陈某支付拖欠的许可费五十二万五千元及后续占用费；赔偿经济损失二百万元；赔偿维权合理开支二十万元；彭州公司对第四、五项承担连带清偿责任。

这个案子的看点，不在「有没有违约」——违约是很明显的。

看点在两处：一是「我自己开的公司用，算不算再许可」；二是「实际用商标的那家公司，要不要一起赔」。

这两个问题，一审和二审给出了不同的答案。

合同里那两条禁令，堵的是什么

先解决第一个问题：自己开的公司用，算不算违约。

陈某的抗辩，思路大概是这样：彭州公司是我参与设立的，后来还是我独资的，它用商标等于我用商标，没有「转给第三方」这回事。

这个抗辩，在商业直觉上有一点道理。毕竟钱最后还是进了同一个口袋。

但法律上看，这个抗辩站不住，理由有三层。

第一层，主体不同就是不同。

公司是独立的法人。彭州公司有它自己的营业执照、自己的账户、自己的责任财产。它跟陈某是两个法律主体。

「我控股它」和「我是它」，是两件事。前者是股东关系，后者是人格混同——而人格混同要有证据，不是控股就够了。

本案里，彭州公司成立时是陈某与蒋某两个股东，后来才变成一人公司。在有两个股东的那段时间，它显然不是陈某的「另一个自己」。

第二层，合同禁的正是这种形式。

回到第三条第二句：不得作为投资与第三方新成立法人机构进行生产、销售。

这句话写得非常具体，它禁的就是「成立公司、让公司去生产销售」这个动作。

如果合同只写「不得再许可」，陈某的做法或许还能辩一辩：我没签再许可合同，我只是把商标给自家公司用。

但合同把这条路也堵了。所以这个抗辩，从合同文本上就被否掉了。

第三层，独占许可的性质决定了这一点。

判决书里有一句话：涉案《商标许可使用合同》约定的商标系独占许可，被许可人将商标再许可他人使用应征得商标权人的同意。

独占许可，意味着在约定的地域和期限内，只有被许可人能用，连商标权人自己都不能用。

这种许可的对价，是最高的。商标权人收了这个价，卖的就是「这片市场只有你用」。

如果被许可人转手让给别人用，商标权人收到的钱，跟它给出的独占地位，就不匹配了。

所以独占许可下的再许可，门槛更高：不仅要同意，而且要明示同意。

最高法在再审审查里，把这条规则表述得非常清楚：

商标独占许可使用合同的受让一方当事人，未经另一方同意，将合同约定的商标转由他人使用，即便是转由其自己成立的公司使用，在另一方未同意或认可的情况下，仍构成违约。

「即便是转由其自己成立的公司使用」，这半句是本案的核心。

它把「自己人」这个模糊地带，明确划进了违约的范围。

对做许可生意的人来说，这条规则的提示很直接：合同里写的「不得再许可」，不要理解成「不得签再许可合同」，要理解成「除了你，谁都不能用」。

自己开的公司、关联公司、代工厂、经销商，只要用你的名义去用这个商标，都在里面。

代付不等于换人：合同相对性怎么挡

陈某的第二个抗辩，是另一个方向：既然彭州公司一直在付许可费，商标权人也收了，那就说明商标权人认可彭州公司使用商标，甚至认可合同主体已经变成彭州公司。

这个抗辩，用的是「以行为推定同意」的思路。

事实基础是：彭州公司确实付过钱。它向商标权人支付过许可费共计三十七万五千元，还向一家关联公司支付过租赁费和品牌费。

商标权人也承认收到了这些钱。

那么，收钱是不是等于同意？

最高法的答案是：不等于。

理由是两个概念要分开：代为履行，和合同主体变更。

代为履行，是合同法上的一个制度：债务人可以请第三人代为履行债务，第三人履行了，债务就消灭了。但合同的主体没变，还是原来那两个人。

合同主体变更，是另一回事：要经过双方同意，把合同的权利义务整体转给一个新的主体。

本案里，彭州公司付钱，性质上是代为履行——它替陈某付了陈某该付的许可费。

这个认定，有事实支撑：付款的名义是「品牌费」「许可费」，收款方认可的是陈某的合同关系；合同文本从来没有改过；双方也没有签过任何转让协议。

所以，收钱只能证明「钱收到了」，不能证明「我同意你换人」。

这个区分，在实务里非常重要，因为它是很多人容易踩的坑。

站在许可方（商标权人）的角度：对方让关联公司付钱，你收了，后面想主张对方违约，对方就会说「你早就认可了」。

站在被许可方的角度：你以为让公司付钱、走公司账，就能把关系做实，实际上什么也没变。

那么，怎样才算「同意」？

一般要看三种证据：书面同意（补充协议、函件）、明示行为（比如直接与彭州公司签新合同、向彭州公司开具发票并注明合同主体）、以及其他能证明商标权人知晓并接受这种使用关系的证据。

本案里，这三种都没有。

反过来看，商标权人自己的行为也值得注意：它在 2019 年 4 月 10 日发了解除函，明确以「违约再许可」为理由之一。这个动作很关键——它表明商标权人从未认可过彭州公司的使用，解除的意思表示也是清晰的。

如果它一直沉默、一直收钱、从不提异议，那情况就不同了。沉默在某些情形下可以被解释为默许。

所以这个案子给双方各一句提醒：

许可方：发现对方让第三方使用，要及时书面提出异议。收钱可以，但要保留「我只是收钱，不代表同意」的证据。

被许可方：别指望用「付款走账」来改变合同关系。要变更，就签补充协议。

二审为什么把「连带」撤了

这是本案最有技术含量的一段。

一审判决的第五项：彭州公司对第四项（赔偿经济损失二百万元）承担连带清偿责任。

二审把这一项撤了。

同时，二审还把第二项改了：停止使用商标的义务主体，从「陈某和彭州公司」改为「陈某」。

也就是说，二审把彭州公司从整个判决里摘了出去。

为什么？

因为原告选的是违约之诉。

这个选择的后果，在这里显现出来了。

违约责任有一个基本前提：合同相对性。谁签的合同，谁承担违约责任。合同外的第三人，不承担违约责任，不管它实际做了什么。

本案的合同，是商标权人与陈某个人签的。彭州公司不是合同当事人。

所以，无论彭州公司用了多少商标、生产了多少产品，它都不承担「违约」责任。

一审让它承担连带责任，等于让一个非合同当事人承担合同责任，这在法理上是有问题的。

那原告能不能告彭州公司侵权？

能。商标权人可以对实际使用人主张商标侵权，这是一条独立的路。但本案原告没有走这条路，或者说走了但没走通。

从判决看，原告的第二项请求里确实有「停止生产、销售使用商标产品的侵权行为并赔礼道歉」这样的表述，带着侵权诉讼的味道。但一审、二审都把它处理成了合同项下的停止使用，没有单独认定商标侵权。

可能的原因是：彭州公司使用商标期间，是通过陈某的许可关系取得的使用外观，主观上难以认定「明知无权」；或者原告的证据集中在合同违约上，没有就商标侵权单独举证。

不管原因是什么，结果是清楚的：走违约，就只能找合同相对方。

这里有一个实务上的关键选择，值得展开说。

同一个事实——商标被不该用的人用了——有两条请求权基础：

第一条，违约。告合同相对方，理由是它违反了「不得再许可」的约定。优点是举证简单：有合同、有违反，就够了。缺点是只能告一个人，赔偿能力可能有限。

第二条，侵权。告实际使用人，理由是它未经许可使用注册商标。优点是被告范围宽：生产商、销售商、包装印刷商，链条上的都可以告。缺点是举证重：要证明商标相同或近似、要证明对方的使用属于商标性使用、要证明混淆可能，还要应对「合法来源」之类的抗辩。

本案原告选了第一条，所以只拿到了对陈某的判决。

而陈某的赔偿能力如何？判决赔三十六万，加许可费十五万，一共五十一万。这个数字最终能不能执行到位，是另一个问题。

如果当初两条路一起走，结果可能不同：对陈某主张违约，对彭州公司主张侵权，两边的钱都能要。

这个案子还有一个细节值得注意：二审把赔偿从二百万降到三十六万。

一审的二百万，大概是按原告的损失或者被告的获利酌定的。二审降到三十六万，说明二审认为原告的损失证据不足。

这个降幅很大，接近腰斩再腰斩。它反映的是这类案子的通病：权利人很难证明「因为对方违约，我少赚了多少」。

许可费一年三十万，五年一百五十万。判赔三十六万，大约相当于一年多的许可费。这个数，在同类案件里属于中等偏下。

所以对权利人来说，这个案子最实在的教训是：合同里的违约金条款，比事后的损失举证有用得多。

如果合同写了「每次违约按年许可费的三倍支付违约金」，法院酌减的空间会小很多。而写「赔偿实际损失」，就等于把定价权交给了法院。

最高法为什么驳回了再审

陈某向最高人民法院申请再审，2021 年 9 月 25 日，最高法裁定驳回。

裁定书的篇幅不长，但它把两个争点都过了一遍，表述很干净。

第一个争点，关于违约：

涉案合同是商标权人与陈某个人之间签订的，根据合同相对性原则，陈某是合同的一方主体。合同明确约定不得以任何形式和理由再许可给第三方使用。陈某在合同签订后将商标交由彭州公司使用，而彭州公司在变更为陈某一人公司之前，是他与案外人蒋某为股东的有限责任公司；在没有证据证明商标权人许可彭州公司使用的情况下，此举违反许可合同约定。

这段话里有三个技术点：

一是「合同相对性原则」，明确了陈某的合同主体地位。这一句同时解决了「陈某有没有资格被追责」和「彭州公司为什么没被追责」。

二是「变更为一人公司之前」，点明了时间顺序。这个细节很重要：如果彭州公司从一开始就是陈某独资，抗辩空间会大一些（虽然仍然构成违约）；但它先是两人公司，这就彻底排除了「自己人」的说法。

三是「没有证据证明许可」，把举证责任放在了陈某这边。主张「对方同意我用」的人，要拿出同意的证据。

第二个争点，关于代付：

尽管商标权人认可收到彭州公司支付给另一家公司的品牌费即为陈某支付的许可费，但彭州公司与该公司的行为均为代为履行行为，并不能据此证明本案商标许可使用合同的主体变更为彭州公司，亦不能证明商标权人许可彭州公司使用商标。

这一段，把「代为履行」和「主体变更」彻底分开了。

裁定最后一句，是一条通用规则：

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。商标独占许可使用合同的受让一方当事人未经另一方同意，将合同约定的商标转由他人使用，即便是转由其自己成立的公司使用，在另一方未同意或认可的情况下，仍构成违约，应承担相应违约责任。

这句话，可以直接拿去用。

遇到「我把商标给自己公司用，不算再许可」这样的抗辩，答案就是这一句。

遇到「对方一直收我公司的钱，说明认可了」这样的抗辩，答案是上一段：代付不等于换人。

两条规则，一条管主体，一条管行为，合起来把这个口子封住了。

一份五年期的商标许可，签了三天就出了一家新公司。

新公司的经营范围，跟许可产品的范围几乎一样。

这件事，从第一天起就写在纸上：合同第三条第二句，禁的就是这个。

所以这个案子其实没有太多悬念。有悬念的是两个技术问题：自己开的公司算不算第三方；实际用商标的公司要不要一起赔。

第一个问题的答案是：算。公司是独立主体，独占许可下谁都不能用。

第二个问题的答案是：不用——如果你只告违约的话。

第二个答案，可能比第一个更值得记住。

因为很多权利人在起诉时，只想着「他违约了」，没想到「还有一个人在用了」。

等判决下来，才发现该赔的人没赔，能执行的财产不在被告名下。

那时候再想补救，是另一个案子，另一轮举证，另一笔诉讼费。

所以这个案子真正的教训，不在合同条款上，在起诉那一刻的选择上：你要的是「认定他违约」，还是「把钱拿回来」。

这两个目标，有时候需要两条路一起走。