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参考案例深圳市某精密仪器股份有限公司诉广州某生物技术股份有限公司、王某等专利权权属纠纷案

案号:(2021)最高法知民终2146号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2022-12-10
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

血气分析仪专利权属案——同日申请的发明专利申请权已判归原公司,同方案的实用新型专利还在对方手里;离职员工当庭否认自己是发明人:这「自认」能直接采吗。

最高法院:涉案专利与在先判决所涉发明专利申请「为同一发明创造」,在先生效判决已认定系杨某、赖某离职一年内作出的职务发明创造、应归深圳市某公司,「广州某公司提交的证据不能推翻」;杨某、赖某否认发明人身份「并非单纯对所享有民事权利的放弃,其实质是否认深圳市某公司对涉案专利权属的主张,故不宜以当事人自认或者权利处分规则……直接作出认定,而应当综合本案证据经审理作出认定」;权属纠纷中「原告可以同时提出确认发明人的诉讼请求」,合并审理「程序并不违法」——驳回上诉,维持专利权归原公司、发明人为杨某赖某的判决。

规则确立:否认自己是发明人不是弃权是抗辩——职务发明的账,法院自己算。

二、裁判要点提炼

职务发明创造专利(申请)权权属纠纷案件中,原告可以同时提出确认发明人的诉讼请求,与权属请求合并审理,有利于查明事实、有效解决纠纷、避免分案审理的裁判冲突。

当事人否认其为涉案专利发明人的,不宜以当事人自认或者权利处分规则直接作出认定,其实质是否认权属主张,应综合全案证据经审理认定。

三、赵律师点评

同日申请的两份文书、一个技术方案

广州某公司于二〇一六年三月三十一日同日就「血气分析仪及其血气生化测试卡」提出实用新型专利与发明专利申请。发明专利申请先经确权诉讼:最高法院八〇〇号生效判决认定,杨某、赖某对发明创造的实质性特点作出创造性贡献、系实际发明人,该发明创造系二人从深圳市某公司离职一年内作出、与其本职工作有关的职务发明创造,申请权归深圳市某公司。而实用新型专利已授权、登记发明人为王某、朱某。深圳市某公司再诉:确认实用新型专利权归其所有、确认杨某赖某为发明人。一审广州知识产权法院支持全部诉请;广州某公司、杨某、赖某上诉。

否认发明人的三段处理

最高法院驳回上诉、维持原判。第一段,生效判决的拘束:涉案专利与七三二六号发明专利申请技术方案相同、为同一发明创造——八〇〇号判决对发明人及职务发明性质的认定构成在先确认,「广州某公司提交的证据不能推翻」。第二段,「自认」的排除:两离职员工当庭否认自己是发明人——「该否认行为并非单纯对所享有民事权利的放弃,其实质是否认深圳市某公司对涉案专利权属的主张」;各方的发明人主张都服务于各自的权属立场,「不宜以当事人自认或者权利处分规则……直接作出认定」,法院须依证据自主认定。第三段,诉的合并:确认发明人与确认权属具有直接关联——「允许原告同时提出确认发明创造发明人的诉讼请求,有利于查明案件事实,有效解决纠纷,避免分案审理可能出现的裁判冲突」,合并审理程序合法。

职务发明确权的对表

给原单位:同日发明与实用新型双申请的技术方案,发明申请确权胜诉后,实用新型照样追——同一发明创造的认定把两案打通;诉请里把「确认发明人」一并写上,别拆开打。给离职员工与新东家:当庭否认发明人身份救不了权属——法院按证据认定,否认反而坐实了争议焦点;在先生效判决认定的发明人与职务性质,要推翻得拿出新证据。给法院:权属案件的审理框架——先定发明人(不采自认、依证据)、再定职务属性、后定归属;同案合并审理发明人与权属两项请求。

两份同日递出的申请、一个技术方案、四位被点名的「发明人」——最高法院把确认之诉的顺序排好:先认人、再认账;否认自己是发明人的话说得再轻,证据面前法院照样替你算清。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

原告深圳市某精密仪器股份有限公司(以下简称深圳市某公司)诉称:广州某生物技术股份有限公司(以下简称广州某公司)于2016年3月31日向国家知识产权局提出专利号为CN201620275714.*、名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”的实用新型专利(以下简称涉案专利)申请,登记发明人为王某、朱某。广州某公司于同日就相同的技术方案还申请了发明专利,申请号为201610207326.*、名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”(以下简称7326号发明专利申请)。针对7326号发明专利申请,在先的(2019)最高法知民终800号民事判决(以下简称800号民事判决)确认,7326号发明专利申请权归属于深圳市某公司。广州某公司向国家知识产权局提出7326号发明专利申请时发明人为王某、赖某、杨某,后将发明人变更为王某、朱某,变更于2017年3月16日生效。

但王某、朱某均不是涉案专利的实际发明人,实际发明人应为赖某、杨某,故涉案专利系赖某、杨某与深圳市某公司终止劳动关系后一年内作出的,与赖某、杨某在深圳市某公司的本职工作有关的发明创造,属于职务发明创造,涉案专利权应归属深圳市某公司。且800号民事判决已确认7326号发明专利申请权归属于深圳市某公司。因此起诉请求:(1)确认涉案专利权属于深圳市某公司;(2)确认杨某、赖某为涉案专利的发明人;(3)本案诉讼费用由广州某公司、王某、朱某承担。

广州某公司辩称:(1)涉案专利的技术方案系广州某公司在现有技术基础上自主研发完成,系广州某公司的研发成果。(2)广州某公司员工卢某、谢某对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性贡献,系涉案专利的实际发明人。(3)杨某和赖某在深圳市某公司的工作内容与涉案专利不相关,即使认定涉案专利的发明人仅为杨某、赖某,以及赖某在深圳市某公司的工作内容与涉案专利有关,涉案专利也应当由深圳市某公司与广州某公司共有。(4)800号民事判决虽然认定涉案发明创造的发明人为杨某、赖某,但忽略了涉案专利与杨某在深圳市某公司的本职工作或被分配的任务不相关的事实,也忽略了关于职务发明和利用单位物资投入的相关分配的法律规定。

综上,涉案专利应当由广州某公司所有,或由广州某公司与深圳市某公司共同所有。

王某辩称:认可广州某公司的答辩意见。

朱某辩称:(1)朱某是涉案专利的实际发明人,实际参与了涉案专利的研发。(2)800号案件中,朱某申请参加诉讼,但在该案审理程序中并未通知朱某参与诉讼,程序错误。(3)本案应当独立审理,800号民事判决不应当作为本案裁判的依据。

杨某述称:其与赖某不是涉案专利的实际发明人,二人在深圳市某公司工作期间从事的本职工作并不涉及涉案专利内部结构的设计,与涉案专利无关。即使按照深圳市某公司主张其系涉案专利的发明人之一,涉案专利也系其在广州某公司工作期间作为广州某公司员工取得的研发成果,其成果应当归广州某公司所有,涉案专利也应当由广州某公司和深圳市某公司共有。

赖某述称:认可杨某的陈述。其与杨某不是涉案专利的实际发明人,二人在深圳市某公司工作期间从事的本职工作并不涉及涉案专利内部结构的设计,与涉案专利无关。

法院经审理查明:

2016年3月31日,广州某公司以赖某、杨某、王某作为发明人,以与涉案专利完全相同的发明创造,向国家知识产权局提出7326号发明专利申请,后发明人变更为王某、朱某,申请公布日为2017年3月8日,申请人为广州某公司。后深圳市某公司与广州某公司因该发明专利申请权发生争议,深圳市某公司向法院提起确权诉讼。最高人民法院于2020年11月23日作出(2019)最高法知民终800号民事判决,认定:杨某、赖某对7326号发明专利的实质性特点作出了创造性贡献,是该发明创造的发明人;卢某、谢某、朱某、王某均不是该发明创造的发明人;该发明创造是由赖某、杨某在深圳市某公司离职后一年内作出的发明创造,且与该二人在深圳市某公司承担的本职工作有关,属于职务发明创造,应归属于深圳市某公司。

广州知识产权法院于2021年7月20日作出(2019)粤73知民初1290号民事判决:确认涉案专利权归属深圳市某公司所有,发明人为杨某、赖某;广州某公司于判决生效之日起20日内协助办理上述相关变更手续。宣判后,广州某公司、杨某、赖某以杨某、赖某不是涉案专利的发明人,该二人在深圳市某公司的工作与涉案专利不相关,涉案专利的发明人至少应当包括卢某、谢某,涉案专利权至少应由广州某公司与深圳市某公司共有为由,提起上诉。最高人民法院于2022年12月10日作出(2021)最高法知民终2146号民事判决:驳回上诉,维持原判。法院生效裁判认为,涉案专利的技术方案与800号民事判决所涉7326号发明专利申请的技术方案相同,为同一发明创造。

在先生效的800号民事判决已认定,卢某、谢某、朱某、王某均不是涉案发明创造的发明人,涉案发明创造是杨某、赖某从深圳市某公司离职后一年内作出的发明创造,且与该二人在深圳市某公司承担的本职工作有关,属于职务发明创造,应归属于深圳市某公司。本案中,广州某公司提交的证据不能推翻800号民事判决的相关认定。

本案深圳市某公司与广州某公司的核心争议是涉案专利权的归属,两公司及杨某、赖某等诉讼主体对谁是涉案专利发明人的不同主张,其根本目的是服务于各自关于涉案专利权归属的不同主张。杨某、赖某虽否认其为涉案专利的发明人,但该否认行为并非单纯对所享有民事权利的放弃,其实质是否认深圳市某公司对涉案专利权属的主张,故不宜以当事人自认或者权利处分规则对杨某、赖某是否为涉案专利发明人直接作出认定,而应当综合本案证据经审理作出认定。

关于深圳市某公司能否同时提出确认涉案专利发明人的诉讼请求。首先,在职务发明创造专利(申请)权权属纠纷案件中,确认原告是否享有发明创造的专利(申请)权,应首先确认发明创造的发明人,在此基础上,才能对发明创造的权利归属作出认定,发明人的确认直接影响发明创造的权利归属。因此,原告关于发明创造专利权利归属的主张与发明人的确认具有直接关联关系。其次,基于确认发明创造发明人与确认专利(申请)权归属之间的直接关联关系,允许原告同时提出确认发明创造发明人的诉讼请求,有利于查明案件事实,有效解决纠纷,避免分案审理可能出现的裁判冲突。因此,在专利(申请)权权属纠纷案件中,原告可以同时提出确认发明人的诉讼请求。本案中,深圳市某公司同时提出确认涉案专利发明人的诉讼请求,将其与涉案专利权属的诉讼请求合并审理,程序并不违法。

职务发明创造专利权或者专利申请权权属纠纷的原告同时提出确认发明人之诉,有关发明人均参与诉讼的,人民法院可以在一案中一并审理,也可以分立两案但作合并审理。

案号:(2021)最高法知民终2146号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2022-12-10

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-007)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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