参考案例某某股份有限公司诉苏州某某微电子技术股份有限公司等专利权权属、侵权纠纷案
一、案情速览
员工入职不满一年离职,新东家一年内申了硅麦克风专利——老东家主张职务发明,最高法院:相关性没证据。
最高人民法院:判断离职员工发明创造是否属原单位职务发明,须满足离职一年内作出、与本职工作或分配任务有关两个条件,相关性从技术领域、工作职责、技术主题、技术思路综合判断。
规则确立:所在团队从事研发不等于本人从事设计研发,接触技术信息无证据支持、解决技术问题的手段不同的,相关性不成立。
二、裁判要点提炼
职务发明的相关性判断应从本职工作所属技术领域、工作内容与职责、技术主题、技术思路等方面综合判断,仅技术问题相同不足以认定相关。
所在团队主要从事某领域研发不等于本人从事设计研发;入职未满一年的新员工参与核心设计研发不符合常理,无证据证明接触原单位技术信息的,相关性主张缺乏依据。
三、赵律师点评
一年工龄的测试工程师,被老东家盯上了
唐某在一家大公司干了不到十一个月,岗位是硅麦克风团队的测试验证,之后跳槽到一家微电子公司,入职一年内新东家申请了硅麦克风实用新型专利。老东家坐不住了:人是我培养的,专利必然带着我的技术基因——起诉请求确认专利申请是唐某的职务发明、申请权归自己。一审、二审、再审三级,全输。
团队做研发不等于你做研发,四个维度逐一过筛
最高法院先立标尺:相关性判断看四个维度——技术领域、工作内容和职责、技术主题、技术思路。然后逐一过筛。第一,工作职责:团队做硅麦克风研发,不等于唐某做设计研发,他的具体工作是样品制作、方案验证、产品测试、样品分析,离职交接的内容也是验证和分析,没有研发职责的证据。第二,工作时间:入职不满一年就参与核心设计研发,不符合单位对新人的培养常理。第三,接触可能:老东家发结构图纸的邮件在唐某入职之前,没有证据证明他接触过。第四,技术启示:那份邮件里的麦克风剖面图与涉案专利解决技术问题的手段不同,仅技术问题相同构不成相关性。最后新东家还提交了自主研发过程证据,佐证发明与唐某本职无关。四道筛子筛完,主张颗粒无收。
对表:职务发明的攻防全在岗位职责证据
给原单位:留好员工岗位职责、项目分工、技术资料接触记录,主张相关性时要有具体职责证据——团队背景和相同的技术问题都不够用,手段不同就推不出技术思路延续。给离职员工和新东家:新东家保存自主研发过程证据是制胜关键,研发记录能独立还原发明来历的,老东家的相关性主张很难成立;入职一年内申专利的,提前评估与员工原岗位的关联风险。给法院:相关性判断坚持综合判断标准,技术问题相同不等于技术方案相关,接触事实要靠证据而非推定,入职时长与岗位层级可作为常理性判断因素。
职务发明不是追人的游戏,是追技术的游戏——老东家要证明的是技术思路的延续,而不是某个员工曾经在楼里上过班。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
唐某从某某股份有限公司离职后入职苏州某某微电子技术股份有限公司,1年内苏州某某微电子技术股份有限公司申请“硅麦克风”实用新型专利。某某股份有限公司以该专利申请与唐某在某某股份有限公司从事的工作相关、唐某应为该专利实际发明人为由起诉,请求法院确认该专利申请为唐某在某某股份有限公司工作期间的职务发明,该专利申请权归某某股份有限公司所有。
江苏省苏州市中级人民法院认为,唐某在某某股份有限公司工作未满一年,未担任硅麦克风研发工作,其负责工作与涉案专利申请不相关,无证据证明其接触到某某股份有限公司麦克风结构图纸等技术信息,且苏州某某微电子技术股份有限公司提交了涉案专利申请的研发过程,证明该发明申请系由苏州某某微电子技术股份有限公司员工自主完成,与唐某在某某股份有限公司的本职工作无关。一审法院于2020年9月4日作出(2020)苏05民初159号民事判决,判决驳回某某股份有限公司的诉讼请求。某某股份有限公司不服一审判决,提起上诉。最高人民法院于2021年1月12日作出(2020)最高法知民终1699号民事判决,驳回上诉,维持原判。某某股份有限公司不服二审判决,申请再审。最高人民法院于2021年6月29日作出(2021)最高法民申2779号民事裁定,驳回某某股份有限公司的再审申请。
最高人民法院审查认为,判断离职员工作出的发明创造是否属于原单位的职务发明创造,应当满足两个条件:一是发明创造应当是在离职员工调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出;二是离职员工作出的发明创造与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关”。在进行相关性判断时,应当从离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、离职员工在原单位从事的工作内容和工作职责、技术主题、技术思路等方面进行综合判断。
本案中,关于唐某在某某股份有限公司从事的工作内容和工作职责。虽然唐某所在的团队主要从事硅麦克风的研发,但唐某的工作职责主要是测试、验证等,不足以证明唐某从事硅麦克风的设计研发。根据某某股份有限公司硅麦克风产品研发工程师、唐某大学毕业入职某某股份有限公司后的导师曹某某的证人证言,唐某的具体工作是项目各阶段样品的制作、方案验证、产品测试、样品分析并参与项目组的讨论和评审等。唐某离职时的交接内容为产品验证、发货标签制作、物料采购和外来品分析。因此,某某股份有限公司关于唐某在某某股份有限公司担任硅麦克风研发工作的主张缺乏事实依据。
关于唐某在某某股份有限公司的工作时间。唐某自2017年7月入职某某股份有限公司到2018年6月离职,工作未满一年。一般来说,单位对于新进人员均会设有一定的试用期。对于入职未满一年的新进人员就参与到某某股份有限公司核心的设计研发工作,不符合常理。
关于唐某是否接触硅麦克风结构图纸等技术信息。虽然某某股份有限公司于2017年5月31日向员工发送的邮件中附有结构图纸,但唐某在此后的2017年7月才入职某某股份有限公司,某某股份有限公司又未提交其他证据证明唐某接触了相关技术信息,故某某股份有限公司关于唐某接触到某某股份有限公司麦克风结构图纸等技术信息的主张缺乏事实依据。
此外,某某股份有限公司于2017年5月31日发出邮件所涉麦克风剖面图与涉案专利申请的技术方案解决相应技术问题的手段不同,难以给涉案专利申请所采用的技术方案带来相应技术启示,前述内容不涉及涉案专利申请文件中的实质性技术信息。某某股份有限公司以两者所要解决的技术问题相同即认为两者具有判定职务发明创造时所要考虑的相关性的主张缺乏合理依据。
况且,苏州某某微电子技术股份有限公司提交了涉案发明申请的研发过程,可以佐证涉案发明申请系由苏州某某微电子技术股份有限公司员工自主完成的发明创造,与唐某在某某股份有限公司的本职工作无关。
综上,一审、二审判决认定涉案发明申请不属于与唐某在某某股份有限公司承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造并无不当,某某股份有限公司关于涉案专利申请属于唐某在某某股份有限公司的职务发明创造的再审主张缺乏事实和法律依据,最高人民法院不予支持。判断离职员工作出的发明创造是否属于原单位的职务发明创造,应当满足两个条件:一是发明创造应当是在离职员工调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出;二是离职员工作出的发明创造与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关”。在进行相关性判断时,应当从离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、离职员工在原单位从事的工作内容和工作职责、技术主题、技术思路等方面进行综合判断。
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案号:(2021)最高法民申2779号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-06-29
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-09-2-160-036)。
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