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参考案例深圳市某精密仪器股份有限公司诉广州某生物技术股份有限公司、赖某等专利申请权权属纠纷案

案号:(2019)最高法知民终799号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2020-11-23
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

两名工程师跳槽一年内新东家申了血气分析仪专利——最高法院:离职一年内、本职相关,申请权归老东家。

最高人民法院:确认职务发明应同时满足员工身份、创造性贡献、离职一年内作出、与本职工作或分配任务有关四个条件。

规则确立:员工在原单位形成研发构思、离职后一年内完成的发明创造归原单位——制度平衡人员流动与原单位技术积累利益。

二、裁判要点提炼

确认职务发明创造应同时满足:发明人曾是原单位员工、对实质性特点作出创造性贡献、离职后一年内作出、内容与本职工作或分配任务有关。

员工在原单位从事相关研发时基于技术认知获得研发构思、离职后进一步研发取得成果的现象普遍;即使新单位组织研发或提供物质技术条件,也不当然取得权属。

三、赵律师点评

试剂工程师和结构工程师的出走

血气分析仪领域,某仪器公司两位核心工程师——试剂工程师杨某、结构工程师赖某——先后离职,入职新东家某技术公司,不满一年新公司申请了血气分析仪及测试卡专利。原公司起诉主张申请权。证据链扎实:两人在原单位的岗位职责文件、设计说明书、验证报告上都有签名,覆盖涉案技术的核心环节。最高法院确认四要件全部满足,申请权归原公司。

四要件加构思连续性的双重锁定

裁判的两条线。第一条,四要件的满足:员工身份无争议;创造性贡献由原单位的设计文件签名记录证明——两人分别参与传感设计、测试卡工艺、机械结构的起草审核;离职时间与申请时间的间隔在一年内;涉案技术与两人本职工作直接相关。第二条,回应新东家的抗辩:即使新公司组织研发、投入物质技术条件,也不当然取得权属——规则的关键在构思的连续性,员工在原单位的研发中形成技术认知和新构思、离职后顺势完成的发明,本质上延续了原单位的创造性劳动。立法在择业自由与原单位技术积累之间划了这条一年的线,跳槽带构思属于线内的流失,原单位有权追回。

对表:离职潮里的专利防线

给原单位:核心研发人员的岗位职责、技术文档签名记录要完整归档——本案胜诉的支点就是厚厚一摞签名文件;发现离职员工一年内在新东家申请相关专利,立即主张申请权。给研发人员:离职一年内避免在原领域申专利,或与新老单位把权属谈清;一年后的发明虽不再自动归原单位,但与保密义务、竞业限制的衔接仍要注意。给新东家:招募竞对核心研发人员后,一年内的专利申请要做法务前置审查——冒然署名申请,可能整件专利易主。

离职可以带走经验,带不走一年内的构思成果——专利法实施细则第十二条划出的这条线,是流动与积累之间最脆弱也最重要的平衡。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

深圳市某精密仪器股份有限公司(以下简称某仪器公司)诉称:其原员工赖某、杨某离职后不满一年,即以广州某生物技术股份有限公司(以下简称某技术公司)名义提起涉案专利申请;因该专利申请所涉发明创造与赖某、杨某在某仪器公司的本职工作有关,故专利申请权应当归某仪器公司所有。故起诉请求:1.涉案发明创造申请权属于某仪器公司;

2.确定涉案发明创造申请的发明人是赖某和杨某;

3.某技术公司等当事人承担本案的诉讼费用。

某技术公司、赖某、杨某辩称:涉案发明创造是执行该单位的任务并主要利用该单位的物质技术条件完成的发明创造,涉案发明创造技术方案与赖某、杨某在某仪器公司任职期间从事的本职工作没有关系,该二人不是涉案发明创造的发明人,涉案发明创造技术方案的实质性内容由案外人卢某完成。

法院经审理查明:涉案发明创造系申请号为201610201438.X,名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”,申请时间为2016年3月31日,申请人为某技术公司,发明人为赖某、杨某、王某。2017年4月12日公告变更发明人为朱某、王某。

杨某于2010年2月23日至2015年6月26日期间在某仪器公司任职,因个人原因于2015年6月26日离职,离职前在某仪器公司的POCT系统担任试剂工程师职位。2013年,杨某在某仪器公司的“氧传感器详细设计说明书”文件中作为起草人进行了签名;2014年,杨某在某仪器公司的“试生产新BG8血气生化测试卡麻醉科临床报告”“PCB基底材料研究实验方案”“PCB基底材料研究实验报告”文件中作为起草人进行了签名。杨某于2015年7月1日入职某技术公司,曾任某技术公司微流控二组项目经理、电化学平台总监等职务。

赖某于2010年4月8日至2015年6月12日期间在某仪器公司任职,因个人原因于2015年6月12日离职,离职前在某仪器公司的POCT系统担任结构工程师职位。2013年,赖某在某仪器公司的“i15结构设计缺陷及修改方案”文件中作为审核人进行了签名,在“测试卡改模工艺验证报告”文件中作为起草人进行了签名;2014年,赖某在某仪器公司的“i15机械结构详细设计说明书”“i15系统详细设计说明书”“i15保温测试卡验证报告”等文件中作为审核人进行了签名,在“i15毛细管适配器机械详细设计说明书”“i15毛细管适配器机械需求说明书”“i15仪器结构变更方案”“i15仪器结构变更验证报告”“i15保温测试卡验证方案”等文件中作为起草人进行了签名;2015年,赖某在某仪器公司的“测试卡包装需求说明书”“测试卡包装详细设计说明书”文件中作为起草人进行了签名。

赖某于2015年6月23日入职某技术公司,职务为结构工程师。

卢某学习的专业为电子信息工程,曾在某仪器公司任职多年,2015年6月29日入职某技术公司任硬件工程师。卢某向法庭提交书面情况说明,陈述其入职某技术公司后即开始参与血气分析项目的研发工作,包括PCB设计、测试卡密封验证及测试卡结构的讨论设计等工作,其在测试卡结构设计的讨论中提出可在测试卡表面采用整体硅胶膜设计,将硅胶膜直接做到PET膜上以形成复合膜结构,其在讨论中也提出可在定标液管道顶部设置防漏槽,以防止液体泄漏。某仪器公司认为,卢某没有出庭作证,且其现在是某技术公司的员工,也没有其他证据予以佐证,该陈述不可信。

某仪器公司成立于1995年,在2013年已研发生产有血气生化分析仪(型号i15)、血气生化质控液、血气生化测试卡、血气生化试剂包等产品。杨某、赖某以某仪器公司的员工身份参与多个课题与项目,某仪器公司主张涉案发明创造的发明人为赖某、杨某。

广州知识产权法院于2019年9月3日作出(2017)粤73民初4401号民事判决:专利申请号为201610201438.X、名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”的发明创造的专利申请权归属某仪器公司所有,某技术公司于判决生效之日起二十日内办理相关变更手续。宣判后,某技术公司、赖某、杨某以赖某、杨某不是涉案专利申请的发明人、涉案发明创造是案外人执行某生物技术公司的任务并主要利用某生物技术公司的物质技术条件完成的发明创造、涉案专利申请权属于某生物技术公司等为由,提起上诉。最高人民法院于2020年11月23日作出(2019)最高法知民终799号民事判决:驳回上诉,维持原判。法院生效裁判认为,职务发明制度是为了厘清用人单位和员工的权利义务,明确发明创造权利归属,促进发明创造的研发及应用的制度设计。

根据专利法实施细则第十二条第一款的规定,结合本案具体情况,确认涉案专利为职务发明创造应同时满足以下条件:一是作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工;二是该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献;三是发明创造是员工离职后一年内作出的;四是发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。某精密仪器公司员工杨某、赖某从公司离职后一年内对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献,是涉案专利的发明人,涉案专利与该两人在某精密仪器公司承担的本职工作有关,具备上述四个条件,符合确认涉案专利为职务发明创造的情形。依法确认涉案专利是某精密仪器公司的职务发明,涉案专利申请权属于某精密仪器公司。某生物技术公司上诉主张涉案专利申请权应当归该公司所有,没有法律依据,不予支持。

需要强调的是,即使涉案专利是由某生物技术公司组织研发或者利用了某生物技术的物质技术条件取得,同时涉案专利的研发思路和采用的技术手段与某精密仪器公司已有专利技术方案或技术成果存在区别,亦不能据此当然得出涉案专利归属于某生物技术公司的结论。某生物技术公司在杨某、赖某加入该公司之前并没有涉案专利技术领域的相关发明创造,也没有确定的相关的研发团队。对于发明创造的研发而言,一个好的技术构思对最终技术方案的形成具有重要意义。实践中,员工在原单位从事相关研发时,基于技术认知和专业素养获得新的研发构思,在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。

专利法实施细则第十二条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定,充分考虑技术研发具有的连续性特点,评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况,一方面支持人员正常流动,保障劳动者的择业权,另一方面保证原单位的合法利益的立法选择。涉案专利属于员工离职一年内作出的发明创造,依法应当属于原单位所有。员工离开原单位一年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造,是原单位的职务发明创造,专利申请权、专利权属于原单位;即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关,新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。

案号:(2019)最高法知民终799号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2020-11-23

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-049)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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