参考案例杭州某公司诉东营某公司、上海某公司发明专利临时保护期使用费及侵害发明专利权纠纷案

原告杭州某公司以东营某公司、上海某公司为共同被告，向浙江省杭州市中级人民法院起诉称：杭州某公司系200510123566.4号“产D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”发明专利的专利权人。东营某公司自原告申请专利后，未经原告许可为生产经营目的使用上述专利方法生产了专利产品, 上海某公司销售了依照该专利方法直接获得的产品，造成杭州某公司经济损失。故，请求判令东营某公司和上海某公司立即停止侵权并在《人民法院报》《证券时报》上刊登声明以消除负面影响以及承担有关诉讼费用，判令东营某公司支付杭州某公司专利使用费用和赔偿损失人民币合计7500万元，上海某公司对其中1万元的赔偿金与东营某公司承担连带责任。

杭州某公司据以主张权利的专利权系其与某大学共有的一种名为“产D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”发明专利。该专利的申请日为2005年11月22日，公布日为2006年6月28日，授权公告日为2007年11月28日，专利号为20051012356X.4。某大学于2007年11月28日致函杭州某公司，同意杭州某公司单独向东营某公司提起专利侵权诉讼。

本案中杭州某公司据以确定管辖的主要证据是东营某公司与上海某公司于2007年3月26日签订的《销售合同》和杭州某公司与上海某公司于2007年3月28日签订的《产品订货合同》。东营某公司与上海某公司之间的《销售合同》约定，东营某公司向上海某公司销售名称为D-泛酸钙、规格为USP28、数量为200公斤、总金额为人民币40000元的产品。杭州某公司与上海某公司之间的《产品订货合同》约定，上海某公司向杭州某公司销售名称为D-泛酸钙、规格为USP28、数量为200公斤、金额为人民币44000元的产品，交货时间是4月10日以前，交货地点及运输方式为：上海某公司将货送到临安区锦城镇杭州某公司指定的仓库，运费由上海某公司承担。上述合同签订后，各方均依约履行了该合同。当事人对该两合同的真实性以及实际履行行为没有异议。

浙江省杭州市中级人民法院受理本案后，东营某公司、上海某公司在法定答辩期内提出管辖权异议认为：1、二被告住所地在山东省东营市或者上海市。

2、依照本案专利方法直接获得的产品为“D－泛解酸或微生物”而非被控侵权的“D－泛酸钙”产品，二被告并不存在生产、销售依照本案专利方法直接获得的产品的侵权行为。

3、原告提供的证据仅能证明上海某公司可能对东营某公司生产的“D－泛酸钙”产品存在买卖及销售行为,而不能证明东营某公司制造、使用、销售了依照本案专利方法直接获得的“D－泛解酸或微生物”产品。故本案应当移送有管辖权的人民法院审理。

杭州市中级人民法院于2008年1月14日作出（2007）杭民三初字第415－1号民事裁定：驳回东营某公司、上海某公司对本案管辖权提出的异议。

东营某公司、上海某公司均不服一审裁定，向浙江省高级人民法院提出上诉。浙江省高级人民法院于2008年4月1日作出（2008）浙民告终字第28号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。

东营某公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2008年7月22日作出（2008）民申字第81号民事裁定：驳回东营某公司再审申请。法院生效裁判认为：人民法院应当在准确确定案件案由的基础上依法确定案件的管辖。本案原告的诉讼请求既包括要求东营某公司和上海某公司支付发明专利申请公开后授权前的临时保护期实施专利技术的使用费，也包括要求东营某公司支付专利授权后侵犯专利权行为的损害赔偿金以及承担停止侵权等民事责任。因此，本案案由应当确定为发明专利临时保护期使用费纠纷及侵犯发明专利权纠纷。原审法院将本案案由仅确定为侵犯专利权纠纷有所不妥。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。”第六条规定：“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。”该司法解释依据民事诉讼法第二十九条的规定，进一步明确了一般意义上的侵犯专利权纠纷，即在专利授权后因他人擅自实施专利而引起的侵权纠纷的确定管辖的具体规则。

发明专利保护期使用费纠纷虽然不属于一般意义上的侵犯专利权纠纷，但在本质上也是一类与专利有关的侵权纠纷，是涉及专利权人对其发明专利技术在临时保护期所享有的收取使用费的权利的侵权纠纷。因此，应当依据民事诉讼法第二十九条有关侵权诉讼的管辖确定原则来确定发明专利保护期使用费纠纷的管辖。

专利法第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”这里的“实施”与专利法第十一条所称的“实施”系同一概念，应当作出相同的解释，即指制造、使用、许诺销售、销售、进口。任何人在发明专利临时保护期内以制造、使用、许诺销售、销售、进口等任何一种方式实施该发明的，专利权人都有权在该发明专利授权后提起诉讼要求支付适当的使用费。在发明专利临时保护期使用费纠纷中，除了权利人只能就使用费问题主张损害赔偿的民事责任而不能请求实施人承担停止侵权等其他民事责任以外，在其他问题上与一般意义上的侵犯专利权纠纷并无本质不同，发明专利临时保护期使用费纠纷在案件性质上与侵犯专利权纠纷最为类似。因此，在法律或者司法解释对发明专利保护期使用费纠纷的管辖作出特别规定之前，可以参照侵犯专利权纠纷的管辖规定确定发明专利保护期使用费纠纷的管辖。

对于被控侵权的实施行为跨越发明专利授权公告日前后的，其行为具有前后的连续性、一致性。从方便当事人诉讼出发，应当允许权利人一并就临时保护期使用费和侵犯专利权行为同时提出权利主张。同时，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第六条关于“以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权”的规定，本意在于权利人可以在被控侵权产品的销售地对该被控侵权产品制造者的全部制造以及销售被控侵权产品的行为主张权利，而并非在被控侵权产品的销售地仅能对制造者制造并销售给该销售者的那部分被控侵权产品的行为主张权利。本案中，原告在发明专利临时保护期内的销售被控侵权产品的销售地，同时以制造者与销售者为共同被告，起诉销售者的销售行为和制造者在发明专利临时保护期内以及该专利授权以后的制造和销售行为，该销售地法院对全案具有管辖权。申请再审人的有关申请再审理由不能成立，本院不予支持。

被申请人的有关答辩理由基本成立，但其关于专利权人可以针对自专利申请日开始的他人的任何实施行为主张权利的理由并不准确；对于专利申请公开以前的他人的实施行为，除非构成侵犯商业秘密，专利权人无权依据专利法主张权利。

对于被控侵权产品是否属于依照专利方法直接获得的产品的问题，属于实体审理中所要解决的问题，无需在管辖权异议的程序问题审理中予以解决。即使能够确认被控侵权产品不属于依照专利方法直接获得的产品，也应当通过实体裁判驳回原告的有关诉讼请求，而不能从程序上驳回原告的起诉。二审法院对此裁定理由正确，申请再审人的有关申请再审理由不能成立。

东营某公司还提出，杭州某公司故意虚列案件当事人，制造管辖争议，争抢案件管辖权。这一主张既缺乏证据支持，理由也不充分，亦无据此改变案件管辖的明确法律依据。杭州某公司对上海某公司的索赔额明显低于对东营某公司的索赔额，系原告对其诉讼请求的自由处分，而且杭州某公司已经说明系因二被告的侵权行为情节不同而请求不同的赔偿额。至于杭州某公司通过自行定购方式购买取得被控侵权产品，并非以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得，并未违反《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十八条关于非法证据的规定。杭州某公司与上海某公司签订的订货合同载明的事实可以作为确定案件管辖的事实依据。

此外，东营某公司关于一审法院违反法定的起诉状副本送达期限的主张，亦不能成立。民事诉讼法第一百一十三条关于“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告”的规定，是指人民法院应当在立案之日起五日内向被告发出起诉状副本，而非在五日内送达至被告。由于案件管理流程的需要和当事人与法院的距离远近以及送达方式不同等客观原因，当事人不能同时收到有关诉讼文书实属正常，并不当然构成违反法定程序，也不当然构成对当事人的非平等对待。发明专利临时保护期使用费纠纷虽然不属于一般意义上的侵犯专利权纠纷，但在本质上也是与专利有关的侵权纠纷，应当依据有关侵权诉讼的管辖确定原则确定管辖。对于被控侵权的实施行为跨越发明专利授权公告日前后的，其行为具有前后的连续性、一致性。从方便当事人诉讼出发，应当允许权利人一并就临时保护期使用费和侵犯专利权行为同时提出权利主张。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》关于“以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权”的规定，本意在于权利人可以在被控侵权产品的销售地对该被控侵权产品制造者的全部制造以及销售被控侵权产品的行为主张权利，而并非在被控侵权产品的销售地仅能对制造者制造并销售给该销售者的那部分被控侵权产品的行为主张权利。