参考案例山西省某药材公司诉太原某药业公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

山西省某药材公司向一审法院起诉称，其于2000年10月经国家工商行政管理局核准，注册“大宁堂”商标，有效期为“2000年10月7日至2010年10月6日”。原“太原中药厂”于2005年4月将与其注册商标完全相同的“大宁堂”登记为企业名称中的字号，该注册行为构成对其注册商标专用权的侵犯，并构成不正当竞争。请求：1.依法认定“大宁堂”商标为驰名商标；

2.太原某药业公司立即停止使用（变更或销毁）“大宁堂”字号进行经营；

3.太原某药业公司立即停止使用（拆除或销毁）任何带有“大宁堂”的标识、招牌、宣传条幅、标语、海报、广告牌进行经营。

4.太原某药业公司赔偿山西省某药材公司经济损失2万元。

太原市中级人民法院一审查明：1.山西省某药材公司是1955年1月经山西省人民政府成立的国营企业，其下属有十个分公司及山西某中药厂和太原某中药厂等，包括“太原某堂药店”。

2.《山西通志》第四十一卷记载，太原中药厂前身为大宁堂药铺，建于明末清初，1956年经过公私合营，隶属太原药材公司中药总店领导，之后中药店厂分设，在大宁堂制药生产的基础上建立了太原中药厂，其所生产中药以和合丸、二仙丸著名。

3.1999年4月9日经太原中药厂第一届职工代表大会专题会议通过，以山西太原中药厂和山西太原中药厂工会委员会共同出文“关于设立太原某药业公司的决议”，成立“太原某药业公司”。经山西省药品监督管理局同意，于1999年4月21日在太原市工商行政管理局领取了“太原市太原某药业公司有限公司”营业执照。但山西省某药材公司对“太原某药业公司”使用“大宁堂”字号提出异议。经山西省经贸委等部门多次协调，山西省经贸委提出了解决方案，但鉴于两者之间存在着行政隶属关系，“太原某药业公司”因此变更企业名称为山西某源药业有限公司。

4.1994年4月12日，中华人民共和国国内贸易部认证“太原大宁堂药店”为“中华老字号”。

5.2000年10月7日，山西省某药材公司在国家工商管理局商标局注册了“大宁堂”文字及图商标，注册证号为第1455748号，核定服务项目为第35类，即推销（替他人）。

6.2001年12月20日，太原中药厂经太原市中级人民法院宣告破产，2005年6月终结破产程序。

7.山西省某药材公司对“大宁堂”商标没有进行宣传，也未进行广告投入。

太原市中级人民法院一审认为：根据山西省某药材公司提交的商标注册证，可以认定山西省某药材公司对“大宁堂”文字及图商标享有专用权。山西省某药材公司于2000年10月注册“大宁堂”商标后，没有对该商标作过任何宣传工作，也没有投入任何资金在任何地方作过任何保护工作。依照《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第十四条的规定，山西省某药材公司请求认定“大宁堂”商标为驰名商标，没有事实依据，依法不予支持。

山西省某药材公司与太原某药业公司曾存在行政隶属关系，双方对“大宁堂”品牌的形成均作出了贡献，双方有一定历史渊源。纠纷发生后，经过其共同的上级主管山西省经贸委等部门多次协调，山西省经贸委也提出了解决方案。故对于本案的处理，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益原则。太原某药业公司关于其“早在山西省某药材公司申请注册商标之前已经合法登记并使用了现在继承使用的企业名称”，因此，其“完全有权利在自己的企业名称中使用“大宁堂”字号”的答辩理由，应予采信。

由于山西省某药材公司的“大宁堂”商标不能被认定为驰名商标，故不能进行跨类保护。山西省某药材公司是药品经营企业，太原某药业公司是药品生产企业，属于不同的种类，故太原某药业公司使用“大宁堂”字号，不构成对山西省某药材公司的不正当竞争。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）第六十四条、第一百二十八条的规定，太原市中级人民法院于2006年8月1日作出(2006)并初字第66号民事判决：驳回山西省某药材公司的诉讼请求。

山西省某药材公司不服一审判决，向山西省高级人民法院提起上诉请求：依法改判支持其一审诉讼请求。

山西省高级人民法院二审认为：关于驰名商标的认定问题。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条第一款确认了人民法院在审理商标纠纷案件中，有权根据当事人的请求和案件的具体情况，对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定，该条第二款同时规定，认定驰名商标应当依照商标法第十四条的规定进行，该条还规定了认定驰名商标应当考核的标准。“大宁堂”本身作为字号的历史源远流长，1994年4月还被国内贸易部认定为中华老字号，但字号不能等同于商标，“大宁堂”作为商标是药材公司2000年在工商部门注册后才享有注册商标专用权的，这样来看，从该商标使用的持续时间、该商标宣传的持续时间、程度和地理范围以及该商标作为驰名商标受保护的记录等方面考察，“大宁堂”商标还不符合驰名商标的认定标准。

关于太原某药业公司使用“大宁堂”作为企业名称是否构成对药材公司“大宁堂”注册商标的侵犯以及是否构成不正当竞争的问题。本案涉及“商标与企业名称之间的权利冲突”问题。商标是区别不同商品生产者或服务提供者的标记，即使用在商品或者服务上的一个记号，它主要由商标法调整。而企业名称是区别一个企业与其他企业或社会组织的标志，商标专用权与企业名称权属于不同性质的权利，二者的取得均应遵循《中华人民共和国民法通则》（以下简称民法通则）和《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称不正当竞争法）中的诚实信用原则。山西药材公司的“大宁堂”商标为合法取得，其注册商标专用权受商标法保护，未经其许可，在同类商品或服务上使用与其注册商标相同的标识的行为都应视为侵权行为。太原某药业公司称其由太原中药厂改制而来，但二者之间并无法律上的承继关系。

主观上明显具有借助“大宁堂”的商誉发展本企业的故意，虽然其与太原中药厂有着某种联系，但毕竟法律上没有承继关系，特别是对“大宁堂”这一品牌的使用没有合法依据。再者，从普通消费者的角度看，“大宁堂”药店是由傅山传下来的有着良好信誉、有一定知名度的品牌药店，特别是同一区域，又属于同一行业，消费者对“大宁堂”的任何招牌都很容易产生商品及服务来源的混淆。所以，将与他人注册商标相同的文字登记为企业名称中的字号，引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认和误解的，属于侵犯商标专用权的行为，同时也是不正当竞争行为。太原某药业公司辩称其有在先使用的情形不能成立。

山西省高级人民法院于2007年8月7日作出（2006）晋民终字第00331号民事判决：一、撤销一审判决；二、本判决生效之日起太原某药业公司立即停止使用与山西省某药材公司注册的“大宁堂”文字和商标相同的商业标志；三、本判决生效之日起三个月内太原某药业公司有限公司停止使用含有“大宁堂”的企业名称。四、驳回山西省某药材公司的其他诉讼请求。

太原某药业公司不服二审判决，于2009年9月23日向最高人民法院申请再审,最高人民法院认为，太原某药业公司和太原中药厂是两个不同法律主体，太原某药业公司是由三个自然人新设立的公司，太原中药厂已破产终结，太原某药业公司与太原中药厂没有法律上的继受关系。1956年公私合营及店厂分设后，传统“大宁堂”字号商誉的承载者仅是药店，而非后来设立的太原中药厂，太原中药厂只是太原中药厂设立后使用传统大宁堂制药秘方生产传统中成药新产生商誉的承载者。由于我国在商品零售服务项目上尚不能获得商标注册，山西药材公司在第35类的推销（替他人）服务项上注册涉案“大宁堂”图文商标，目的是在其提供的药品销售服务中使用该注册商标。太原某药业公司并不否认“大宁堂”药店是由傅某传下来的有着良好信誉、有一定知名度的品牌药店，山西药材公司是传统“大宁堂”字号商誉的拥有者，“大宁堂”老字号的权益应归山西药材公司享有。

遂于2010年3月18日作出（2009）民申字第1491号民事裁定驳回了其再审申请。

最高人民检察院抗诉认为：（一）太原某药业公司企业名称中的“大宁堂”字号未侵犯山西省某药材公司注册商标权，太原某药业公司作为药品生产企业，与山西省某药材公司注册的服务商标所属服务类别并非相同或类似，而山西省某药材公司因其注册的“大宁堂”商标不属于驰名商标，不能对其进行跨类保护，故二审判决判令作为生产企业的太原某药业公司禁止使用“大宁堂”作为企业字号，缺乏事实和法律依据。（二）二审判决认定太原某药业公司“将与他人注册商标相同的文字登记为企业名称中的字号，引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认和误解，属于侵犯商标专用权的行为，同时也是不正当竞争行为”，属认定案件的基本事实缺乏证据证明。

最高人民法院依法提审本案并于2017年9月20日作出（2015）民提字第46号民事判决：一、撤销二审判决；二、维持一审判决。法院生效裁判认为：

（一）关于涉案“大宁堂”商标是否应受法律保护问题。

依照商标法第三条的规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有注册商标专用权，受法律保护。即注册商标无论驰名与否，其商标专用权都依法受到保护。涉案“大宁堂”商标于2000年10月经国家工商管理局商标局核准注册，经续展后现仍在有效期内，虽然一、二审法院均认为涉案“大宁堂”商标不能构成驰名商标，但是作为注册商标依法应当受到保护。

（二）关于涉案商标核定使用的商品或服务与太原某药业公司的药品生产是否属于同种或类似商品（服务）问题。

依照商标法第五十一条的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。涉案“大宁堂”商标于2000年10月被核定使用在第35类推销（替他人）服务上。按照当时的《类似商品和服务区分表》（第七版），涉案“大宁堂”商标受保护的范围应当是为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务项目。虽然涉案“大宁堂”图文商标不构成驰名，不能获得跨类保护，但是由于2012年12月以前我国法律不允许在商品零售服务项目上注册商标，山西药材公司在第35类的推销（替他人）服务项上注册涉案“大宁堂”图文商标，依据常理其目的应当是在其提供的药品销售服务中使用该注册商标。太原某药业公司本案中所提供的国家工商行政管理总局商标局《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》以及山西华元医药集团有限公司注册服务商标的情形均发生在本案二审判决生效之后，对本案的事实认定和法律适用不产生影响。

（三）关于太原某药业公司和太原中药厂是否存在历史传承关系以及太原某药业公司是否拥有对“大宁堂”字号的在先使用权问题 本院认为，太原某药业公司与太原中药厂之间存在历史承继关系，享有在先权利。一是从历史传承看，太原中药厂的前身大宁堂药铺采“前店后厂”模式，其于1956年公私合营后店厂分设，前店（包括匾牌）归山西药材公司，后厂（包括生产批件和大宁堂秘制药方）归太原中药厂，太原中药厂后来又历经分立、破产并改制成太原某药业公司，因此，太原某药业公司与太原中药厂乃至山西药材公司之间存在历史传承关系。太原某药业公司是因历史原因而使用大宁堂字号，与通常那种恶意搭车攀附而做大做强的情形不同。在太原中药厂破产前对其所承载的大宁堂商誉如何处置没有明确约定情况下，可以认定太原某药业公司承继了相应的商誉。

二是从现实情况看，山西省药品监督管理局的批复、山西省中药厂和山西太原中药厂工会委员会共同做出的“关于设立太原某药业公司的决议”以及纠纷出现后山西省经贸委多次协调等事实均表明，该企业分立是主管部门批准的企业自救行为，原厂的领导班子和绝大多数职工均进入太原某药业公司。这种自救行为在二十世纪八九十年代比较常见，一方面通过分立或破产来解决外部债务问题，另一方面通过设立新的股份制企业来解决职工安置和企业转型问题。现实情况是，太原某药业公司拥有大宁堂药铺传统配方秘制中药的生产批件并一直在生产，而山西省省药材公司只拥有“大宁堂”商标和牌匾，因此为了承继和弘扬大宁堂药铺商誉，两者善意共存较为合理。三是从法律适用看，太原中药厂在分立改制时并没有现在企业的知识产权观念和意识，该企业及其上级主管部门最关心的不是商誉问题，而是企业如何生存、职工如何安置的问题。

因此，若以现行商标法的规则和理念去认定和解决20多年前的问题，实质是适用市场经济时代的法律去解决计划经济下形成的法律关系，不仅违反“法不溯及既往”原则，也有悖公平合理之精神。四是从社会效果看，如果不认可太原某药业公司享有在先权利，就会导致大宁堂药铺秘方药和商誉得不到传承，因为大宁堂传统秘制中药药方的实际传承人太原某药业公司将不得不停止使用大宁堂字号，其已经注册的商标亦将被撤销；而山西省某药材公司只有“大宁堂”商标和牌匾，却一直没有生产和销售大宁堂药铺的传统秘方药。

综上，比较公平合理的解决方式应当是允许两者善意共存，大宁堂公司继续使用大宁堂字号并生产大宁堂传统秘方药品，山西省某药材公司可销售太原某药业公司生产的药品。如此，前店后厂的历史传承关系能够被继续维系，大宁堂的商誉亦可以由两家共同弘扬。涉及企业分立等历史因素的商标侵权和不正当竞争纠纷，是否存在历史承继关系，是否享有在先权利，可以从历史传承、现实情况、法律适用和社会效果四个方面综合考量。

一是从历史传承看，太原某药业公司与太原中药厂乃至山西药材公司之间存在历史传承关系。太原某药业公司是因历史原因而使用大宁堂字号，与通常那种恶意搭车攀附而做大做强的情形不同。在太原中药厂破产前对其所承载的大宁堂商誉如何处置没有明确约定情况下，可以认定太原某药业公司承继了相应的商誉。

二是从现实情况看，该企业分立是主管部门批准的企业自救行为，太原某药业公司拥有大宁堂药铺传统配方秘制中药的生产批件并一直在生产，而山西省省药材公司只拥有“大宁堂”商标和牌匾，因此为了承继和弘扬大宁堂药铺商誉，两者善意共存较为合理。

三是从法律适用看，若以现行商标法的规则和理念去认定和解决20多年前的问题，实质是适用市场经济时代的法律去解决计划经济下形成的法律关系，不仅违反“法不溯及既往”原则，也有悖公平合理之精神。

四是从社会效果看，如果不认可太原某药业公司享有在先权利，就会导致大宁堂药铺秘方药和商誉得不到传承。

综上，比较公平合理的解决方式应当是允许两者善意共存，大宁堂公司继续使用大宁堂字号并生产大宁堂传统秘方药品，山西省某药材公司可销售太原某药业公司生产的药品。