参考案例江苏某科技有限公司诉无锡某科技有限公司、白某民等专利权权属纠纷案
一、案情速览
顾问总监研发出读出磁头专利,公司说是职务发明——最高法院:先看公司有没有拿到劳动支配权。
最高人民法院:认定职务发明的前提是单位取得对发明人创造性劳动的支配权;仅存一般合作关系、发明人未让渡劳动支配权的,发明创造成果不归单位。
规则确立:工作关系性质约定优先——委托合同与咨询服务合同确立的关系不属于职务发明制度调整范围。
二、裁判要点提炼
发明人与单位存在劳动关系或临时工作关系是认定职务发明的前提,判断标准在于单位是否取得对发明人包括完成涉案发明在内的创造性劳动的支配权。
判断发明人与单位工作关系的性质应约定优先;仅存在一般合作关系、发明人未让渡劳动支配权的,其发明创造不属于职务发明创造。
三、赵律师点评
三份合同描出的一种关系
读出磁头发明专利的发明人白某民,与江苏某科技公司之间同时存在两重关系:他既是某大学与该公司技术开发委托合同的联系人,以大学代表身份参与合作项目;又个人与公司签了咨询服务合同,内容是技术培训、技术合作和项目申请中介。公司主张他任新产品开发总监、专利是本职工作成果,职务发明,权属归公司。一审支持了公司;最高法院二审翻盘:驳回公司全部诉请。
支配权才是职务发明的枢纽
最高法院先把职务发明的底层逻辑挑明:专利权属归单位的根本原因,是产生发明的创造性劳动的支配权属于单位——没有支配权,就没有权属。然后逐层检验本案。第一层,双重约定的定性:委托合同建立的是大学与公司的合作关系,白某民只是联系人,这种关系显然不在职务发明制度的射程内;咨询服务合同约定的内容是培训、合作加中介,也不是受支配的研发劳动。第二层,约定优先原则:个人与单位是平等民事主体,关系性质首先看约定——两份合同都指向合作与服务,没有劳动支配权的让渡。第三层,实际行为兜底审查:双方提交的证据也显示不出关系已实际变为劳动关系或临时工作关系。四步走完,职务发明的前提不成立,一审的确权判决被撤销。
对表:关系性质要看合同怎么签
给单位:想要员工的发明创造,先把劳动支配权落到书面——劳动合同、岗位职责、研发任务书三件套齐备才有职务发明的地基;只给顾问头衔不签劳动合同,出了发明只能干瞪眼。给外部专家与合作人员:与单位合作时合同性质的措辞决定成果归属——咨询服务、委托开发的表述是权属防火墙,入职前把技术服务与职务研发的边界写清楚。给法院:职务发明前提审查以劳动支配权为枢纽、约定优先、实际行为兜底;不能因人员在单位挂过职务头衔、参与过技术活动就推定支配关系存在。
职务发明的钥匙不是工牌和头衔,而是那份把创造性劳动交给单位支配的约定——支配权在哪里,成果就归谁。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
江苏某科技有限公司诉称:白某民于2011年5月至2012年6月在其公司任新产品开发总监职务,负责与诉争专利(专利号为20121027630X.X,名称为“用于销售终端的读出磁头”发明专利)技术有关的研究开发,完成多项发明专利。白某民任职期间即与案外人策划成立无锡某科技有限公司,目前任监事。诉争专利与白某民在江苏某科技有限公司所承担的本职工作相关,同时也属于白某民离职一年内做出的与在原单位承担的本职工作有关的发明创造,属于职务发明,请求确认诉争专利权归江苏某科技有限公司所有,判令无锡某科技有限公司、白某民承担本案维权费用1.5万元。
江苏省苏州市中级人民法院于2020年6月2日作出(2019)苏05知初506号民事判决:一、确认诉争专利权归江苏某科技有限公司所有;二、驳回江苏某科技有限公司其他诉讼请求。
无锡某科技有限公司、白某民不服一审判决,提起上诉。
最高人民法院于2020年12月17日作出(2020)最高法知民终1258号民事判决:一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05知初506号民事判决;二、驳回江苏某科技有限公司全部诉讼请求。法院生效裁判认为,关于职务发明的认定,应注意:第一,关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于,产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此,判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键,在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系,仅仅是一般的合作关系,发明人并未让渡对自己的劳动支配权,则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果,归属于该单位。第二,个人与用人单位系平等的民事主体,在不涉及国家、社会公共利益的情况下,双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。
判断发明人与单位之间工作关系的性质,应当约定优先,在没有约定的情况下,才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。
具体到本案中,首先,2011年5月至2012年6月期间,白某民与江苏某科技有限公司之间的工作关系存在双重约定。一是白某民系某大学与江苏某科技有限公司签订《技术开发(委托)合同》中的联系人,白某民作为某大学的代表参与到该大学与江苏某科技有限公司的技术开发合作项目中;二是白某民个人与江苏某科技有限公司之间签订有《咨询服务合同》,基于该咨询服务合同,白某民与江苏某科技有限公司之间形成另一工作关系。其次,《技术开发(委托)合同》所确定的白某民与江苏某科技有限公司之间工作关系,显然不属于职务发明制度的调整范围,故由《技术开发(委托)合同》所建立的白某民与江苏某科技有限公司之间的工作关系,以及基于该工作关系形成的相关技术成果,不能成为江苏某科技有限公司以职务发明为由主张诉争专利权属的法律和事实基础。
第三,《咨询服务合同》所约定的白某民的工作内容和性质,仅是向江苏某科技有限公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务。第四,根据双方提交相关证据所显示的双方实际实施的行为来看,不足以认定白某民与江苏某科技有限公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。
综上,白某民与江苏某科技有限公司之间工作关系的性质应当以约定优先,而根据约定,白某民与江苏某科技有限公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。并且从双方实际所实施的行为来看,也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。因此,江苏某科技有限公司以诉争专利与白某民在其公司所承担的本职工作相关为由,主张诉争专利系职务发明并要求将权属归于其公司,缺乏事实和法律依据,不予支持。发明人与单位之间存在劳动关系或者与专利法实施细则第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系,是认定职务发明的前提,其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系,单位并不掌握对发明人的劳动支配权的,该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。
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打这类官司要准备哪些证据
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案号:(2020)最高法知民终1258号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2020-12-17
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-048)。
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