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参考案例徐州某智能装备有限公司诉常州某园林机械有限公司、宁波某智能装备有限公司侵害发明专利权纠纷案

案号:(2021)最高法知民终192号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2021-07-19
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

专利叫「电动绿篱机」,被告的产品烧汽油。权利人说电机和燃油机等同?最高法院:申请时明知燃油方案不写入,就不许再要。

最高人民法院:撰写申请文件时已明确知晓相关技术方案但未纳入权利要求的,侵权诉讼中不得再适用等同理论将该方案纳入保护范围。

规则确立:判断是否明确知晓,以本领域技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的整体理解为准;主题名称的限定作用应予尊重。

二、裁判要点提炼

专利权利人撰写申请文件时未将明确知晓的技术方案写入权利要求,本领域技术人员阅读后认为其明确不寻求保护该方案的,一般不应通过等同侵权纳入保护范围。

主题名称具有限定作用;权利要求仅强调电机驱动且说明书强调环保效果的,燃油发动机驱动与电机驱动不构成等同。

三、赵律师点评

燃油版绿篱机,一审被判等同落池

电动绿篱机发明专利的权利人起诉园林机械公司,被诉产品是燃油发动机驱动的宽带修剪机。涉案专利主题名称写明电动,权利要求里也有电机的明确记载。一审认为电机驱动与燃油发动机驱动构成等同,判两被告停止侵权并赔偿十万。被告上诉,把宝押在专利文件自己的表述上——结果押对了,二审撤销原判,全部诉请被驳回。

明知而不写,就是明知而弃

最高法院的论证从公示作用切入:权利要求书是向社会公众划出的保护边界,确定范围既要保护权利人,也要维护公众对专利文件的信赖。本案的突破口有三处。第一,主题名称载明电动绿篱机,前序特征部分明确记载电机——限定写得清清楚楚。第二,说明书背景技术部分介绍了电机驱动和燃油发动机驱动两种现有方式,发明目的部分强调环保无污染——权利人撰写时对两种方案明明知晓,却只把电机写进权利要求,环保效果恰恰只有电动才能实现。第三,由此推知权利人明确不寻求保护燃油动力方案。若诉讼中再把燃油机等同进来,公众对权利要求的信赖就被架空:明明写着电动,怎么烧油也算?规则定型为:明知不写,诉讼禁反。

对表:划界时的每一笔省略都是终局决定

给专利权人:申请阶段的取舍是终局性的——当时舍不得写的方案,诉讼阶段用等同也拿不回来;撰写时对替代方案应穷尽评估,主题名称的选词更要点石成金。给被诉侵权人:涉案专利主题名称加说明书若能还原权利人明知而弃的事实,等同抗辩的否定论证就完整了,二审改判驳回全案是完全可能的结局。给法院:判断明知与否的标准是本领域技术人员阅读全套文件后的整体理解,主题名称、背景技术、发明目的要放在一起看,不能只抠权利要求字面。

电动两个字写在主题名称里,就把燃油方案关在了门外——专利授权是一场交易,你拿什么换保护范围,法院事后认账不认改口。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

本案涉及专利号为201610201500.*、名称为“电动绿篱机”的发明专利(以下简称涉案专利)。徐州某智能装备有限公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼,主张常州某园林机械有限公司未经其许可,擅自生产、销售侵害其涉案专利权的“宽带修剪机”,宁波某智能装备有限公司为常州某园林机械有限公司生产、销售的上述被诉侵权产品提供零部件。

江苏省苏州市中级人民法院于2020年11月9日作出的(2019)苏05知初818号民事判决:一、常州某园林机械有限公司、宁波某智能装备有限公司立即停止侵害201610201500.*号发明专利权的行为;二、常州某园林机械有限公司、宁波某智能装备有限公司共同赔偿经济损失8万元及合理费用2万元;三、驳回徐州某智能装备有限公司的其他诉讼请求。常州某园林机械有限公司、宁波某智能装备有限公司提出上诉,最高人民法院于2021年7月19日作出(2021)最高法知民终192号民事判决:撤销原判,驳回徐州某智能装备有限公司的诉讼请求。法院生效裁判认为:专利权保护范围的确定,既要严格保护专利权人的利益,又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖,平衡专利权人与社会公众之间的利益。

如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案,但并未将其纳入权利要求保护范围之内的,则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案,可结合说明书及附图内容予以认定,并应将说明书及附图作为整体看待,判断的标准是本领域技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

专利主题名称一般而言具有限定作用,它限定了技术方案所适用的技术领域。涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”,在前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。通过前述记载可知,专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时,即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式,且“环保无污染”是本专利相较于现有技术的新增技术效果,但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动,即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动,而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出,专利申请人在撰写涉案专利权利要求时,基于对环保效果的追求,专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。

换言之,本领域技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等,完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下,若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时,将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同,则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。

综上,一审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同的认定结论不当,依法予以纠正。专利权利人在撰写专利申请文件时未将其明确知晓的技术方案写入权利要求,本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书后认为专利权利人明确不寻求保护该未写入权利要求的技术方案的,一般不应再通过等同侵权将该技术方案纳入专利权保护范围。

案号:(2021)最高法知民终192号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-07-19

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-017)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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