参考案例某化学工程股份有限公司诉聊城市某化工工程设计有限责任公司专利权权属纠纷案
一、案情速览
气化炉出口气体喷淋装置专利——图纸在先、专利在后,对方认了「在你方案上改的」却说是实质性改进:改个倾斜角度算贡献吗。
最高法院:此类权属纠纷的举证框架——原告先证「涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案,并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案」;被告主张系对现有技术而非原告方案的改进的,举证;「在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下,被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别,并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理的说明」;本案对方仅在原图基础上「具体选择了……倾斜连接的方式,并具体限定了倾斜的角度」,且「既无实际研发记录,亦无验证技术效果的证据」——「难以说明其通过该点改动对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献,故……不应因此改动而对该技术方案拥有专利权」——专利权归原方案权利人。
规则确立:改个角度不算造——拿别人的图纸申专利,改动要有研发记录与技术验证撑腰。
二、裁判要点提炼
以非公开技术方案作为主张权利基础的专利权属纠纷中,原告应证明涉案专利来源于其在先完成的非公开技术方案且被告申请日前能够获知;被告主张对原告技术方案改进并据此享有专利权的,至少应证明或合理说明涉案专利相对原告方案存在区别,且该区别构成实质性特点和进步。
对他人非公开技术方案作出改动并申请专利的一方,应通过体现研发过程、技术效果等内容的证据或理由,证明或合理说明其作出了实质性的技术贡献;仅有角度选择等具体限定而无研发记录与效果验证的,不构成创造性贡献。
三、赵律师点评
五份在先图纸与一个角度
某化学工程公司提供设计时间在先的五份图纸,部分内容与对方专利说明书附图相同;对方于二〇一七年申请「一种气化炉出口气体喷淋装置」发明专利并获授权。对方在一审败诉后上诉,明确承认系在该图纸技术方案基础上得到专利方案,但主张其改进点在于「喷淋管口朝气化炉方向与气化炉合成气出口管道倾斜连接」及角度限定,构成实质性改进。
改进主张的举证门槛
最高法院驳回上诉。第一层,举证框架四步走:原告证来源加可获知;被告主张系对现有技术的改进、举证;来源确认后,被告说明区别并「就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理的说明」;主张对方部分属公知常识或现有技术的,各自举证。第二层,判断语境的转换:「与专利授权确权程序中对发明创造是否具有实质性特点的判断不同」,权属纠纷中的创造性贡献判断「建立在作为专利来源的非公开的技术方案基础之上」——要享有他人的技术,你的改动得在他人方案之上再显真章。第三层,本案的落点:诉争专利仅是「具体选择了……倾斜连接的方式,并具体限定了倾斜的角度」;喷淋装置本为除灰,「连接的角度不同必然导致喷淋位置不同」——改动属方向性选择的细化;无研发记录、无效果验证,「难以说明……作出了创造性贡献」——专利权归原方案权利人。
技术方案被申专利的对表
给图纸与技术方案的权利人:设计文档标注时间、留好流转痕迹(邮件、签收、会议纪要)——「在先完成加对方可获知」是权属之诉的入场券;发现对方拿你的方案申专利,及时起诉,授权与否不影响确权。给改进申专利的一方:在他人方案上做改动,把研发记录与技术验证做扎实再申——没有过程证据的角度优化,法院不会当成实质性贡献;真有创新的,分清哪些特征是你的、主张共有而非独占。给法院:权属纠纷的举证次序照框架走——来源、获知、区别、贡献四环递进;判断创造性贡献时紧扣「相对在先方案」的语境,不滑向授权确权的标准。
五份在先的图纸、一个倾斜的角度、一场独占与共有之间的较量——最高法院把改进的门槛立在研发过程上:改动谁都会做,贡献要拿记录证明;拿别人的图纸申专利,角度不同、命运相同。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
某化学工程股份有限公司(以下简称某化学工程公司)诉称:聊城市某化工工程设计有限责任公司(以下简称聊城市某工程设计公司)申请并获得授权的专利号为201720586771.*、名称为“一种气化炉出口气体喷淋装置”的发明专利(以下简称诉争专利)源于某化学工程公司,诉争专利应当归属于某化学工程公司所有。故请求判令:一、确认诉争专利权属于某化学工程公司;二、聊城市某工程设计公司承担本案全部诉讼费用。
聊城市某工程设计公司辩称:聊城市某工程设计公司系诉争专利真正的专利权人,请求驳回某化学工程公司的诉讼请求。
法院经审理查明:
聊城市某工程设计公司于2017年5月24日向国家知识产权局申请专利号为201720586771.*、名称为“一种气化炉出口气体喷淋装置”的发明专利申请,并获得授权。
某化学工程公司提供了设计时间在先的五份图纸。与诉争专利内容比对,部分图纸内容与涉案专利说明书附图相同。二审询问中,聊城市某工程设计公司明确主张其改进的技术特征是诉争专利权利要求1中的“喷淋管口朝气化炉方向与气化炉合成气出口管道倾斜连接”及权利要求2的附加技术特征。
山东省济南市中级人民法院于2020年6月29日作出(2020)鲁01民初248号民事判决:名称为“一种气化炉出口气体喷淋装置”(专利号为201720586771.*)的实用新型专利权属于原告某化学工程公司。宣判后,聊城市某工程设计公司以诉争专利技术方案与某化学工程公司提交证据所示的技术方案完全不同,故诉争专利权应归属于聊城市某工程设计公司为由,提起上诉。最高人民法院于2021年12月20日作出(2020)最高法知民终1293号民事判决:驳回上诉,维持原判。法院生效裁判认为,本案中,某化学工程公司主张聊城市某工程设计公司将某化学工程公司非公开的技术方案申请诉争专利,对于该种类型的专利权权属纠纷,一般首先应由原告举证证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案,并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案;如果被告主张涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进,应当举证证明;
在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下,被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别,并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理的说明;若双方主张对方各自完成的部分属于公知常识、现有技术或现有技术已给出明确的技术启示,应对此进行举证。人民法院根据双方当事人针对上述内容提交的证据确定专利权归属。
本案中,聊城市某工程设计公司认可其确系在该图纸的技术方案的基础上得到涉案专利的技术方案,但主张其作出了具有实质性特点的改进。与专利授权确权程序中对发明创造是否具有实质性特点的判断不同,在以非公开的技术方案作为主张权利基础的专利权属纠纷中,关于“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献”的判断,建立在作为专利来源的非公开的技术方案基础之上。在这种情况下,对他人非公开技术方案作出改动并申请专利的一方要单独或共同拥有专利权,至少应当通过体现研发过程、技术效果等内容的证据或理由,证明或合理说明其在他人非公开技术方案基础上,进一步作出了实质性的技术贡献。诉争专利权利要求1、2仅仅是在某化学工程股份有限公司的技术方案的基础上具体选择了喷淋管口与气化炉合成气出口管道之间倾斜连接的方式,并具体限定了倾斜的角度。
虽然说明书也记载了其可以获得有益的技术效果,但设置喷淋装置本身即是为了去除合成气中的煤灰,喷淋管口与气化炉合成气出口管道之间连接的角度不同必然导致喷淋位置不同。在聊城市某工程设计公司既无实际研发记录,亦无验证技术效果的证据的情况下,难以说明其通过该点改动对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献,故聊城市某工程设计公司不应因此改动而对该技术方案拥有专利权。原告以涉案专利系被告将原告的非公开技术方案申请专利为由,主张涉案专利权归其所有的,应当举证证明涉案专利来源于其在先完成的非公开技术方案,并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案;被告主张其对原告的技术方案进行了改进并据此享有涉案专利权的,至少应当证明或者合理说明涉案专利相对于原告的技术方案存在区别,且该区别构成涉案专利的实质性特点和进步。
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案号:(2020)最高法知民终1293号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2021-12-20
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-027)。
本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。
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