参考案例某公司诉浙江某公司侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
方法专利没写步骤顺序,被告说随便换顺序都不侵权?最高法院:顺序也是保护范围的一部分
最高人民法院:对于存在步骤顺序的方法发明,步骤本身以及步骤顺序均对保护范围起限定作用;权利要求未明确限定顺序的,应结合说明书附图、审查档案、整体方案及步骤逻辑关系确定
规则确立:供料必在前、切割先于冲压冲孔的逻辑关系由说明书确定,被诉方法顺序不同的,不落入保护范围
二、裁判要点提炼
方法专利权利要求未明确限定步骤顺序的,不应因此否定顺序的限定作用,应从本领域普通技术人员角度结合说明书及步骤逻辑关系确定实施顺序
被诉侵权方法的步骤顺序与专利方法确定的顺序不同的,未落入保护范围
三、赵律师点评
弹簧铰链的顺序之争
某公司持有一件弹簧铰链制造方法发明专利,权利要求记载供料、切割、冲压、冲孔四个步骤,但没写明各步骤必须按此顺序实施。它起诉浙江某公司侵权。被诉方法的实际顺序是:先冲下铰接件、再砸圆、再打孔——切割步骤跑到了最后,冲压冲孔在切割之前。一审认为顺序调整未产生新技术效果,判侵权成立赔五万;二审反过来:方法步骤有顺序,被诉方法顺序不同,撤销一审判决。专利权人不服申请再审,主张权利要求没限定顺序,保护范围应包括各种顺序的组合。
顺序从哪里来——逻辑与说明书的合奏
最高法院先立规矩:方法发明的步骤与顺序都限定保护范围;权利要求没写顺序,不等于可以任意排列,而要结合说明书附图、审查档案、整体方案和步骤间逻辑关系,从本领域普通技术人员视角确定。逐项分析:供料步骤为其他步骤提供材料,必然在最前;切割出来的区域是后续冲压成形凸肩、冲孔制孔的对象,说明书没有任何在切割之前冲压冲孔的记载,本领域技术人员也难以预见先冲后切还能实现发明目的——切割必须在冲压和冲孔之前。至于冲压与冲孔之间,说明书显示顺序可调换,但实际加工中一旦定下顺序就只能依次进行。结论:四步骤有确定的实施顺序,被诉方法把切割放在最后,顺序不同,不落入保护范围。再审驳回专利权人申请,二审判决生效。
方法专利撰写与维权的顺序意识
对专利权人而言,方法权利要求只列步骤不写顺序是常见写法,维权时不能指望法院按任意组合解释保护范围,顺序的确定性由说明书和技术逻辑补足;撰写时若有多种可行顺序且都想保护,应在说明书里写明或另列权利要求。对被诉方而言,方法类专利抗辩的第一刀往往切在顺序上——找出被诉工艺与专利步骤的顺序差异,再论证差异步骤无逻辑上的先后必然性,比纠缠单个步骤细节更高效。对法院而言,顺序限定作用的确定给了清晰的四要素框架:说明书附图、审查档案、整体方案、逻辑关系,缺省顺序不再是无序。
方法专利的生命在于流程,流程的灵魂在于顺序。权利要求没写顺序,不代表顺序可以无视——技术逻辑替它写了。先冲后切的差异看似细微,却足以让整个侵权大厦从比对的第一步就塌掉。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
某公司是名称为“弹簧铰链的制造方法”的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人,该专利授权公告的权利要求1为:一种制造弹簧铰链的方法。该铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧构成,其特征是该方法包括下述步骤:提供一用于形成铰接件的金属带(以下简称供料步骤);切割出大致与铰接件外形一致的区域(以下简称切割步骤);通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩(以下简称冲压步骤);冲出铰接件的铰接孔(以下简称冲孔步骤)。
2002年6月24日,某公司起诉至北京市第一中级人民法院,诉 称,浙江某公司未经其许可,擅自为生产经营目的实施了侵犯涉案专利权的行为,请求判令浙江某公司停止侵权、赔偿经济损失。浙江某公司辩称,涉案专利方法是四个步骤先后顺延的弹簧铰链制造方法,而浙江某公司制造弹簧铰链的方法是由三个加工单元组合而成,顺序可调,不具有先后顺延的特征,没有落入涉案专利权的保护范围。
浙江某公司制造弹簧铰链的过程为:1、人工将金属带送入冲压机冲下铰接件;
2、人工用钳子夹住铰接件前部,用锻压机将铰接件后部砸圆;
3、人工用钳子夹住铰接件前部,将铰接件插入打孔机内打孔;
4、人工用铅丝从铰接件前部圆孔中穿过,将若干个铰接件穿在一起后用抛光轮抛光。
一审法院认为,将涉案专利的权利要求1与被诉侵权方法对比,被诉侵权方法与权利要求1的保护范围无明显差异。权利要求1为四个步骤,被诉侵权方法亦为四个步骤。在将铰接件从金属带上冲下后,被诉侵权方法中的模锻、打孔的顺序虽然可调,但顺序的调整并未产生新的技术效果,因此,浙江某公司制造弹簧铰链的方法落入了涉案专利权的保护范围。
北京市第一中级人民法院于2003年5月12日作出(2002)一中民初字第5048号民事判决:一、浙江某公司立即停止侵权行为;二、浙江某公司赔偿某公司5万元;三、驳回某公司的其他诉讼请求。案件受理费7010元,由某公司负担5000元,浙江某公司负担2010元。
浙江某公司不服该一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2007年8月20日作出(2006)高民终字第1367号民事判决,撤销一审判决,驳回某公司的诉讼请求。某公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院于2009年8月26日作出(2008)民申字第980号民事裁定:驳回某公司的再审申请。最高人民法院审查认为:关于权利要求1中的各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施对于存在步骤顺序的方法发明,步骤本身以及步骤顺序均应当对专利权的保护范围起到限定作用。由于现行法律没有对是否应当在方法专利的权利要求中限定各步骤的实施顺序进行规定,在权利要求没有对步骤顺序进行限定的情况下,国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中一般即根据各个步骤在权利要求中记载的顺序进行审查,而不会将权利要求解释为能够以任意顺序实施各个步骤。
因此,在侵权诉讼中,不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由,不考虑步骤顺序的限定作用,而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系,从本领域普通技术人员的角度出发确定各个步骤是否应当按照特定的顺序实施。根据权利要求1记载的四个步骤,首先,供料步骤的作用在于为其他的步骤提供加工材料,因此,供料步骤必须在其他步骤之前实施。
其次,切割步骤的作用是从金属带上切割出大致与铰接件外形一致的区域,根据涉案专利的说明书及附图,所述区域包括“用于形成凸肩9的基本形状”和“以后具有铰链孔范围497的至少一部分”,由于冲压步骤是对由切割步骤制成的“用于形成凸肩9的基本形状”进行冲压,冲孔步骤是在由切割步骤制成的“范围497”内制作铰接孔,说明书中没有记载可以在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤的技术内容,本领域普通技术人员也难于预见到在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤,亦能够实现涉案专利的发明目的,达到相同的技术效果。因此,权利要求1中的切割步骤应当在冲压步骤和冲孔步骤之前实施。从说明书记载的内容看,虽然冲压步骤与冲孔步骤的顺序是可以调换的,但是,在实际加工过程中,一旦确定了二者的顺序,二者就只能依次进行。
综上所述,权利要求1中的四个步骤应当按照供料步骤、切割步骤、冲压步骤或冲孔步骤的顺序依次实施,各个步骤具有特定的实施顺序,申请再审人有关“权利要求1的保护范围包括所述步骤的各种顺序的组合”的申请再审理由缺乏事实依据和法律依据。最高人民法院于2009年8月26日作出(2008)民申字第980号民事裁定:驳回某公司的再审申请。在方法专利的权利要求没有明确限定步骤顺序的情况下,应当结合说明书和附图、专利审查档案、权利要求书中记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系,确定各个步骤是否应当按照特定的顺序实施。
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案号:(2008)民申字第980号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2009-08-26
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-09-2-160-024)。
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