参考案例美国某公司诉上海市某塑胶公司等侵害发明专利权纠纷案

案号：（2016）沪民终459号上海市高级人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2018-08-08

本案来源已核实（参考案例），判决书全文见文末折叠附录，当事人信息已脱敏。

一、案情速览

内衬上多了一道阶梯，五百万索赔被这道0.5毫米的台阶挡住了

上海市高级人民法院：构成等同特征须同时满足手段、功能、效果基本相同及显而易见性四个要件，产品未脱离工业设计用途的固有功能应纳入功能的评价范围

规则确立：等同判定不能只看配合使用这一个角度，被诉差异设计在固有功能上产生的技术效果差异足以否定效果基本相同要件

二、裁判要点提炼

等同特征的认定须同时满足手段基本相同、功能基本相同、效果基本相同以及本领域普通技术人员无需创造性劳动即可联想到四个要件，缺一不可

被诉产品的某项功能虽未在权利要求中直接对应，但未脱离产品的工业设计用途、对使用效率和经济性有实质影响的，属于固有功能，应纳入功能和效果的评价范围

三、赵律师点评

一道台阶引发的五百万官司

美国某公司持有一件喷洒液体用的喷枪发明专利，其内衬与流体槽的形状一致、紧密贴合。被诉产品的内衬则在侧壁上做了一处内缩约0.5毫米的阶梯过渡设计。专利权人认为这不过是惯用手段的直接置换，起诉四被告索赔五百万。法院从相同与等同两个层面展开比对：字面上，专利说明书明确记载内衬无褶无波纹，而阶梯过渡恰恰产生了一道可见的褶皱，内衬放入后也出现了明显间隙，二者并不相同。接下来就看等同能否救回来。

固有功能进入了评价的天平

等同须过四关：手段、功能、效果基本相同加显而易见性。单看内衬装进流体槽配合使用这个角度，0.5毫米的内缩对装配便利、匹配程度、稳定性、容量、成本都没有实质影响，前三关似乎都能过。但法院换了一个角度：阶梯的位置让多个内衬叠加存放时彼此间隔约一厘米，由此产生三个技术效果——取用时可以方便地用拇指食指抽拉、目测即可清点数量、单位体积存放量下降抬高储运成本。叠加存放虽未写进权利要求，却是内衬工业设计用途中固有功能，对作业效率与物流经济性有实质影响，必须纳入效果评价。效果有升有降且差异实质存在，效果基本相同这一关过不去。至于显而易见性，阶梯设计虽属常见、确能联想到，但四要件须同时满足，一关失守全盘皆输，改判不构成等同。

等同攻防的换位思考法

对专利权人而言，主张等同不能只挑对自己有利的使用场景，法院会穷尽被诉产品的全部固有功能，任何一项实质效果差异都可能一票否决，起诉前应把被诉设计的所有用途效果排查一遍再决定是否硬打。对被诉方而言，与其在显而易见性上纠缠，不如深挖被诉差异设计的独立技术效果，为差异找到一个权利要求覆盖不了的功能理由往往一击致命。对法院而言，本案示范了效果评价的完整方法：功能不限于权利要求明示的用途，固有功能产生的每一项效果都上天平，有升有降不碍事，关键是差异是否实质。

0.5毫米的台阶，挡住了五百万的索赔。等同原则是专利保护的缓冲带，但缓冲带不是专利权人的后门——四要件同时满足才放行，而被诉产品的每一个固有功能，都是天平上不可删除的砝码。

四、判决书全文（点开阅读 · 发布前已做脱敏核查）

原告美国某公司诉称：其享有专利号为ZL98802016.X、名称为“喷洒液体用的喷枪”的发明专利（以下简称涉案专利）。上海市某塑胶公司等四被告生产、销售、许诺销售的被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，其经营行为侵害了涉案专利权，应承担相应的侵权责任。故请求判令：1.四被告立即停止侵权，包括但不限于停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品，并销毁所有库存侵权产品及半成品；

2.上海市某塑胶公司等三被告连带赔偿美国某公司经济损失和合理费用共计人民币500万元。

被告上海市某塑胶公司等辩称：被诉侵权技术方案并未完全覆盖涉案专利系争权利要求的全部技术特征，不构成对涉案专利权的侵害。

法院经审理查明，涉案专利中的系争权利要求如下：权利要求1.一种喷洒液体用的喷枪，该喷枪包括：一流体槽；一可卸且可被折叠的内衬，在向该内衬里注入流体之前它的形状与该槽的内壁的形状一致，它紧密贴合于该槽的内壁上；以及，一分配来自该内衬里的流体的喷嘴；其中，在该喷枪操作期间，当流体从该内衬里排出时该内衬就折叠起来。权利要求8.如权利要求1的喷洒液体用的喷枪，其特征在于，该内衬由一种热塑性塑料经热/真空成形；该内衬具有：一底部和侧壁，与侧壁相比该底部是硬的，该侧壁比起底部较薄并能被折叠；以及，一平的向外延伸的边缘部，该边缘部的形状能使该边缘部座落在该喷枪储槽的一开口的边缘上。

上海知识产权法院于2016年8月30日作出（2015）沪知民初字第323号民事判决：驳回美国某公司的全部诉讼请求。美国某公司不服，向上海市高级人民法院提出上诉。上海市高级人民法院于2018年8月8日作出（2016）沪民终459号民事判决：驳回上诉，维持原判。法院生效裁判认为，本案争议焦点为被诉侵权产品是否具有“形状一致、紧密贴合”的技术特征。该争议焦点可分为两个问题阐述，即被诉侵权产品所采用的“阶梯过渡”技术特征与涉案专利“形状一致、紧密贴合”技术特征是否相同，以及两者是否等同。

一、关于两者是否相同。

根据涉案专利权利要求8所引述的权利要求1的字面意思理解，所述“内衬形状”与“流体槽内壁”之间在外形上需要“形状一致”，且前者放入后者所实现的技术效果应互相“紧密贴合”。按照通常理解，该“形状一致、紧密贴合”所对应的外部结构应在视觉效果上符合两个特点，一是两者形状上不存在明显差异以符合“一致性”要求，二是内衬放入流体槽后内衬与流体槽内壁之间不存在明显空隙以符合“紧密贴合”要求。根据涉案专利说明书及附图，可进一步印证上述对 “形状一致、紧密贴合”技术特征的理解。具体而言，根据涉案专利说明书第4页第7行描述，“该内衬无褶、波纹”，而被诉侵权产品的“阶梯过渡”设计产生了明显可见的一道褶或波纹；

再根据附图2、3、4，可发现内衬的外壁应为一条从上至下的直线，且内衬放入流体槽后内衬与流体槽内壁之间并无间隙，而被诉侵权产品的“阶梯过渡”设计导致前述纵向“直线”变为了“阶梯过渡”之处的非直线，以及内衬与流体槽内壁之间在“阶梯过渡”处以下部分的明显间隙。因此，结合说明书与附图，从字面意思理解，被诉侵权产品所采用的“阶梯过渡”技术特征与涉案专利“形状一致、紧密贴合”技术特征两者并不相同。

二、关于两者是否等同。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此，构成等同特征需同时满足该条所规定的手段基本相同、功能基本相同、效果基本相同以及“无创造性劳动即可联想到”（以下简称“显而易见性”）等四个要件。本案中，对该四要件的分析具体阐述如下：

1．“阶梯过渡”设计是否具有基本相同的手段、功能及效果。如果仅从内衬与流体槽相互配合使用角度来看，由于“阶梯过渡”处内缩半径仅为0.5毫米左右，该内缩设计对于内衬放入流体槽的便利程度、相互之间的匹配程度、放置后盛满流体状态下的稳定性与可操作性、内衬容量、模具设计、制造成本等因素并无实质性影响，换言之，该“阶梯过渡”设计与“形状一致、紧密贴合”的技术特征在前述手段、功能及效果上并无实质性差异。但是，如果从内衬作为喷枪部件本身叠加存放这一功能角度来看，由于“阶梯过渡”处位于内衬上沿下方约1厘米水平切线上，该设计可使多个内衬叠加存放时相邻内衬之间相应存有约1厘米间隔，与涉案专利所述内衬叠加存放状态下相邻内衬之间的极小间隔相比较，该1厘米间隔进而可产生以下技术效果：一是操作者使用喷枪过程中在拿取内衬时可快速便捷地使用拇指与食指抽拉。二是操作者在确定所需内衬数量时，可快速便捷地通过目测确定相应数量。

三是由于前述约1厘米间隔所导致的单位体积内可存放内衬数量的大幅减少以及因此而可能产生的其他诸如运输、仓储成本增加等不利因素。

上述三个技术效果中，虽然前两个技术效果为积极正面的，而后一个技术效果为消极负面的，但这种技术效果有升有降的情形并不影响“阶梯过渡”与“形状一致、紧密贴合”在技术效果上存有实质性差异的判断。此外，上述“叠加存放”虽与涉案专利权利要求所描述的技术特征没有直接对应关系，但结合说明书与附图以及被诉侵权产品的实际情况，该“叠加存放”功能并未脱离涉案专利所述内衬的工业设计用途，应属内衬的固有功能，且该固有功能对于实践中操作者使用涉案专利所述喷枪的作业效率以及内衬在物流与存储等方面的经济性有实质性影响，故应纳入《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定的“功能”的评价范围。因此，综合以上两个角度，被诉侵权产品所使用的“阶梯过渡”设计与涉案专利“形状一致、紧密贴合”的技术特征并不符合“效果基本相同”的要件。

2．“阶梯过渡”设计是否符合“显而易见性”要件。被诉侵权产品“阶梯过渡”设计在工业设计中已较为常见，且出现时间较早，加之本身仅是内衬几何形状的简单变化，属于杯形塑料品制造领域“普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，故符合“显而易见性”要件。

综上，由于“效果基本相同”要件得不到满足，被诉侵权产品所使用的“阶梯过渡”设计与涉案专利“形状一致、紧密贴合”的技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利保护范围。故法院依法作出如上裁判。在专利等同侵权判定中，对“基本相同效果”的分析，可结合系争技术特征对涉案专利整体技术方案及专利产品或者对应功能及部件的产出质量、产出效率等因素进行综合判断。