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参考案例某设备公司诉某电气公司侵害发明专利权纠纷案

案号:(2019)最高法知民终161号最高人民法院 · 专利权权属、侵权纠纷 · 二审 · 2019-08-06
本案来源已核实(参考案例),判决书全文见文末折叠附录,当事人信息已脱敏。

一、案情速览

主张的权利要求被部分无效,法院不问一声就驳回起诉?最高法院:先释明让权利人重新选,坚持无效主张的才能驳。

最高人民法院:权利人据以主张的权利要求被宣告无效但专利权在其他权利要求基础上维持有效的,应允许权利人重新明确据以主张的权利要求;经释明仍坚持无效权利要求的,方可裁定驳回起诉。

规则确立:释明程序前置——修改后维持有效的权利要求形成新的保护范围,权利人有重新选择权;直接裁定驳回起诉属适用法律错误。

二、裁判要点提炼

侵害专利权纠纷一审程序中,权利人据以主张的权利要求被宣告无效,但专利权在其他原权利要求或经修改形成的新权利要求基础上维持有效的,应允许权利人重新明确据以主张的权利要求。

权利人选择维持有效的权利要求主张的,一审法院应继续审理;经释明仍坚持基于已被宣告无效的权利要求主张权利的,方可裁定驳回起诉。

三、赵律师点评

无效决定落地八天后收到的驳回裁定

同步单双面数码喷绘机发明专利案,权利人当庭明确以修改前的权利要求一为保护范围。判决前,无效决定作出:原权利要求一经主动修改(并入从权特征)后维持有效,形成新的权利要求一。原审法院随即裁定驳回起诉——没给权利人任何重新选择的机会。最高法院撤销裁定、指令继续审理:程序走错了一步,权利人的选择权被跳过了。

释明前置是驳回起诉的门槛

裁判的规则逻辑源自司法解释二第一条的阶梯结构:权利人应在起诉状中明确主张的权利要求;不明确的,法院释明要求明确;仍不明确的,才可裁定驳回。部分无效的情形被纳入同一阶梯:权利要求被宣告无效但专利权在其他权利要求上存续,特别是修改后维持有效的权利要求形成了范围不同的新方案——此时权利人面对的是一张更新过的菜单,法院必须先上菜再问选择。本案的时序更极端:无效决定五月十六日作出,驳回裁定五月二十九日就出了,中间没有任何释明——程序性权利被整体跳过。结论:只要原审未判决,就应释明重新明确;权利人选了有效的继续审,固执于已死方案的才驳回起诉。驳回起诉是最后手段,不是第一反应。

对表:部分无效后的程序操作规程

给权利人:无效决定部分维持的,第一时间评估维持有效的权利要求能否覆盖被诉产品——主动向法庭重新明确主张,别让程序空转;修改后范围缩小的,重新评估赔偿预期。给被诉侵权人:部分无效不等于案件终结——有效部分照样可能落池,比对工作要同步更新到新权利要求;对方坚持无效主张时,可提请法院裁定驳回起诉。给法院:部分无效情形的释明是必经程序,未经释明的驳回起诉构成适用法律错误;权利人重新明确后按新权利要求继续审理,诉讼阶段不因无效程序重启而中断。

无效决定改写了保护范围的菜单,但点菜的权利还在权利人手里——法院的职责是把菜单递过去,而不是替客人离席。

四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)

某设备公司诉称:其系专利号为201410100501.X、名称为“一种同步单双面数码喷绘机及其绕布方法”的发明专利(以下简称涉案专利)的独占实施许可人,某电气公司制造、销售的侵权产品落入涉案专利权的保护范围。故请求判令:1.判令某电气公司立即停止制造、销售侵犯某设备公司享有独占实施权的产品的行为;

2、判令某电气公司赔偿经济损失及合理支出共计555000元;

3.由某电气公司承担全部诉讼费用。

某电气公司未发表答辩意见。

法院经审理查明:国家知识产权局于2019年5月16日作出第16225号无效宣告请求审查决定(以下简称16225号决定),宣告涉案专利权部分无效,在专利权人2019年1月9日提交的权利要求1-9的基础上继续维持涉案专利有效。其中,被维持有效的权利要求1是专利权人将原权利要求2中的部分技术特征和原权利要求6中的部分技术特征加入到原权利要求1之后修改而成。在涉案专利无效宣告程序前,某设备公司在原审法庭辩论终结前当庭明确以修改前的权利要求1作为技术保护范围。

山东省济南市中级人民法院于2019年5月29日作出(2018)鲁01民初2077号之一民事裁定:驳回某设备公司的起诉。宣判后,某设备公司以原审裁定适用法律错误为由,提起上诉。最高人民法院于2019年8月6日作出(2019)最高法知民终161号民事裁定:一、撤销山东省济南市中级人民法院(2018)鲁01民初2077号之一民事裁定;二、本案指令山东省济南市中级人民法院审理。法院生效裁判认为,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第一条规定了权利人应当在起诉状中明确其主张保护范围的权利要求,并进一步规定,即使权利人在起诉状中未予明确,人民法院也应当通过释明要求权利人进行明确。权利人仍不予明确的,人民法院才可以裁定驳回起诉。

据此,虽然权利人此前据以主张保护范围的某一项权利要求被宣告无效,但是涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求,特别是原权利要求经过修改,进一步限缩了其保护范围的情况下,人民法院应当给予权利人再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利,并在权利人重新明确的权利要求的基础上继续审理。

本案中,专利权人在无效宣告程序中通过主动修改的方式对原权利要求1进行了修改。修改后的权利要求1补入了技术特征,形成了不同的技术方案,具有不同的保护范围,从而替代了修改前的原权利要求1的保护范围,而且其他从属权利要求也相应进行了修改。该修改后的权利要求被16225号决定维持有效,形成了新的权利要求。在涉案专利权被宣告部分无效之后,只要原审法院尚未作出判决,原审法院就应当依法向权利人某设备公司释明,由某设备公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是,原审法院并未给予某设备公司重新明确权利要求的程序性权利,未经释明直接裁定驳回了某设备公司的起诉,属适用法律错误。侵害专利权纠纷案件一审程序中,权利人据以主张专利权的权利要求被宣告无效,但涉案专利权在其他原有权利要求或者经修改形成的新的权利要求基础上维持有效的,应当允许权利人重新明确其据以主张专利权的权利要求。

权利人选择现属有效的权利要求主张专利权的,一审法院应当继续审理;经释明,权利人仍然坚持基于已被宣告无效的权利要求主张权利的,一审法院方可裁定驳回起诉。

案号:(2019)最高法知民终161号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2019-08-06

来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-073)。

本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。

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