参考案例徐某、宁波某科技公司诉河北某橡胶制品公司、河北某路桥公司侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
桥梁伸缩缝标准必要专利——专利权人零元把专利独占许可给自己控股的公司,被诉方喊「歧视」;收过许可协商函却不谈的制造商,按许可费倍数判了三百万。
最高法院:「在特定情况下,如专利权人与被许可人系有投资关系的关联公司……独占实施被许可人实施专利所获得的利益与专利权人一致,此时,独占实施许可费用可以较低甚至为零」——「原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务」,零元独占许可「属于正常的商业安排」;标准中已明确披露技术方案、专利号及联系方式,宁波某科技公司「非但没有主动寻求专利许可,在收到专利权利人发出的专利许可协商函后,仍不与专利权人进行磋商,反而在之后的工程中再次实施涉案专利,主观上存在明显过错」——「在适用许可使用费的倍数确定赔偿数额时,对于双方当事人的上述过错情节应当重点予以考虑」,撤销一审、改判赔偿三百万。
规则确立:零元给自己人不算歧视,收函不谈才真吃亏——标准必要专利的账,过错写进倍数里。
二、裁判要点提炼
标准必要专利的许可方式一般应为普通许可,但专利权人基于与被许可人的关联利益关系作出的免费独占许可属正常商业安排,只要对外仍承担公平、合理、无歧视许可义务,不应仅因许可条件差异认定其违反该义务。
标准文件已明确披露专利技术方案、专利号及权利人联系方式,被诉侵权人经权利人发函协商仍不磋商并继续实施的,可认定其存在明显过错;适用许可使用费倍数确定赔偿时应重点考虑该情节。
三、赵律师点评
零元许可的争议与不回复的函
徐某系「一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置」发明专利权人,该技术方案被写入交通运输部行业推荐性标准,标准引言声明专利持有人愿以合理和非歧视条件谈判。徐某零元将该专利独占许可给其控股并任法定代表人的宁波某科技公司。河北某橡胶制品公司按标准制造销售伸缩缝装置,河北某路桥公司用于中标的高速公路工程。徐某与宁波公司起诉两公司索赔三百万。一审石家庄中院判橡胶制品公司赔十万。三方上诉。
许可条件差异与过错的算术
最高法院撤销一审、改判三百万。第一步,零元许可的定性:标准必要专利的许可一般应为普通许可,但不能机械理解——独占许可是权利人实施专利的方式之一,只要权利人或独占被许可人对外仍承担公平、合理、无歧视义务,不能仅因独占许可本身认定违约;关联利益情形(投资关系、股东、法定代表人)下被许可人利益与权利人一致,「独占实施许可费用可以较低甚至为零」。第二步,歧视指控的排除:徐某基于身份免费独占许可给宁波公司,「属于正常的商业安排,且并不影响关于专利许可的商业谈判,不构成对于其他专利实施人的价格歧视」。第三步,过错的认定:标准已披露技术方案、专利号与联系方式,宁波公司不主动寻求许可、收函后不磋商、之后继续实施——「主观上存在明显过错」。第四步,赔偿的合成:以许可使用费的倍数计算,过错情节重点考虑——三百万落定。
标准必要专利谈判的对表
给标准必要专利权人:标准披露加书面协商函是两件套——披露立正当性、函件固定对方的过错;给自己控股公司零元独占许可没有法律障碍,但对外许可谈判的义务照样要履行。给实施企业:看到标准里的专利声明就当警报——主动求许可谈条件,别等函件进门;收函不回复又继续用,过错写进判赔倍数,账面翻数倍。给法院:标准必要专利案件的审查框架——先审权利人有无违反公平、合理、无歧视义务(关联许可不当然违反),再审被诉方过错(披露知晓、函件磋商、继续实施三段),最后按许可费倍数合成赔偿。
一份零元的独占许可、一封没人回复的协商函、一张三百万的判决——最高法院把标准必要专利的规则排成一句话:给自己人优惠可以,对市场冷漠要付钱;歧视的帽子别乱扣,过错的账跑不掉。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
徐某系专利号为200410049491.*、名称为“一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置”发明专利的专利权人。交通运输部发布并实施的《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩缝装置》行业推荐性标准记载了上述专利技术方案,并在引言部分声明专利持有人愿意同任何申请人在合理和非歧视的条件下就使用许可涉案专利进行谈判。徐某以零元许可费授权其控股并担任法定代表人的宁波某科技公司独占实施涉案专利。河北某路桥公司在其中标的高速公路工程中,使用了河北某橡胶制品公司按照上述标准制造并销售的伸缩缝装置。徐某、宁波某科技公司认为,河北某路桥公司、河北某橡胶制品公司的行为侵害其专利权,起诉要求两公司停止侵害并共同赔偿经济损失及合理费用合计300万元。
河北省石家庄市中级人民法院于2020年5月15日作出(2019)冀01民初284号民事判决:河北某橡胶制品公司赔偿徐某、宁波某科技公司经济损失及合理费用共计10万元,驳回徐某、宁波某科技公司其他诉讼请求。宣判后,徐某、宁波某科技公司及河北某橡胶制品公司均提出上诉。最高人民法院于2022年6月30日作出(2020)最高法知民终1696号民事判决:撤销一审判决,改判河北某橡胶制品公司停止侵害并赔偿徐某、宁波某科技公司300万元。法院生效裁判认为:由于标准面对的是不特定多数人,在公平、合理、无歧视原则的要求下,标准必要专利的许可方式一般应为普通许可,但是对此不能进行机械的理解。
发放独占实施许可是专利权人实施专利的一种方式,即便专利权人与被许可人达成独占实施许可,只要专利权人或该独占实施被许可人仍需对外承担公平、合理、无歧视的许可义务,则不能仅因专利权人与被许可人达成独占实施许可就认为专利权人违反了上述义务。在特定情况下,如专利权人与被许可人系有投资关系的关联公司,或者专利权人系被许可人的股东、法定代表人等具有其他关联利益关系等情形,独占实施被许可人实施专利所获得的利益与专利权人一致,此时,独占实施许可费用可以较低甚至为零。基于关联利益关系的许可条件与一般市场竞争环境下的许可条件可能存在差异,原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务。
本案中,专利权人徐某既是宁波某科技公司的法定代表人,又是该公司的股东和实际控制人,其基于其上述身份,免费将涉案专利独占许可给宁波某科技公司,属于正常的商业安排,且并不影响关于专利许可的商业谈判,不构成对于其他专利实施人的价格歧视,没有违反公平、合理、无歧视的许可义务。涉案专利为标准必要专利,推荐性标准中明确披露了涉案专利技术方案、专利号及权利人联系方式。宁波某科技公司非但没有主动寻求专利许可,在收到专利权利人发出的专利许可协商函后,仍不与专利权人进行磋商,反而在之后的工程中再次实施涉案专利,主观上存在明显过错,因此应当承担停止侵害并赔偿损失的侵权责任。在适用许可使用费的倍数确定赔偿数额时,对于双方当事人的上述过错情节应当重点予以考虑。
1.标准必要专利的许可方式一般应为普通许可,但在特定情况下,基于关联利益关系的许可条件与一般市场竞争环境下的许可条件可能存在差异,如专利权人基于与被许可人的关联利益关系,作出的免费独占许可属于正常的商业安排,只要专利权人或该独占实施被许可人对外仍承担公平、合理、无歧视(FRAND)许可义务,并不影响关于专利许可的商业谈判,原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反FRAND原则。
2.标准必要专利侵权纠纷中,专利权人是否违反FRAND原则以及被诉侵权人的过错情况均有可能对于赔偿数额的确定产生影响。如果标准必要专利的权利人并未违反FRAND原则,而在标准文件中明确披露了标准必要专利的技术方案、专利号及权利人联系方式的情况下,被诉侵权人非但没有主动寻求专利许可,在权利人发出通知后仍不进行磋商,反而继续实施该专利的,可以认定被诉侵权人在主观上存在明显过错;在适用许可使用费的倍数确定赔偿数额时,对于该情节应当重点予以考虑。
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打这类官司要准备哪些证据
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案号:(2020)最高法知民终1696号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2022-06-30
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-057)。
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