参考案例中国某通讯股份有限公司诉卢森堡某无线许可有限公司专利权权属、侵权纠纷案
一、案情速览
卢森堡公司说标准专利许可费该由英国法院定——最高法院:许可标的是中国专利、实施地在中国,中国法院有管辖权。
最高人民法院:被告在境内无住所和代表机构的,管辖取决于纠纷与中国是否存在适当联系;许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、履行地之一在境内即可。
规则确立:标准必要专利许可纠纷是既非典型合同又非典型侵权的特殊纠纷类型,其国际管辖按适当联系多点判断,不以合同履行地为唯一坐标。
二、裁判要点提炼
对在中国境内没有住所和代表机构的被告提起的标准必要专利许可纠纷,许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地之一在境内的,中国法院有管辖权。
标准必要专利许可纠纷核心是确定特定许可条件以促成或履行许可协议,兼具侵权与合同纠纷特点,属特殊纠纷类型,不能按典型合同纠纷的履行地规则否定管辖。
三、赵律师点评
全球许可费率之战的首个中国战场
中国通讯企业与卢森堡许可公司就标准必要专利交叉开火:许可公司抢先在英国高等法院起诉,要求英国法院为其全球专利组合包括中国专利在内确定许可费率;中国通讯企业随即在深圳中院起诉,请求对中国标准必要专利确定公平合理无歧视的许可条件。许可公司提出管辖权异议:这是合同纠纷、履行地不在中国、英国诉讼在先且进展显著。两级法院都不买账,异议被驳回。
特殊纠纷类型决定管辖逻辑
最高法院的分析框架分四层。第一层,纠纷的成因:权利人向标准制定组织作过公平合理无歧视的许可承诺,但承诺不等于合同成立,双方必然经历通知、保密、技术澄清、要约、反要约、签约、履行的漫长谈判,争议可能在任一环节爆发。第二层,纠纷的核心:诉请法院确定特定许可条件、促成或保障协议履行,与侵权和合同都沾边但都不典型。第三层,定性:这是一种特殊的纠纷类型,不能硬套典型合同纠纷的履行地管辖规则。第四层,国际管辖的标准:被告在境内无住所时,看纠纷与中国的适当联系——许可标的所在地(中国专利)、实施地(中国生产)、签约地、履行地,任一在境内即可。本案前两项明确在境内,管辖成立。对方以合同履行地论否定管辖,前提就错了。
对表:全球许可战的管辖攻防
给标准实施者:面对境外权利人的全球费率诉讼,可在中国就中国标准必要专利反手提起许可条件之诉——适当联系标准为这个战场开了门;谈判过程的每个环节(通知函、要约、反要约)都要留档,既是管辖证据也是实体证据。给标准必要专利权利人:中国专利组合无法避开中国法院的管辖审查,全球打包定价策略要预期中国的平行程序;拖延谈判制造被迫授权局面的策略在司法审查下风险渐增。给法院:标准必要专利许可纠纷的管辖审查按纠纷特殊性定标准,适当联系多点判断;既维护司法主权,也为跨境许可谈判提供确定性框架。
许可标的在中国、实施地在中国,许可条件的裁判席就可以设在中国——标准必要专利的全球博弈,从此多了一个不可回避的东方战场。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
中国某通讯股份有限公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,请求针对卢森堡某无线许可有限公司的中国标准必要专利,确定符合公平、合理、无歧视原则的许可条件。卢森堡某无线许可有限公司在答辩期内提出管辖权异议请求驳回中国某通讯股份有限公司的起诉,其主要理由是:卢森堡某无线许可有限公司在中国某通讯股份有限公司提起本案诉讼前,已经在英格兰和威尔士高等法院(以下简称英国高等法院)提起了有关标准必要专利侵权及许可费率诉讼,请求由英国高等法院针对卢森堡某无线许可有限公司包括中国专利在内的全球标准必要专利组合,确定符合公平、合理、无歧视原则的许可条件;现中国某通讯股份有限公司在后提起的本案诉讼与卢森堡某无线许可有限公司在先提起的上述英国诉讼的诉讼请求重叠,且英国诉讼已取得显著进展,有关纠纷宜由英国法院管辖。
广东省深圳市中级人民法院于2019年1月18日作出(2018)粤03民初335号民事裁定:驳回卢森堡某无线许可有限公司对本案管辖权提出的异议。卢森堡某无线许可有限公司提出上诉,最高人民法院于2020年8月21日作出(2019)最高法知民辖终157号民事裁定:驳回上诉,维持原裁定。法院生效裁判认为:卢森堡某无线许可有限公司系外国企业,且其在中国境内没有住所和代表机构。针对在中国境内没有住所和代表机构的被告提起的涉外民事纠纷案件,中国法院是否具有管辖权,取决于该纠纷与中国是否存在适当联系。判断标准必要专利许可纠纷与中国是否存在适当联系,应结合该类纠纷的特点予以考虑。第一,标准必要专利许可纠纷的发生原因。此类纠纷中,标准必要专利权利人对其持有的专利组合通常已向标准制定组织作出过公平、合理、无歧视(FRAND)的许可承诺。
尽管如此,仅有公平、合理、无歧视(FRAND)的许可承诺并不意味着合同已经成立,还需要进一步确定具体的许可条件。因此,标准必要专利权利人与标准实施者一般需要先就标准必要专利许可进行协商谈判。标准必要专利许可谈判通常需要经过如下几个阶段:标准必要专利权利人向标准实施者发出侵权通知函或者谈判邀请;签署保密协议;技术澄清与讨论;标准必要专利权利人提出许可要约方案;标准实施者提出反要约;商务协商签署许可协议;协议履行。在上述过程中,双方纠纷的发生原因是多方面的:既可能是在技术澄清阶段,就许可标的或其中部分标的是否属于标准必要专利、该标准必要专利是否有效等发生争议;也可能在许可条件谈判阶段,因许可的具体条件(例如许可费、许可范围等)发生争议;还可能在许可协议达成后,因许可协议的履行发生争议。第二,标准必要专利许可纠纷的核心。
标准必要专利许可纠纷的核心是诉请法院确定特定许可条件或者内容,促使双方最终达成许可协议或者履行许可协议。在具体案件中,法院通常需要根据纠纷发生原因的不同,有针对性地确定许可标的、许可条件等。例如,在双方就许可标的发生争议时,法院需要审查所涉标准必要专利是否真正为实施特定标准所必需及其有效性如何。第三,标准必要专利许可纠纷的特殊性。由上述分析可知,该类纠纷既具有专利侵权纠纷的某些特点,例如可能需要判断作为许可标的的专利是否属于标准必要专利或者标准实施者是否实施了该专利、该专利的有效性如何;又具有合同纠纷的某些特点,例如可能需要根据磋商过程确定双方关于包括许可费率在内的许可条件存在的分歧或已达成的部分合意等。可见,标准必要专利许可纠纷既非典型的合同纠纷,又非典型的侵权纠纷,而是一种特殊的纠纷类型。第四,标准必要专利纠纷的国际管辖。
关于标准必要专利许可纠纷这一特殊纠纷是否与中国存在适当联系的判断,可以考虑许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地等是否在中国境内。只要前述地点之一在中国境内,则应认为该案件与中国存在适当联系,中国法院对该案件具有管辖权。本案中,非常明确的是,作为许可标的的标准必要专利为中国专利,作为许可标的的标准必要专利实施地也在中国,中国法院对本案具有管辖权。卢森堡某无线许可有限公司关于标准必要专利使用费许可纠纷为合同纠纷、标准实施者的义务是支付专利使用费等主张忽视了标准必要专利许可纠纷的特殊性,其在此基础上以合同履行地不在中国境内为由,否定中国法院对本案的管辖权,理据不足,不予支持。对于在中国境内没有住所和代表机构的被告提起的涉外民事纠纷案件,中国法院是否具有管辖权,应审查该纠纷与中国是否存在适当联系。
判断被告在中国没有住所和办事机构的标准必要专利许可纠纷是否与中国存在适当联系,可以考虑许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地等是否在中国境内。前述地点之一在中国境内的,应当认为该案件与中国存在适当联系,中国法院对该案件具有管辖权。
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案号:(2019)最高法知民辖终157号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2020-08-21
来源:人民法院案例库参考案例(入库编号:2023-13-2-160-039)。
本文案情与裁判要点依据公开裁判文书整理,点评部分为律师个人实务意见。
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