参考案例北京某生物工程有限公司诉厦门某生物工程公司等仿冒纠纷案

北京某生物工程有限公司（以下简称北京某公司）成立于2001年8月20日，于2001年9月18日向原国家工商行政管理总局商标局 （简称商标局）申请注册“御生堂”商标。2003年8月5日商标局核准在“茶及茶叶代用品”上的注册申请，但驳回在非医用营养液上的注册申请。2008年6月16日，御生堂商标被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标。

2003年6月，由北京某公司监制、案外公司北京某保健品公司总经销，案外北京某公司生产的御生堂牌肠清茶上市。

2004年7月29日，案外北京某营销策划公司向国家专利局申请了包装盒 （御生堂肠清茶）外观设计专利，并于2005年4月13日取得了专利证书，专利号为200430076410.X。使用外观设计专利的产品名称、包装装潢与本案北京某公司主张权利的产品名称、包装装潢一致。2005年4月15日，案外北京某营销策划公司授权北京某公司在产品包装盒、广告灯载体上无限期独占使用上述外观设计专利，并有权以自己的名义提起专利侵权之诉。

2008年3月28日，北京某公司取得“御生堂肠清茶”商标注册，核定使用商品第30类：茶；冰茶、茶饮料；茶叶代用品。

2001年以前，医药、保健品行业存在“肠清口服液”“肠清液”“肠清胶囊”等称谓，一些专业人士也在杂志上发表了关于“肠清口服液”或“肠清液”或“肠清胶囊”的研究文章。

中华人民共和国某公证处（2005）长证内经字第8249X号公证书显示，2005年9月16日，通过国家中药品种保护审评委员会办公室和国家食品药品监督管理局保健食品审评中心网站 （网址为www.bjsp.gov.cn）进行查询，点击 “保健食品检索”，在“国家已批准保健食品库”查询“肠清茶”，共有3条记录，其中１条为御生堂牌肠清茶，２条为寿春堂牌肠清茶，批准文号均为卫食健字（1998）第14X号、申报单位均为北京市房山区良乡金光南街３号、批准日期均为1998年4月7日。检索出的上述３条肠清茶记录的批准文号、申报单位地址、产品名称与本案中御生堂肠清茶产品外包装装潢上的产品名称、生产单位地址、批准文号一致。以同样的方式输入关键词“减肥茶”进行检索，共找到58条记录，分别为不同的生产厂家。输入“1996/0X－2005/0X”进行查询，显示共有9759条记录。

（2007）长证内经字第868X号公证书显示，2007年9月18日，在国家中药品种保护审评委员会办公室和国家食品药品监督管理局保健食品审评中心的网站上输入“肠清茶”进行检索，结论与上述公证书相同。

国家食品药品监督管理局保健食品注册批件显示：产品名称“御生堂牌肠清茶”，申报单位 （转让方）北京某医药保健品公司，受让方“北京某生物工程公司”，批准文号“卫食健字（1998）第14X号”，批准转让日期“2005年6月24日”。

御生堂牌肠清茶产品自2003年6月上市，8月在西安 《华商报》上对御生堂牌肠清茶产品进行了广告宣传。随后北京某公司对其御生堂品牌肠清茶产品进行了大量的广告宣传，特别是 2005年至2007年连续三年，北京某公司为推广御生堂肠清茶产品在全国部分城市平面媒体上进行了广告宣传。自2005年至2007年，仅在吉林省长春市的广告投入达2640万元。

2005年5月14—16日，部分媒体报道了长春市场有“克隆肠清茶”销售以及消费者刘女士发生了混淆等情况。

北京某公司生产、销售的御生堂牌肠清茶，包装盒呈长方体，包装盒底色整体呈蓝色、橘黄色、绿色三种，三种包装盒除了底色不同外，其他均相同。以蓝色包装装潢为例，主视图左上角有保健食品标志，其下为“卫食健字（1998）第14X号”“中华人民共和国卫生部批准”两行小字。位于主视图中央部分并占据显著位置的是“肠清茶”三字，其上端为长约３厘米、宽约１厘米的棕色长方形框，内有“御生堂”字样并有注册商标标识，主视图下端有“北京某生物工程有限公司”字样，“肠清茶”三字有白色云状曲线作为背景图案。主视图左端及右上端为松树、古代人物、竹叶等组成的背景图案。后视图与主视图相同。

北京某公司曾于2005年10月31日以厦门某生物工程公司（以下简称厦门某公司）不正当竞争为由向厦门市中级人民法院起诉，该案在审理过程中，双方于 2006年2月10日自愿达成调解协议，调解协议中有如下内容：厦门某公司因生产的“康中源肠清TM 百合茶”“康中源肠清TM 常清茶”与北京某公司知名商品“御生堂肠清茶”的名称和装潢相近似，同意变更“康中源肠清TM 百合茶”“康中源肠清TM 常清茶”的名称和装潢，变更后的名称和装潢必须与北京某公司的知名商品“御生堂肠清茶”特有的名称和包装、装潢有显著区别。后北京某公司于2006年2月11日向厦门市中级人民法院申请撤回起诉。

厦门某公司成立于2004年3月15日，厦门某保健品有限公司成立于2006年6月19日。

2004年4月6日，厦门某公司原法定代表人叶某向商标局申请在第30类产品上注册“肠清”商标，2005年11月3日该申请被商标局驳回，理由是“肠清”二字直接表示了指定使用商品的功能、用途等特点，用作商标缺乏显著特征，不具备商标的识别作用。

2004年6月17日，厦门某公司原法定代表人叶某以个人名义向国家知识产权局提出了包装盒的外观设计专利申请，并于 2005年1月12日取得了该外观设计专利证书，专利号为200430053230.X。厦门某保健品有限公司生产的涉案产品康中源肠清茶的包装装潢与该外观设计专利一致。

厦门某保健品有限公司生产的康中源牌肠清茶产品包装盒呈长方体，包装盒底色整体呈蓝色、橘黄色、绿色三种，三种包装盒除了底色不同外，其他均相同。以蓝色包装装潢为例，位于主视图中央部分并占据显著位置的是“肠清TM 百合茶”字样，“百合”“TM”标识明显缩小，突出了“肠清茶”字样。主视图左上端为长约２厘米、宽约0.7厘米的棕色长方形框，其内有明显小于“肠清茶”字体的“康中源”标识。“肠清茶”字样有植物叶、花等作为背景图案。主视图左下端、右端分别为小船、古代人物、小树、松树等组成的背景图案。后视图与主视图相同。

2008年3月27日，厦门某公司的网站上展示了厦门某保健品有限公司涉案产品。

自2004年至2007年，市场上有其他以“肠清茶”命名的同类产品在市场上出售。

2008年9月22日，长春市某大药房有限公司出售了“康中源”牌肠清茶 （外包装显示该产品由厦门某保健品有限公司生产）。同年，北京某公司还从浙江、广东、辽宁购得“康中源”牌肠清茶产品。

另查明，2003年12月25日，北京某生物工程技术有限公司向北京市第一中级人民法院起诉北京某公司、北京某保健品有限公司、北京某医药保健品公司侵犯商标权，一审判决后，三被告不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院（2005）高民终字第20X号民事判决查明，北京某生物工程技术有限公司于2002年10月7日申请注册了第 194793X号御生堂注册商标，核定使用的商品为非医用营养液等。2003年3月和6月，北京某公司的产品御生堂牌减肥茶和御生堂牌肠清茶分别上市，北京某公司对该商品进行了大量广告宣传。该判决认为，减肥茶和肠清茶与北京某生物工程技术有限公司“御生堂”商标核定使用的商品非医用营养液构成类似商品，其行为侵犯了第194793X号注册商标专用权，判决三被告停止侵权行为。

北京某生物工程技术有限公司和北京某投资集团有限公司于2007年4月4日签订了第194793X号御生堂注册商标转让协议。2007年4月25日，北京某投资集团有限公司授权许可北京某公司对上述注册商标享有永久使用权。经商标局核准，北京某投资集团有限公司于2009年5月14日受让取得了上述注册商标专用权。

长春市中级人民法院于2009年9月22日作出（2008）长民三初字第106号民事判决，判决：一、厦门某保健品有限公司停止使用与北京某公司知名商品“肠清茶”相同或近似的商品名称；二、厦门某保健品有限公司停止使用与北京某公司知名商品“肠清茶”相近似的包装装潢；三、长春市某大药房有限公司停止销售“康中源肠清TM 百合茶”“康中源肠清TM 常清茶”；四、厦门某保健品有限公司于判决生效之日起十五日内赔偿北京某公司经济损失（包括为制止侵权行为所支付的合理开支）30万元；五、驳回北京某公司其他诉讼请求。厦门某保健品有限公司不服一审判决，提起上诉。吉林省高级人民法院于2010年4月20日作出（2010）吉民三知终字第1号民事判决：一、维持（2008）长民三初字第106号民事判决第一、二、三、五项；

二、变更判决第四项为厦门某保健品有限公司于判决生效之日起十五日内赔偿北京某公司经济损失（包括为制止侵权行为所支付的合理开支）20万元。厦门某保健品有限公司不服二审判决，向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院于2011年8月2日作出（2011）民提字第60号判决，判决：一、维持（2010）吉民三知终字第1号民事判决第二项；二、变更（2010）吉民三知终字第1号民事判决第一项为：维持长春市中级人民法院（2008）长民三初字第 106号民事判决第二、三、五项，撤销长春市中级人民法院（2008）长民三初字第106号民事判决第一项。最高人民法院再审认为，关于“肠清茶”是否为知名商品特有名称。知名商品是指在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，特有名称是指具有区别商品来源的显著特征的商品名称。

本案中，北京某公司自2003年6月起生产肠清茶产品，厦门某公司2004年成立，此后不久其原法定代表人叶某即申请“肠清”商标并申请涉案“康中源肠清茶”产品包装盒的外观设计专利，厦门某保健品有限公司2006年成立，生产销售康中源肠清茶产品。在此期间，市场上尚有其他厂家生产的肠清茶产品。在北京某公司肠清茶产品上市之前，保健品行业存在“肠清口服液”“肠清胶囊”等称谓，并有相关研究文章发表。可见，“肠清”有“肠道清理”之意，其直接表明了该类商品的功能和用途，一般情况下不具有识别商品来源的作用，不能成为某一市场主体享有权利的特有名称，除非该主体能证明该商品名称通过使用获得了显著特征，能够将商品来源直接指向该市场主体。本案中，北京某公司负有这一举证责任。

根据其提交的大量广告宣传的证据，可以认定御生堂肠清茶产品销售时间较长、区域较广，宣传的范围亦很广，能够为相关公众所知悉，可以认定为 《中华人民共和国反不正当竞争法》第5条第2项规定的“知名商品”，但能否认定“肠清茶”已经通过使用成为产品来源的标识，还需结合其广告方式、相关公众的认知等相关因素进行判断。本案中，北京某公司提交大量平面媒体广告，基本形式为大幅宣传洗肠的必要性及益处、肠清茶热销等情况，配有小幅御生堂肠清茶产品图样及购买方式等信息。这种广告方式侧重宣传的是肠清茶产品的功能，未能克服肠清茶本身所具有的描述商品功能的性质，不能达到使相关公众将“肠清茶”与某一特定来源主体联系起来的目的。“肠清茶”三字在御生堂肠清茶产品包装装潢中占有显著位置也并不必然表明其能够成为指代产品来源的标识。故北京某公司主张“肠清茶”为其知名商品特有名称证据不足，不予支持。

原一、二审判决仅因御生堂肠清茶产品进行了大量宣传、“肠清茶”产品名称被突出使用即认定其构成知名商品特有名称不当，予以纠正。

商品及其名称能否被认定为知名商品、特有名称主要取决于相关公众对于市场状况的认知情况，本案中，关于保健食品的命名规定并不能当然决定一商品名称为通用名称，反之，截至目前仅有御生堂肠清茶获得保健食品批号的事实亦不能当然证明其为北京某公司的特有名称。而关于御生堂肠清茶产品曾被认定侵犯他人注册商标专用权的产品的事实，同样不影响其知名商品的认定。

关于康中源肠清茶的包装装潢是否与御生堂肠清茶近似。原一、二审判决均认定御生堂肠清茶的产品包装非其特有，北京某公司对此亦不持异议。御生堂肠清茶的产品装潢，主要指其主视图（后视图与主视图相同），系其在先使用，在文字布局、图案设计以及色彩的选择和组合上具有独创性，可以构成该知名商品的特有装潢。康中源肠清茶产品装潢在文字布局、图案设计甚至色彩选择方面均与御生堂肠清茶产品相似甚至相同，比如背景图案，可选择的素材范围很广，其却采用了跟御生堂肠清茶装潢中基本相同的松树、古代人物等素材，而且构图方式也基本相同，并且采用了跟御生堂肠清茶产品相同的三种底色，易造成相关公众混淆。在御生堂肠清茶产品已构成在先知名商品且其装潢为其特有装潢的情况下，厦门某保健品有限公司作为同行业经营者，其采用上述相近似的装潢，借靠他人知名商品声誉以获取不正当竞争优势的意图明显，构成不正当竞争行为。

原一、二审判决对此认定正确，但其基于厦门某保健品有限公司使用“肠清茶”名称而认定其装潢近似的部分应予纠正。厦门某保健品有限公司应立即停止上述不正当竞争行为，改变其产品装潢；其虽然可以继续使用肠清茶作为产品名称，但应突出使用其康中源产品标识，并改变装潢中的背景图案，标明其生产厂家名称，以与御生堂肠清茶形成区别，避免使相关公众产生混淆。

关于厦门某保健品有限公司提出其产品包装装潢为外观设计专利的抗辩主张，因现有证据表明，北京某公司知名商品特有装潢使用并已知名在先，厦门某保健品有限公司对此系明知，因此不得以取得外观设计专利来对抗北京某公司的在先权利，应停止使用与御生堂肠清茶相近似的产品装潢。

另外，《反不正当竞争法》第五条规定，经营者不得擅自使用知名商品特有装潢，造成和他人知名商品相混淆。本案中，使用御生堂肠清茶特有装潢的主体是厦门某保健品有限公司，长春市某大药房有限公司仅销售了其产品，二审判决认定长春市某大药房因销售康中源肠清茶产品而对北京某公司构成不正当竞争不当，但判决其停止销售与御生堂肠清茶装潢构成近似的康中源肠清茶产品并无不当。知名商品的特有名称具有区别商品来源的特性，能够成为某一市场主体享有合法权益的“特有名称”。对于本身具有描述商品功能和用途的商品名称而言，要成为“特有名称”，需证明其通过使用、宣传形成了除该名称本身所具有的含义之外的其他含义，可以区分商品来源。

商品及其名称能否被认定为知名商品、特有名称主要取决于相关公众对于市场状况的认知情况，关于保健食品的命名规定并不能当然决定一商品名称是否为通用名称。