指导性案例瓦莱奥清洗系统公司诉厦门卢卡斯汽车配件有限公司等侵害发明专利权纠纷案
一、案情速览
权利要求里写:安全搭扣面对锁定元件延伸,用于防止锁定元件弹性变形并锁定连接器。
被告说这是「功能性特征」,比对应限于说明书里的具体实施例,产品对不上。
最高人民法院:它限定了方位与结构,不是纯功能性特征,产品落入保护范围。指导案例115号。
二、裁判要点提炼
瓦莱奥公司系「机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置」发明专利的专利权人,专利仍在保护期内。二〇一六年,其向上海知识产权法院起诉,主张厦门卢卡斯公司、厦门富可公司及陈某强未经许可制造、销售、许诺销售雨刮器产品,落入专利权保护范围,请求判令停止侵权、赔偿损失及合理开支暂计六百万元,并请求先行判决停止侵害,同时提出临时行为保全申请。上海知识产权法院二〇一九年一月二十二日作出先行判决,判令两公司立即停止侵害。两公司上诉,最高人民法院二〇一九年三月二十七日公开开庭审理并当庭宣判,判决驳回上诉、维持原判。
法院认为:功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其关系,而是通过其在发明创造中所起的功能或效果进行限定的技术特征;如果某技术特征已经限定或隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其关系,即使同时限定了功能或效果,原则上也不属于司法解释所称的功能性特征,不应作为功能性特征进行侵权比对。案涉特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含特定结构——「安全搭扣面对锁定元件延伸」,该方位与结构所起的作用是防止锁定元件弹性变形并锁定连接器;结合说明书及附图,本领域普通技术人员可以理解,延伸部分与锁定元件外表面距离足够小时即可实现该效果。这种「方位或者结构+功能性描述」的特征,虽有功能描述,本质仍是方位或结构特征。被诉侵权产品的安全搭扣两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起,关闭位置时凸起朝向弹性元件外表面,可限制其变形张开、锁定并防止刮水器臂脱出,属于「安全搭扣面对锁定元件延伸」的一种形式,且实现相同功能,故具备该特征,落入权利要求1保护范围;原审认定其为功能性特征并按等同比对,方法虽有偏差,但不影响结论。关于行为保全,原审已作出未生效的停止侵害先行判决,专利权人坚持申请时,二审法院可根据情况分别处理:情况紧急且无法在期限内作出终审判决的,应单独及时处理,符合条件即采取措施,且不要求必须提供担保;能在期限内作出终审判决的,可及时判决并驳回申请。本案证据不足以证明存在紧急情况,且已当庭判决,另行作出行为保全裁定已无必要,故不予支持。
三、赵律师点评
功能性特征,是专利侵权里最容易被误用的一把刀
把某个特征认定为「功能性特征」,后果很重:保护范围要被限缩到说明书里的具体实施方式及其等同物,被告只要做出不同结构就容易脱身。所以原告努力论证「这是结构特征」,被告努力论证「这是功能特征」。本案给出的标准是:只要特征限定了或者隐含了结构、组分、步骤、条件或关系,即便同时写了功能,原则上也不算功能性特征。判断顺序是——先找结构,再看功能。
「方位+功能」这类写法,到底算什么
本案的特征是「安全搭扣面对锁定元件延伸,用于防止变形并锁定连接器」。前半句是方位与结构,后半句是功能。判决的办法是把两者合起来读:方位与结构的目的是实现那个功能,功能又反过来限定了方位与结构的具体内容。这种写法本质仍是结构特征,只是附带了功能说明。这个思路对撰写权利要求很有启发——写结构时带上功能,不会被轻易归入功能性特征;只写功能不写结构,才会掉进去。
比对时,功能限定要不要考虑
判决明确:该特征不是功能性特征,其方位、结构关系的限定与功能限定在侵权判定时均应予以考虑。也就是说,不能只看结构不看功能,也不能只看功能不看结构。本案被诉产品用了一对凸起代替延伸的搭扣壁,结构形式不同,但方位关系一致、实现功能相同,因此落入保护范围。做侵权比对,最好列一张表:权利要求要素—被诉产品对应结构—是否相同或等同,逐项写清。
先行判决与行为保全,可以并行
本案程序上还有一个亮点:一审作出了停止侵害的先行判决,但未生效;专利权人仍坚持行为保全申请。二审给出的处理规则是——如果情况紧急、又无法在期限内作出终审判决,就单独处理保全申请,符合条件即采取措施,且不要求必须提供担保(因为一审已认定侵权成立);如果能在期限内终审,就直接判决并驳回保全申请。本案属于后者,且证据不足以证明紧急情况,故驳回。这条规则,对专利案件的诉讼策略安排很有参考价值。
给专利权人与被诉方的提示
专利权人:撰写时把结构写实,功能作为辅助;起诉时先行判决与行为保全可以同时申请,但要把「紧急性」的证据准备足。被诉方:主张功能性特征前,先看特征里有没有结构、方位、步骤的限定;如果有,硬套功能性特征往往适得其反,反而放弃了「结构不同」的正面抗辩。
功能性特征这把刀,砍的是保护范围。用之前先看清:特征里有没有结构。有结构,就不是纯功能,刀砍不下去。
四、判决书全文(点开阅读 · 发布前已做脱敏核查)
1.如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等,即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果,亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征。
2.在专利侵权诉讼程序中,责令停止被诉侵权行为的行为保全具有独立价值。当事人既申请责令停止被诉侵权行为,又申请先行判决停止侵害,人民法院认为需要作出停止侵害先行判决的,应当同时对行为保全申请予以审查;符合行为保全条件的,应当及时作出裁定。瓦莱奥清洗系统公司(以下简称瓦莱奥公司)是涉案“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”发明专利的专利权人,该专利仍在保护期内。瓦莱奥公司于2016年向上海知识产权法院提起诉讼称,厦门卢卡斯汽车配件有限公司(以下简称卢卡斯公司)、厦门富可汽车配件有限公司(以下简称富可公司)未经许可制造、销售、许诺销售,陈少强未经许可制造、销售的雨刮器产品落入其专利权保护范围。瓦莱奥公司请求判令卢卡斯公司、富可公司和陈少强停止侵权,赔偿损失及制止侵权的合理开支暂计600万元,并请求人民法院先行判决卢卡斯公司、富可公司和陈少强立即停止侵害涉案专利权的行为。
此外,瓦莱奥公司还提出了临时行为保全申请,请求法院裁定卢卡斯公司、富可公司、陈少强立即停止侵权行为。上海知识产权法院于2019年1月22日作出先行判决,判令厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司于判决生效之日起立即停止对涉案发明专利权的侵害。厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司不服上述判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年3月27日公开开庭审理本案,作出(2019)最高法知民终2号民事判决,并当庭宣判,判决驳回上诉,维持原判。最高人民法院认为:
一、关于“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”的技术特征是否属于功能性特征以及被诉侵权产品是否具备上述特征的问题 第一,关于上述技术特征是否属于功能性特征的问题。功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果,原则上亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征,不应作为功能性特征进行侵权比对。
前述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系,结合涉案专利说明书及其附图,特别是说明书第【0056】段关于“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证,内表面沿爪外侧表面延伸,因此,搭扣阻止爪向连接器外横向变形,因此连接器不能从钩形端解脱出来”的记载,本领域普通技术人员可以理解,“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下,就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见,前述技术特征的特点是,既限定了特定的方位和结构,又限定了该方位和结构的功能,且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解,才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。
这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述,但是本质上仍是方位或者结构特征,不是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条意义上的功能性特征。
第二,关于被诉侵权产品是否具备前述技术特征的问题。涉案专利权利要求1的前述技术特征既限定了安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系,又描述了安全搭扣所起到的功能,该功能对于确定安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系具有限定作用。前述技术特征并非功能性特征,其方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。本案中,被诉侵权产品的安全搭扣两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起,当安全搭扣处于关闭位置时,其侧壁内的凸起朝向弹性元件的外表面,可以起到限制弹性元件变形张开、锁定弹性元件并防止刮水器臂从弹性元件中脱出的效果。被诉侵权产品在安全搭扣处于关闭位置时,安全搭扣两侧壁内表面垂直于侧壁的凸起朝向弹性元件的外表面,属于涉案专利权利要求1所称的“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”的一种形式,且同样能够实现“防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”的功能。
因此,被诉侵权产品具备前述技术特征,落入涉案专利权利要求1的保护范围。原审法院在认定上述特征属于功能性特征的基础上,认定被诉侵权产品具有与上述特征等同的技术特征,比对方法及结论虽有偏差,但并未影响本案侵权判定结果。
二、关于本案诉中行为保全申请的具体处理问题 本案需要考虑的特殊情况是,原审法院虽已作出关于责令停止侵害涉案专利权的先行判决,但并未生效,专利权人继续坚持其在一审程序中的行为保全申请。此时,第二审人民法院对于停止侵害专利权的行为保全申请,可以考虑如下情况,分别予以处理:如果情况紧急或者可能造成其他损害,专利权人提出行为保全申请,而第二审人民法院无法在行为保全申请处理期限内作出终审判决的,应当对行为保全申请单独处理,依法及时作出裁定;符合行为保全条件的,应当及时采取保全措施。此时,由于原审判决已经认定侵权成立,第二审人民法院可根据案情对该行为保全申请进行审查,且不要求必须提供担保。如果第二审人民法院能够在行为保全申请处理期限内作出终审判决的,可以及时作出判决并驳回行为保全申请。
本案中,瓦莱奥公司坚持其责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请,但是其所提交的证据并不足以证明发生了给其造成损害的紧急情况,且最高人民法院已经当庭作出判决,本案判决已经发生法律效力,另行作出责令停止侵害涉案专利权的行为保全裁定已无必要。对于瓦莱奥公司的诉中行为保全申请,不予支持。
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案号:(2019)最高法知民终2号 审理法院:最高人民法院 裁判日期:2019-03-27
来源:最高人民法院发布的指导性案例(指导案例115号)。
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